Различительная способность
Под различительной способностью
понимают способность товарного знака отличить обозначенные этим знаком товары от других находящихся в гражданском обороте товаров.
Необходимость оценки данного критерия вытекает из самого определения понятия товарного знака. В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» товарным знаком признается обозначение, способствующее отличию товаров, работ и (или) услуг одного лица от однородных товаров других лиц.
При оценке
наличия различительной способности товарного знака необходимо анализировать смысловое значение составляющих товарный знак элементов, их пространственное положение (размеры, расположение в композиции и др.), особенности их исполнения (использование оригинальной шрифтовой графики и других изобразительных средств и приемов, оригинальное цветовое исполнение) и т.д.
Если, несмотря на наличие товарного знака, обозначенный им товар невозможно отличить от других товаров, то защитить права владельца данного товарного знака представляется затруднительным.
Важно знать!
Контрафактными являются товары, вводимые в гражданский оборот с использованием товарного знака без согласия правообладателя. Как идентифицировать контрафакт, доказать его, составить претензию нарушителю, как привлечь нарушителя к административной ответственности — эти и другие вопросы борьбы с контрафактом в выступлении Марины Головницкой, адвоката практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen. Смотреть видео.
Степень смешения
Для признания нарушения прав правообладателя товарного знака необходимо, чтобы предположительно неправомерно используемый товарный знак был тождественен либо сходен до степени смешения
с зарегистрированным товарным знаком. Простое сходство двух товарных знаков не является достаточным для констатирования факта наличия нарушений прав правообладателя.
Согласно п. 116 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение), обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
В соответствии с п. 117 Положения обозначение считается сходным
до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Оценка сходства обозначений производится
на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и т.д.
В п. 121 Положения предусмотрено, что сходство словесных, буквенных и цифровых обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). Особенности определения звукового, графического и смыслового сходств определены в пп. 122-124 Положения.
Однородность товаров
В п. 1 Положения под однородными товарами понимаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю.
Только в том случае, если существует вероятность формирования у потребителей представления о принадлежности товаров, маркированных сходными товарными знакам,
к одному производителю, можно говорить о наличии потенциального факта нарушения прав владельца товарного знака (п. 130 Положения).
Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и др.
Вывод об однородности товаров,
работ и услуг делается по результатам анализа по перечисленным критериям в их совокупности в том случае, если товары, работы или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
Пример
Шведская компания - правообладатель словесного товарного знака «ABSOLUT» обратилась с жалобой в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь на решение Апелляционного совета при патентном органе об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку «АБСОЛЮТНЫЙ КЛАСС ABSOLUTЕ Сlass Сlass» по свидетельству Республики Беларусь № 40943, зарегистрированному на имя ООО «И». Заявитель просил отменить указанное решение и признать недействительным предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку № 40943. Решение Верховного Суда доступно по короткой ссылке goo.gl/kPQsRJ.
Проверив законность и обоснованность обжалуемого решения, суд признал недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 40943 и удовлетворил жалобу заявителя. При рассмотрении указанного дела суд пришел к следующим выводам.
При столкновении прав на средства индивидуализации, принадлежащие разным правообладателям, вероятность смешения потребителями товаров, маркированных такими обозначениями, зависит не только от сходства противопоставляемых знаков и однородности товаров, для которых они зарегистрированы, но и от различительной способности знака с более ранним приоритетом.
При сравнении знаков учитывается также, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем.
Как было установлено, товарный знак «ABSOLUT» имел значительно более ранний приоритет (28 марта 1989 г.), чем оспариваемый товарный знак № 40943 (2 сентября 2009 г.). На дату подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака товар «водка» с обозначением «ABSOLUT» находился в гражданском обороте в Республике Беларусь и для белорусского потребителя являлся известным обозначением в связи с его длительным и интенсивным использованием в отношении указанного товара.
Кроме того, до даты приоритета оспариваемого товарного знака – 2 сентября 2009 г. – на территории Республики Беларусь действовала правовая охрана в отношении целого ряда товарных знаков, охраняемых как международными регистрациями, так и свидетельствами Республики Беларусь, которые содержали словесный элемент «ABSOLUT» в различных словосочетаниях, что, по мнению суда, усиливало известность и различительную способность товарного знака «ABSOLUT».
Таким образом, товарный знак «ABSOLUT» уже был известен белорусскому потребителю, обладал высокой различительной способностью, позволяющей индивидуализировать товар «водка» с обозначением «ABSOLUT» как исходящий от одного производителя.
При сопоставлении сравниваемых товарных знаков суд исходил из того, что доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является словесное обозначение «ABSOLUTЕ». По мнению суда, данное обозначение выполняет основную индивидуализирующую нагрузку. Оно выполнено жирным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита, визуально отделено от других элементов знака и занимает центральное место в его композиции. При этом словесный элемент «Class», расположенный под ним, выполнен значительно меньшим шрифтом, что еще более выделяет обозначение «ABSOLUTЕ» по отношению к другим элементам знака. Именно на слове «ABSOLUTЕ», как на известном потребителю обозначении, акцентируется внимание потребителя при восприятии комбинированного товарного знака № 40943.
Учитывая присущие сравниваемым товарным знакам звуковые, смысловые и графические характеристики, суд посчитал, что указанные товарные знаки, несмотря на наличие несовпадающих элементов, ассоциируются друг с другом в целом, в связи с чем оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с противопоставленным товарным знаком.
Пример
В рамках другого дела, которое касалось взыскания роялти по лицензионному договору об использовании товарного знака «А» на алкогольной продукции, судом исследовался вопрос о правомерности начисления роялти за использование на однородном товаре товарного знака «Я», который фонетически отличался от товарного знака «А» только последней буквой в своем наименовании.
По мнению суда, п
рименение при маркировке алкогольной продукции обозначения «Я» является использованием товарного знака «А» исходя из следующего.
Данные словесные обозначения относятся к лексическим единицам украинского и русского языков соответственно и являются названием острова на реке Д. в черте города З. (Украина). Изменение окончания в товарном знаке «А» (вместо буквы «а» указана буква «я») и выполнение обозначения «Я» в особом графическом исполнении не влияют на различительную способность указанного товарного знака.
Информация по теме
Интеллектуальная собственность: на что повлияют правки в ГК 2018 г.?
Читайте в статье В. Рачковского, управляющего партнера ООО "БелБренд Консалт, патентного поверенного Республики Беларусь
