Киберсквоттинг — достаточно распространенное явление в Интернете. Оно заключается в регистрации доменных имен, содержащих товарный знак, принадлежащий другому лицу, с целью дальнейшей перепродажи таких доменных имен или их недобросовестного использования. Киберсквоттинг встречается и в Беларуси.
Как бороться с киберсквоттерами и не допустить случаев недобросовестного использования бренда?
Примером киберсквоттинга может быть регистрация доменного имени, идентичного товарному знаку либо сходному с ним до степени смешения. Когда, допустим, меняются местами несколько букв либо выбираются похожие буквы или символы, товарный знак воспроизводится частично (например, только его словесная часть, если обозначение комбинированное).
Любопытно, что в Беларуси заняты такие домены, как adidas.by, bvlgari.by, gucci.by и другие созвучные известным брендам. При этом они администрируются не самими владельцами указанных брендов, а третьими лицами.
К сожалению, до недавнего времени возможности эффективно противодействовать киберсквоттингу в Беларуси были крайне ограничены.
Достаточно часто киберсквоттерами выступают физические лица, которые не являются конкурентами для владельца бренда в классическом понимании этого термина (так как не осуществляют предпринимательскую деятельность). Одна из ключевых проблем для эффективной защиты в ситуации, когда администратором доменного имени является физическое лицо, заключается в том, что такой администратор имеет возможность скрыть свои данные. Как следствие, правообладатель даже не узнает, кто является нарушителем, и не может достоверно установить, к кому предъявлять требования (проблема надлежащего ответчика).
Совсем недавно эта проблема была наконец-то решена на уровне законодательства. 22 сентября 2019 г. вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 18.09.2019 № 350 «Об особенностях использования национального сегмента сети Интернет». В соответствии с ч. 2 подп. 1.3 п. 1 Указа информация о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах, предоставляется без согласия владельца доменного имени техническим администратором национальной доменной зоны по письменному запросу на безвозмездной основе для защиты в установленном порядке прав и законных интересов запрашивающего лица в отношении зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг).
Справочно.
Национальную доменную зону образуют доменные зоны «.by» и «.бел».
То есть владелец товарного знака может достоверно установить лицо, которое является киберсквоттером. Объем предоставляемой информации включает в себя следующий набор данных о владельце домена:
— фамилия;
— собственное имя;
— отчество (если таковое имеется);
— адрес места жительства;
— адрес электронной почты.
Запрос должен быть обоснованным и содержать обоснование представления такой информации со ссылкой на акты законодательства, а также обязательство запрашивающего лица использовать ее только в целях защиты в установленном порядке прав и законных интересов запрашивающего лица в отношении зарегистрированных товарных знаков (фирменных наименований).
Справочно.
Техническим администратором национальной доменной зоны является юридическое лицо Республики Беларусь, обеспечивающее функционирование национальной доменной зоны. В настоящее время в таком качестве выступает ООО «Надежные программы» (hoster.by).
Другая проблема с доменными спорами такого типа заключалась в том, что ранее судебная практика в Беларуси исходила из того, что для защиты товарного знака необходимо, чтобы нарушение было совершено исключительно в отношении товаров, однородных по отношению к тем, для которых зарегистрирован товарный знак.
Рассмотрим эту проблему на примере сайта adidas.by.
Имеется несколько международных регистраций обозначения «adidas», правовая охрана которых распространяется на территорию Беларуси. К примеру, международная регистрация № 487580 «adidas», правообладателем которой является компания adidas AG. Данная регистрация охватывает следующие классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) и их термины:
— 18 (сумки и футляры для продажи в магазинах, специализирующихся на спорте, и в спортивных секциях универмагов);
— 25 (одежда, в том числе одежда плетеная и трикотажная, чулки, перчатки, перчатки, используемые в качестве спортивной одежды; обувь, внутренняя подошва, шипы и шипы для спортивной обуви);
— 28 (спортивные товары, мячи, миниатюрная спортивная обувь, миниатюрные шарики).
Соответственно, чтобы правообладатель мог защитить свои права, ему нужно доказать, что нарушение (неправомерное использование без согласия правообладателя) было совершено в отношении однородных товаров (то есть спортивных товаров в рассматриваемом случае). Таким нарушением может являться, к примеру, реклама или предложение к продаже товаров 25 или 28 класса МКТУ посредством сайта, адресуемого с помощью домена adidas.by. Отметим, что это может и не быть полноценный интернет-магазин: достаточно размещения информации об однородных товарах, чтобы признать такие действия нарушением.
Справочно.
Реклама или предложение к продаже товаров 25 или 28 класса МКТУ посредством сайта adidas.by будут являться нарушением даже тогда, когда такой сайт будет просто содержать информацию о соответствующих товарах (без возможности заказать их).
Если обратиться к сайту adidas.by, то можно обнаружить, что он не содержит никакой информации об однородных товарах. Посетитель увидит только рекламный блок, и данная реклама никак не затрагивает товары, однородные по отношению к тем, для которых зарегистрирован товарный знак (спорттовары).
Таким образом, возникла ситуация, когда правообладатель не может использовать доменное имя, совпадающее с принадлежащим ему товарным знаком (ведь доменное имя уже принадлежит третьему лицу). Однако и потребовать прекратить такое использование со стороны третьего лица формально у него нет оснований, поскольку реклама не относится к спорттоварам и не может привести к смешению товаров и введению потребителей в заблуждение.
Возможность предъявления требований по отношению к случаям неправомерного использования при неоднородности товаров законодательно установлена только для владельцев общеизвестных товарных знаков.
Справочно.
С перечнем общеизвестных товарных знаков можно ознакомиться на сайте Национального центра интеллектуальной собственности. В него включены такие бренды, как Velcom, «Матиас», «Коммунарка», Conte, Coca-Cola.
Общеизвестный товарный знак — это такой товарный знак или обозначение, которые в результате интенсивного использования их владельцем стали на определенную дату широко известны в Республике Беларусь среди соответствующих потребителей в отношении товаров владельца товарного знака или обозначения.
Признание товарного знака общеизвестным осуществляется на основании заявительного принципа. Перечень таких обозначений в Беларуси достаточно мал.
В то же время в Российской Федерации имеется судебная практика, когда возможно привлечение физического лица к ответственности на основании ст. 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности в связи с актом недобросовестной конкуренции. Акт недобросовестной конкуренции понимается как нарушение деловых обычаев и установившейся практики, что трактуется достаточно широко. В частности, к такому нарушению относится создание впечатления о наличии связи между правообладателем и лицом, неправомерно использующим обозначение и не имеющим в этом интереса.
Совсем недавно в Беларуси начала формироваться аналогичная судебная практика, когда возможно предъявление иска на основании ст. 10-bis Парижской конвенции в том числе к физическому лицу, использующему обозначение без согласия правообладателя.
Если нарушитель не имеет отношения к бизнесу правообладателя и не получал согласие на использование обозначения, а равно у него отсутствуют какие-либо законные интересы в администрировании доменного имени, то у правообладателя есть возможность обратиться за судебной защитой. Действия нарушителя по администрированию доменного имени в такой ситуации рассматриваются судом как акт недобросовестной конкуренции, поскольку они создают правообладателю препятствия в использовании принадлежащего ему средства индивидуализации в национальной доменной зоне, чем нарушается его исключительное право на товарный знак.
Справочно.
С соответствующей белорусской судебной практикой можно ознакомиться на сайте Верховного Суда Республики Беларусь.
При сборе доказательств по такой категории дел можно (и нужно) использовать ресурсы, которые позволяют найти архивную информацию, ранее содержавшуюся в Интернете. Подобным ресурсом является web.archive.org, который содержит сохраненные веб-страницы за различные периоды времени. Для использования ресурса требуется на главной странице ввести ссылку на интересующий сайт, после чего можно ознакомиться с данными, которые содержались по этой ссылке в разные периоды времени. Это позволит установить, что содержание сайта изменялось и, возможно, в определенный момент там могли отражаться контактные данные киберсквоттера или даже информация о товарах, однородных тем, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак. Благодаря этому можно будет подтвердить недобросовестность использования.
Обращаем внимание, что такого рода доказательства желательно заверять нотариально (через составление протокола осмотра нотариусом письменного доказательства) до момента обращения в суд или предъявления претензии, поскольку содержимое сайта может быть изменено в любой момент. Кроме того, владелец доменного имени может запретить индексирование сайта поисковыми машинами, что существенно затруднит фиксацию доказательств в будущем.
Дополнительно по теме:
>>Гриняк О. Доменное имя от «А» до «Я»
>>Божко Ю. Алгоритм обеспечения электронных доказательств нотариусом
>>Хаданович Н. Юридические аспекты работы с инфраструктурными IT-проектами
