А был ли сублицензионный договор?

Обстоятельства дела

ООО «А» (лицензиар/ответчик) и ООО «Б» (лицензиат/истец) подписали сублицензионный договор, предметом которого являлось предоставление ООО «А» в отношении ООО «Б» неисключительного права на использование в Республике Беларусь товарного знака. Договор не был зарегистрирован в патентном органе (НЦИС). Истец обратился в суд с иском о признании сублицензионного договора недействительным.

Позиция истца

В исковом заявлении ООО «Б» указало, что сублицензионный договор является ничтожной сделкой в силу ст. 169 ГК, так как он не зарегистрирован в патентном органе и не соответствует требованиям законодательства.

Справочно.
Согласно ст. 169 ГК сделка, не соответствующая требованиям законодательства, ничтожна, если законодательный акт не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

Из содержания ст. 24 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (в редакции от 09.07.2012) (далее - Закон) следует, что сублицензионный договор подлежит регистрации в патентном органе в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Требование о регистрации в патентном органе сублицензионных договоров вытекает из подп. 1.1.5 п. 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 и пп. 14-15 Постановления Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 (в редакции от 24.03.2017).

Справочно. Патентный орган при регистрации сублицензинного договора проверяет:
1) соответствие условий сублицензионного договора условиям, определяемым лицензионным договором, на основании которого он заключен;
2) соответствие срока действия сублицензионного договора сроку действия лицензионного договора.

Также истец обосновывал свою позицию тем, что сублицензионный договор был заключен на срок, который превышает срок действия правовой охраны товарного знака, что не соответствует п. 1 ст. 988 ГК, п. 1 ст. 1020 ГК, п. 1 ст. 13 Закона. Кроме того, истец полагал, что у ответчика отсутствовало право заключать сублицензионный договор, поскольку заключенный между владельцем товарного знака и ответчиком договор мастер-франчайзинга позволял ответчику заключать сублицензионные договоры только с дочерними предприятиями.

Позиция ответчика

Статья 24 Закона в редакции, действовавшей на дату подписания договора, предусматривала, что регистрации в НЦИС подлежат лицензионные договоры, а также изменения в зарегистрированные лицензионные договоры и без такой регистрации считаются недействительными. Закон содержал исчерпывающий перечень договоров, отсутствие регистрации которых влекло признание их недействительными. Сублицензионный договор к таким договорам не относился.

Сублицензионный договор, по мнению ответчика, представлял собой отдельный вид гражданско -правового договора, в связи с чем не допускалось признание договора недействительным по аналогии в силу п. 3 ст. 5 ГК.

Справочно.
Согласно п. 3 ст. 5 ГК не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность.

Со стороны истца, по мнению ответчика, имеет место злоупотребление правом , так как он получал вознаграждение за использование товарного знака. Кроме того, у ответчика отсутствовала возможность зарегистрировать сублицензионный договор, поскольку у него не было второго экземпляра договора, что требуется для подачи договора на регистрацию в патентный орган. Невозможность подачи договора на регистрацию имела место в том числе ввиду бездействия истца, который не предоставлял второй экземпляр договора и не вносил изменения в договор, необходимые для его регистрации.

Справочно.
В силу п. 1 ст. 9 ГК не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

Ссылаясь на ст. 168 ГК, ответчик рассматривал вариант о признании судом сделки недействительной и прекращении ее действия на будущее время, так как вернуть использование товарного знака невозможно.

Решение суда

Суд установил, что на сублицензионный договор распространяются положения и требования законодательства, установленные в отношении лицензионного договора . Соответственно, исходя из ст. 24 Закона такие договоры вступают в силу с даты их регистрации в НЦИС в установленном порядке, если ими не предусмотрена более поздняя дата вступления в силу. Несоблюдение требования о регистрации лицензионного договора, а также изменений в указанные договоры влечет их недействительность.

Справочно.
В соответствии со ст. 984 ГК к договору, предусматривающему предоставление исключительных прав в период его действия другому лицу на ограниченное время, применяются правила о лицензионном договоре (ст. 985), если иное не предусмотрено законом.

В ст. 985 ГК закреплено, что лицензионный договор и изменения в лицензионный договор регистрируются в патентном органе в случаях и порядке, определяемых законодательством.

Суд установил, что сублицензионный договор предоставлялся ответчиком на регистрацию в НЦИС, однако в регистрации договора было отказано по следующим причинам:

1) несоответствие приведенных в договоре сведений о товарном знаке, сведениям, содержащимся в Реестре товарных знаков;

2) непредоставление документов, подтверждающих полномочия представителя ответчика на подписание договора;

3) отсутствие приложения к договору, которое является его неотъемлемой частью;

4) несоответствие условий договора в части его вступления в силу требованиям законодательства;

5) непредоставление для регистрации сублицензионного договора договора франчайзинга и сведений о его регистрации;

6) отсутствие в договоре сведений о территории, на которую передается исключительное право на товарный знак.

По мнению судебной коллегии, указанные условия носят нетехнический характер, а относятся к существенным условиям договора и подлежат проверке патентным органом при его регистрации.

В силу изложенного, а также ввиду отсутствия регистрации сублицензионного договора и превышения срока его действия над сроком действия регистрации товарного знака судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда решила признать оспариваемый сублицензионный договор недействительным (установила факт ничтожности договора по причине его несоответствия законодательству).

Справочно.
Согласно ст. 985 ГК лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.