Вопрос: Правообладатель товарного знака, зарегистрированного по процедуре Мадридского соглашения, заключил лицензионный договор о передаче прав на использование товарного знака в Республике Беларусь с белорусской компанией. Нужно ли регистрировать данный договор?
Ответ: Да, договор нужно зарегистрировать во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС).
Международная регистрация товарных знаков осуществляется в соответствии с Протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28.06.1989.
Лицензионные договоры в Республике Беларусь регистрируются в патентном органе в порядке, установленном законодательством (п. 1 ст. 24 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», далее — Закон). При этом несоблюдение требования о регистрации лицензионного договора и изменений к нему влечет его недействительность (п. 3 ст. 24 Закона).
Порядок регистрации договоров с товарными знаками, зарегистрированными в национальной системе, определяется постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности <…>» (далее — Постановление).
Регистрация лицензионных договоров с товарными знаками, зарегистрированными по Мадридской системе, осуществляется в соответствии с Общей инструкцией к Мадридскому соглашению и Протоколу Международным бюро ВОИС (подп. 1.12 п. 1 Постановления).
Заявители должны направлять специальный заполненный бланк самостоятельно после уплаты пошлины за внесение записи о лицензии или внесение поправки в запись о лицензии, которая составляет 177 швейцарских франков.
Порядок регистрации определен в пп. B.II.93.01–99.04 Руководства по международной регистрации знаков в соответствии с Мадридским соглашением и Мадридским протоколом.
При этом Национальный центр интеллектуальной собственности не осуществляет направление регистрационных форм в ВОИС. Белорусское законодательство наделяет регистрацию обязательным статусом.
Несмотря на то, что ВОИС указывает на необязательность регистрации, лицензионный договор с товарным знаком, зарегистрированным по процедуре Мадридского соглашения, не будет рассматриваться как действительный в Беларуси без регистрации в ВОИС.
Дополнительно по теме:
Бурый Е. Предустановленное ПО: нужна ли лицензия?
Грабовская Н. Лицензионный договор и договор франчайзинга: регистрируем в НЦИС
Косик В. А был ли сублицензионный договор?
