Определение и классификация неохраняемых элементов товарных знаков

Определение понятия «неохраняемые элементы ТЗ», несмотря на отсутствие в белорусском законодательстве соответствующего пояснения, вытекает из самой его формулировки: это элементы, которые входят в состав ТЗ, но исключены из объема предоставленной ему правовой охраны (или, как отмечают в профессиональных кругах, «дискламированы»).

Основываясь на нормах Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон), неохраняемые элементы ТЗ можно условно разделить на 3 категории.

Первая категория упоминается в п. 1 ст. 4 Закона и включает обозначения, которые:

— не имеют признаков различия (отдельные буквы, цифры, простые геометрические фигуры);

— вошли во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида («ксерокс», «фликер»);

— являются общепринятыми символами и терминами, относящимися к той же области, что и заявленные товары (чаша со змеей — символ медицины, название химического элемента — термин в области фармацевтики);

— представляют собой знаки или указания, используемые для обозначения вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности товаров, а также времени, места и способа их производства или сбыта («шоколад», «водка» для этих же товаров, «сливочное» для масла, дата, название местности);

— представляют собой форму товара или его упаковку, определяющиеся исключительно или главным образом сущностью или природой товара, необходимостью достижения технического результата, существенной ценностью товара (трехмерное изображение бутылки для товара «бутылка» или ее содержимого).

Эти элементы можно включать в ТЗ, только если они не занимают в нем доминирующего положения. При самостоятельном использовании такие обозначения лишены различительной способности, то есть не способны отличать товары конкретного производителя от однородных товаров других лиц. На них не могут быть установлены исключительные права одного лица, поскольку их вправе использовать любые производители других лиц.

Справочно.
Обозначения, перечисленные в п. 1 ст. 4 Закона, являются неохраноспособными и могут быть включены в состав ТЗ, только если не занимают в нем доминирующего положения. При этом регистрация таких обозначений в качестве ТЗ не допускается, кроме случаев, когда они фактически приобрели различительную способность в результате использования.

Вторая категория элементов, которые могут быть включены в ТЗ в качестве неохраняемых, перечислена в п. 4 ст. 4 Закона: это государственные гербы, флаги и эмблемы, официальные названия государств, флаги, эмблемы и сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, награды и другие знаки отличия или обозначения, сходные с ними до степени смешения.

Указанные обозначения допускается включать в состав ТЗ только с согласия компетентного органа или их владельца (за некоторыми исключениями). При этом регистрация таких обозначений в качестве ТЗ запрещена.

В основу данной нормы положена ст. 6-ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция), цель которой — не допустить регистрацию ТЗ, сходных с государственной символикой, в нарушение права государств контролировать использование символов своего суверенитета, а также поскольку это может ввести в заблуждение потребителя в отношении происхождения продукции. Подобное объяснение можно дать и по отношению к символике международных межправительственных организаций. Кроме того, такие обозначения вряд ли могут идентифицировать отдельного производителя.

К третьей категории неохраняемых элементов ТЗ относятся зарегистрированные географические указания (до 29 августа 2020 г. — наименования места происхождения товара) или сходные с ними до степени смешения обозначения (п. 3 ст. 5 Закона).

Справочно.
Правило, установленное п. 3 ст. 5 Закона, призвано разрешить конфликт интересов владельцев исключительных прав на два разных объекта интеллектуальной собственности — ТЗ и географическое указание. Кроме того, учитывая, что исключительное право на географическое указание может принадлежать сразу нескольким лицам, ни одно из них не вправе претендовать на получение «монополии» на данное или сходное с ним до степени смешения обозначение в составе его ТЗ.

Такие обозначения допускается включать лишь в ТЗ, регистрируемые на имя владельцев исключительных прав на эти географические указания и в отношении тех же товаров. Включение в ТЗ заявленных на регистрацию географических указаний и обозначений, сходных с ними до степени смешения, а также сама по себе регистрация всех указанных обозначений в качестве ТЗ не допускаются.

Формальности экспертизы при включении в товарный знак неохраняемых элементов

Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719, позволяет заявителю самостоятельно определить, включает ли его заявленное обозначение неохраняемые элементы, и указать их. Патентный орган также вправе направить заявителю запрос, основанием которого является необходимость указания неохраняемых элементов, но обязанность направлять такие запросы не предусмотрена. Если препятствия для регистрации ТЗ в целом отсутствуют, запрос об указании неохраняемых элементов не направляется (применяется так называемая «молчаливая дискламация»). Исключение составляют случаи, когда эксперт считает нужным прояснить позицию заявителя или обратить его внимание на неохраняемость каких-либо элементов. В отношении же находящихся на экспертизе международных ТЗ, зарегистрированных по Мадридской системе, их владельцы о дискламации не уведомляются.

Справочно.
Для сравнения: в Российской Федерации, наоборот, при отсутствии в заявке указания на неохраняемые элементы заявитель, как правило, уведомляется о возможности регистрации товарного знака только с таким указанием (кроме случаев очевидной дискламации, когда эксперт сразу выносит решение о регистрации с исключением из охраны некоторых элементов). При экспертизе же международных товарных знаков всегда выносится «предварительный отказ» с дискламацией неохраняемых элементов, даже если в целом товарному знаку предоставляется правовая охрана. В любом случае последнее слово в вопросе указания неохраняемых элементов остается за экспертом.

Наиболее часто эксперты сталкиваются именно с первой категорией неохраняемых элементов (п. 1 ст. 4 Закона). Поскольку неохраноспособность таких элементов и получение ими статуса неохраняемых в составе ТЗ во многом зависят от их семантики, учитывается информация из словарных источников, энциклопедий и т.д. Включение таких элементов в ТЗ в качестве неохраняемых не требует выполнения дополнительных формальностей, кроме указания на это заявителя, за исключением случаев, когда может потребоваться подтверждение достоверности соответствующих сведений (например, если такой элемент может рассматриваться как ложный или способный ввести в заблуждение в смысле положений подп. 5.1 п. 5 ст. 4 Закона).

Напротив, для регистрации ТЗ, содержащего обозначения, относящиеся ко второй категории неохраняемых элементов (п. 4 ст. 4 Закона), существенным условием является получение согласия компетентного органа или их владельца. В случае непредставления такого согласия заявителю будет направлен соответствующий запрос. При отсутствии согласия в регистрации знака будет отказано.

Чтобы определить, включает ли заявленное обозначение какой-либо из указанных в п. 4 ст. 4 Закона элементов, эксперты патентного органа используют различные источники, в том числе базу данных по ст. 6-ter Парижской конвенции. Однако не всегда на стадии экспертизы удается вы-явить, что заявленное обозначение представляет собой или содержит такой элемент.

Пример.
При обжаловании решения Апелляционного совета при патентном органе (далее — Апелляционный совет), которым было удовлетворено поданное на основании п. 4 ст. 4 Закона возражение против предоставления правовой охраны ТЗ № 1, только на стадии рассмотрения дела в судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее — судебная коллегия) удалось документально подтвердить, что оспариваемый ТЗ сходен до степени смешения с официальным геральдическим символом — зарегистрированной эмблемой общественного объединения, и сам является официальным знаком отличия Киокушинкай каратэ в Беларуси*. Своим решением суд поддержал Апелляционный совет и оставил его решение в силе.

* С полным текстом решения можно ознакомиться по короткой ссылке bit.ly/340cAXI.

До недавнего времени положения п. 4 ст. 4 Закона оставались неизменными, и только 29 августа 2020 г. вступила в силу новая редакция Закона, в которой впервые даются некоторые пояснения:

— указан компетентный орган, ответственный за предоставление согласия на использование в ТЗ ряда обозначений;

— уточняется, когда получение согласия не требуется.

В развитие нормы п. 4 ст. 4 Закона принято постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.08.2020 № 512 «О предоставлении согласия на использование отдельных обозначений», которым утверждено Положение о порядке предоставления согласия на использование в товарном знаке, знаке обслуживания отдельных обозначений, распространяющееся на случаи использования в товарных знаках Государственных герба и флага, официального сокращенного или полного названия и государственных наград Республики Беларусь, а также обозначений, сходных с ними до степени смешения.

Справочно.
Заявление о предоставлении согласия подается в Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь. Положение регулирует процедуру рассмотрения заявления с установлением соответствующих сроков, в нем перечислены основания, при наличии хотя бы одного из которых согласие не предоставляется. Форма заявления о предоставлении указанного согласия утверждена постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 28.08.2020 № 12.

Поскольку указанные изменения коснулись лишь части обозначений, перечисленных в п. 4 ст. 4 Закона, в большинстве случаев вопрос о включении их в ТЗ все еще следует решать в индивидуальном порядке в зависимости от того, что это за обозначения и кто отвечает за выдачу согласия на их использование.

Для регистрации ТЗ, включающих третью категорию неохраняемых элементов (п. 3 ст. 5 Закона), на стадии экспертизы проводится обязательная проверка соответствия заявленных обозначений применяемым к ним требованиям, при нарушении которых в регистрации отказывается.

Независимо от категории неохраняемых элементов проведение экспертизы всех заявленных обозначений подчиняется общим правилам: обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, однако неохраняемые элементы также должны учитываться при формировании общего впечатления.

Таким образом, включенные в обозначение неохраняемые элементы могут как усилить его отличие (например, за счет особого композиционного решения), так и не оказать никакого влияния (при внесении лишь незначительных отличий, не меняющих общего впечатления). Указанное следует учитывать и при сравнении товарного знака с другими обозначениями в процессе его использования.

Информирование о неохраняемых элементах товарных знаков

Сведения о неохраняемых элементах ТЗ, при условии указания их заявителем, отражаются в решении о регистрации ТЗ, вносятся в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь и публикуются в официальном издании патентного органа (далее — официальный бюллетень). При этом такая публикация активно осуществляется только в последние несколько лет.

Следует учитывать, что свидетельство на ТЗ, будучи документом, удостоверяющим исключительное право его владельца, не содержит сведений о неохраняемых элементах товарного знака. Соответственно, уточнить объем правовой охраны ТЗ в части наличия в нем неохраняемых элементов можно, только ознакомившись с публикацией о регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Справочно.
В отличие от практики, принятой в Беларуси, в Российской Федерации сведения о неохраняемых элементах товарного знака (при их наличии) указываются на вкладыше свидетельства на товарный знак.

Однако если была применена «молчаливая дискламация», то сведения о неохраняемых элементах ТЗ отсутствуют. При этом даже его владелец может до определенного момента не задумываться о статусе элементов своего ТЗ. Определение статуса таких элементов становится важным при возникновении спорных ситуаций, при этом данный вопрос может быть поставлен во время рассмотрения дела в Апелляционном совете или суде. В таком случае следует ориентироваться на указанные выше положения законодательства (пп. 1 и 4 ст. 4, п. 3 ст. 5 Закона), а также учитывать семантическое значение элементов и товары, в отношении которых ТЗ зарегистрирован.

«Подводные камни» неохраняемых элементов товарных знаков в судебной практике

Практика судебной коллегии обращает внимание: владельцы ТЗ иногда допускают ошибку, полагая, что если комбинированный ТЗ получил правовую охрану, то предметом самостоятельной правовой охраны становится каждый его элемент (в том числе неохраняемый) и поэтому использование любого элемента ТЗ без их согласия нарушает их права.

Пример.
Владелец знака обслуживания № 2, зарегистрированного для услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса для подготовки специалистов по операциям с недвижимостью», обратился в судебную коллегию с иском о пресечении действий, нарушающих его право на указанный знак обслуживания, поскольку ответчик использует сходное с ним до степени смешения словесное обозначение «Школа риэлтерского мастерства» в отношении однородных услуг.

При рассмотрении иска судебная коллегия пришла к выводу, что обозначение «ШКОЛА РИЭЛТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА», содержащееся в знаке обслуживания истца, является описательным по отношению к услугам, для которых знак зарегистрирован, и включено в него в качестве неохраняемого элемента, не занимающего доминирующего положения. Несмотря на сходство до степени смешения указанного элемента с обозначением, используемым ответчиком, в удовлетворении иска было отказано, поскольку использование ответчиком обозначения, сходного с неохраняемым элементом знака обслуживания, не нарушало прав истца.

Справочно:
Принятое судебной коллегией решение демонстрирует суть понятия «неохраняемые элементы» ТЗ (исключение их из объема предоставленной ему правовой охраны) и невозможность запретить их использование другим лицам.

Еще одна проблема может быть связана с разногласиями по поводу того, являются ли конкретные элементы ТЗ неохраняемыми.

Пример.
Владелец ТЗ № 3 подал в судебную коллегию жалобу на отказ Апелляционного совета в удовлетворении его возражения против предоставления правовой охраны ТЗ № 4, полагая, что данные ТЗ сходны до степени смешения в отношении однородного товара 33 класса МКТУ — «водка». При этом позиции каждой из сторон основывались на прямо противоположном представлении об охраноспособности словесных обозначений «Хлебнае вiно» и «Хлебное вино», входящих соответственно в состав этих комбинированных ТЗ.

При рассмотрении жалобы судебная коллегия, как и ранее Апелляционный совет, признала словесные элементы «Хлебнае вiно» и «Хлебное вино» описательными для товара «водка» и поэтому неохраняемыми в составе данных ТЗ, а сами ТЗ в целом в связи с этим — не сходными до степени смешения. В итоге в удовлетворении жалобы было отказано.

Таким образом, если вопрос об исключении какого-либо элемента ТЗ из охраны возник в связи с рассмотрением конкретного спора в Апелляционном совете или суде, процесс определения неохраняемых элементов ТЗ приобретает характер состязательности и результат будет зависеть от доказанности позиции каждой из сторон.