Конфискация оригинального товара: правильно ли это?

КоАП: «лишняя» конфискация?

Применительно к административной ответственности по вопросу конфискации как вида административного взыскания по-прежнему нет системности. Поэтому и предлагается на примере отмены общей конфискации в УК произвести аналогичные изменения в КоАП, сохранив только специальную конфискацию.

В 2018 г. из значительного количества статей КоАП была исключена конфискация товаров как вида взыскания с заменой на штраф в процентном соотношении до 50 %, 30 % от стоимости товара (например, ч. 4 ст. 12.17, ч. 1–3 ст. 14.5 КоАП).

Заменяя конфискацию товаров на административный штраф, с учетом отсутствия системного взгляда на применение этой радикальной меры ответственности, законодатель не исключил ее в тех нормах КоАП, где ее исключение необходимо.

Несмотря на то, что с принятием Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» (далее — Директива № 4) возникла тенденция совершенствования института конфискации, в КоАП были сохранены нормы о конфискации товаров у добросовестных приобретателей, где их не должно было быть.

Справочно.
С 19.07.2019 в уголовном законе закреплена специальная конфискация только в отношении:
— имущества, добытого преступным путем или приобретенного на средства, добытые преступным путем, а также дохода, полученного от использования этого имущества;
— вещей, изъятых из оборота (Закон Республики Беларусь от 09.01.2019 № 171-З).

Объекты авторского права: уместна ли конфискация?

Существует дополнительное взыскание в виде конфискации товаров применительно к составу правонарушения, предусмотренному ч. 3 ст. 9.21 КоАП.

Правом составления протокола об административном правонарушении изначально обладали только должностные лица органов внутренних дел, органов Комитета государственного контроля и органов, обеспечивающих охрану объектов интеллектуальной собственности. С 12.01.2011 право составления протокола было предоставлено и должностным лицам таможенных органов (только по ч. 2 и 3 ст. 9.21 КоАП).

Справочно.
Незаконное распространение или  использование объектов авторского права, смежных прав или объектов права  промышленной собственности влекут наложение штрафа с конфискацией  предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей  собственности он находится (ч. 3 ст. 9.21 КоАП).

Понятно, что целью установления ответственности и определения взыскания за нарушение авторского права должно было стать противодействие распространению продукции с поддельным товарным знаком, поскольку такие действия способствовали распространению товара, не соотносящегося по качеству с оригинальным, и введению потребителей в заблуждение.

Справочно.
Норма ч. 3 ст. 9.21 КоАП в предыдущей редакции устанавливала административную ответственность за нарушение авторских прав (в том числе прав владельцев товарных знаков) в виде штрафа с конфискацией любых (оригинальных и неоригинальных) товаров, на которых применен товарный знак, или без конфискации независимо от того, в чьей собственности находятся такие товары.

В чем проблема?

Как показывает практика, при наложении взыскания правоприменительные органы трактуют норму таким образом, что даже если товарный знак нанесен на товарную продукцию самим правообладателем (то есть правомерно), все равно в отношении этой продукции применяется конфискация товаров.

Такие действия обосновываются тем, что нормами установлена конфискация предмета административного правонарушения независимо от того, в чьей собственности он находится. Следовательно, конфискации подвергается любой товар, вне зависимости от того, нанесен ли на него товарный знак правомерно (то есть товар является оригинальным) либо это контрафактный товар, на который товарный знак нанесен неправомерно.

Тем самым в санкции ч. 3 ст. 9.21 КоАП не произведена конкретизация вида товара, в отношении которого следует применять конфискацию.

Что делать?

Считаем, что конфискация товара может применяться только в отношении поддельного товара (например, в случае неправомерного нанесения на товар товарного знака). В то время как оригинальный товар не должен подвергаться конфискации.

В целях устранения проблемного недостатка предлагается ввести специальную конфискацию. Пример подобного вида конфискации можно обнаружить в ч. 2 ст. 14.1 КоАП, предусматривающей конфискацию сокрытых товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Необходимость установления специальной конфискации только в отношении неоригинальных (контрафактных) товаров обусловлена также нормами, содержащимися в Директиве № 4. В соответствии с абз. 3 подп. 2.1 п. 2 Директивы № 4 требуется гарантировать добросовестным приобретателям имущества сохранение прав собственности и пользования этим имуществом и при этом запретить конфискацию, иное изъятие имущества у субъектов предпринимательской деятельности, являющихся его добросовестными приобретателями.

Какова практика стран ЕАЭС?

В других государствах — членах ЕАЭС (РФ, Казахстан и др.) в сфере административной ответственности отсутствует применение конфискации оригинальных товаров, на которых имеется изображение товарных знаков и которые ввезены с нарушением прав правообладателей.

Справочно.
Согласно ч. 1 ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях незаконное использование чужого товарного знака влечет наложение административного штрафа с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

В кодексах об административных правонарушениях Российской Федерации и Республики Казахстан за схожее правонарушение (незаконное использование чужого товарного знака) предметно конкретизирован вид товара, который может быть подвергнут конфискации.

Конфискация в Российской Федерации применяется только в отношении товара, на который неправомерно нанесен товарный знак (то есть данный товарный знак был нанесен на продукцию не правообладателем, а неким третьим лицом), за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Схожую ситуацию наблюдаем и в ст. 158 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях: незаконное использование товарного знака влечет штраф с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака. То есть опять же конфискация применяется только в отношении товара с поддельным товарным знаком.

Как еще защищаются права владельца товарного знака?

В рамках гражданско-правовой ответственности установлены способы защиты субъективных прав владельца товарного знака либо лицензиата, к которым отнесено в том числе изъятие товара из гражданского оборота. Это закреплено в ст. 29 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках).

Справочно.
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно применены товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения, являются контрафактными.
Владелец товарного знака вправе требовать удаления с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления-изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров (ст. 29 Закона о товарных знаках).

Способы защиты нарушенных гражданских прав владельцев товарных знаков перечислены в Законе о товарных знаках, в соответствии с которым владелец товарного знака или лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, вправе:

— требовать удаления незаконно примененных товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а при невозможности удаления — изъятия из гражданского оборота и уничтожения контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров;

— по своему выбору требовать от лица, нарушившего исключительное право на товарный знак, возмещения убытков в порядке ст. 14 ГК либо компенсации в размере от 1000 до 50 000 базовых величин, определяемой судом с учетом характера нарушения.

Например, по сложившейся судебной практике в Российской Федерации при незаконном использовании товарного знака на лиц, допустивших такое нарушение, российские суды возлагают как обязанность по выплате гражданско-правовой компенсации в пользу владельца товарного знака в размере по усмотрению суда от 10 000 до 5 000 000 российских рублей, так и налагают судебный запрет совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории РФ товаров, маркированных товарным знаком, без согласия их правообладателя.

Справочно.
Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательством или соответствующим законодательству договором
не предусмотрено иное (ст. 14 ГК).

То есть ситуация разрешается исключительно в гражданско-правовом порядке, без применения конфискации оригинального товара в административном порядке. Такой подход видится оправданным и справедливым.

Есть ли необходимость в конфискации?

Фактически получается, что в ч. 3 ст. 9.21 КоАП в связи с установлением конфискации любого товара, в том числе содержащего правомерно нанесенный товарный знак, объем ответственности выше, чем меры защиты владельца товарного знака в рамках гражданского права.

Справочно.
Вследствие несовершенства нормы КоАП частично утрачена основная функция, которая должна была препятствовать ввозу в Республику Беларусь именно контрафактного товара, а не в том числе и оригинального товара, на который товарный знак нанесен правообладателем.

Полагаем, что ни один владелец товарного знака, правомерно нанесенного на оригинальный товар, не желает, чтобы такой товар конфисковывался с последующим его уничтожением (для неоригинальных, поддельных товаров) или введением в экономический оборот, например, через действующие пункты реализации конфискованного товара.

Следовательно, в результате применения конфискации товара в доход государства не происходит защита интересов отдельных лиц, что и должно являться способом охраны прав и интересов лиц (правообладателей).

В итоге наравне с гражданско-правовой ответственностью за ввоз товара без разрешения его правообладателя либо лицензиата, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, к лицу, ввозящему товар, применяется административная ответственность с конфискацией товара.

Что стоит изменить?

Учитывая вышеизложенное, предлагается откорректировать положения ч. 3 ст. 9.21 КоАП в части установления административного взыскания в виде конфискации только для контрафактного товара, то есть в случае подделки оригинального товарного знака. Формулировки вида взыскания «… с конфискацией товаров, содержащих незаконное изображение товарного знака, или без конфискации» будет достаточно для придания надлежащего правового регулирования в этом вопросе.

Справочно.
В 2018 г. по факту незаконного использования объектов промышленной собственности:
— начато 27 дел об административных правонарушениях;
— изъято товаров на сумму 767,9 тыс. бел. руб., из которых судом принято решение о конфискации товаров на сумму 639,3 тыс. бел. руб.;
— суммы наложенных штрафов на правонарушителей составили 30,4 тыс. бел. руб.

А в ситуации с перемещением товара, содержащего оригинальный товарный знак, без разрешения правообладателя либо лицензиата следует предусмотреть в качестве административного взыскания только штраф без конфискации такого товара.