Лицензионный договор и договор франчайзинга: регистрируем в НЦИС

Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются следующими нормативными правовыми актами:

— Гражданским кодексом Республики Беларусь;

— специальными законами: Законом Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках), Законом Республики Беларусь от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (далее — Закон об интегральных микросхемах), Законом Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений» (далее — Закон о сортах растений), Законом Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» (далее — Закон о патентах);

— постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)»;

— Инструкцией о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (утверждена постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6) (далее — Инструкция).

1. Определяем необходимость регистрации договора в патентном органе

Требования к регистрации договора могут быть закреплены:

— напрямую в ГК. Так, в отношении договора франчайзинга (его изменений, расторжения) прямо установлена необходимость его регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности (патентном органе Республики Беларусь, далее — НЦИС) (ст. 910-1, 910-7, 910-11 ГК);

— в специальных законах: ст. 24 Закона о товарных знаках, ст. 11 Закона о патентах, ст. 29 Закона о сортах растений, ст. 7 Закона об интегральных микросхемах. Все перечисленные законы указывают, что несоблюдение требования о регистрации лицензионного договора, а также внесение изменений в такой договор влечет его недействительность.

Объектами являются права промышленной собственности, в отношении которых регистрируется лицензионный договор: товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, сорта растений, топологии интегральных микросхем.

Справочно.
Регистрация лицензионных договоров в отношении товарных знаков, зарегистрированных по международной процедуре регистрации знаков, осуществляется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности; договора франчайзинга — в НЦИС (если территория его действия включает Республику Беларусь).

В соответствии со ст. 403 ГК договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не предусмотрено законодательными актами. Поэтому полагаем, что регистрация договора в государственном учреждении (НЦИС) путем внесения сведений о договоре в один из государственных реестров является именно актом государственной регистрации договора и, соответственно, в отсутствие такой регистрации подлежит применению ст. 166 ГК.

Рекомендации.
Лицензионный договор может быть заключен в отношении нескольких объектов права промышленной собственности, только если указанные объекты относятся к одному виду объектов права промышленной собственности (например, к товарным знакам). Не стоит заключать один лицензионный договор в отношении товарного знака и изобретения, так как невозможно будет его зарегистрировать.

2. Проверяем условия договора

Специальные законы могут предусматривать в отношении объекта особые условия, которые должны быть отражены в договоре:

— в отношении товарного знака договор должен содержать значения показателей качества товаров, работ и (или) услуг лицензиата или условие о том, что качество товаров, работ и (или) услуг лицензиата будет не ниже качества товаров, работ и (или) услуг лицензиара, а также условие об осуществлении лицензиаром контроля качества товаров, работ и (или) услуг лицензиата;

— в отношении сортов растений договор должен содержать условие о сроке его действия.

Следует проверить те условия, которые подлежат оценке НЦИС при регистрации, в том числе наличие у сторон договора правомочий на его заключение, предмет договора (сведения об объекте: его вид, номер патента (свидетельства)), вид передачи прав (уступка или лицензия), объем передаваемых прав (перечень способов использования, классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых передается товарный знак, условия договоров в отношении территории их действия и пр.), срок действия договора.

Справочно.
Перечень условий, указываемых в договоре для подачи на регистрациюв НЦИС, определен в пп. 10–15 Инструкции.
Классы МКТУ — это совокупность товаров и услуг, разделенных по группам, которые используются для регистрации товарных знаков.

НЦИС проверяет соответствие условий сублицензионного договора условиям, определяемым лицензионным договором, на основании которого он заключен.

Лицензиат вправе заключить сублицензионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

3. Определяем срок подачи договора на регистрацию

За исключением Закона об интегральных микросхемах, который четко устанавливает трехмесячный срок для предоставления договора на регистрацию с даты его подписания сторонами, другие законы не устанавливают требования к сроку подачи договора. Тем не менее желательно до начала исполнения договора произвести его регистрацию или предусмотреть условие об обратной силе договора (п. 2 ст. 395 ГК).

4. Готовим документы на подачу

В патентный орган подаются для регистрации:

1) заявление о регистрации договора;

2) доверенность (в случае ведения дел через представителя);

3) документ, подтверждающий уплату патентной пошлины.

Справочно.
Документы на регистрацию договоров подаются в НЦИС после публикации в официальном бюллетене сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, регистрации товарного знака, топологии интегральной микросхемы и в период действия исключительного права на них.

Дополнительно:

— для договоров в отношении полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем и договоров франчайзинга — договор в 3 экземплярах (два экземпляра — подлинники, один экземпляр — заверенная заявителем копия);

— для договоров в отношении изобретений — копия договора.

Требования к документам:

— не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений;

— документы должны быть составлены на русском или белорусском языке. Если документы подаются на другом языке, к ним прилагается их перевод на русский или белорусский язык, заверенный стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем;

— в подаваемых на регистрацию документах должна быть обеспечена транслитерация иностранных наименований сторон договоров.

Заявление составляется в свободной форме и должно содержать:

— вид действия, за совершением которого обратилось уполномоченное лицо;

— сведения о сторонах договора (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительства физического лица);

— адрес для переписки и контактный телефон;

— перечень прилагаемых документов.

Справочно:
Образцы документов:
• заявление о регистрации лицензионного договора;
• заявление о регистрации договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга);
• заявление о регистрации лицензионного договора на товарный знак.

Заявление должно относиться к одному договору и быть подписано стороной (сторонами) договора либо ее (их) представителем (обеими сторонами договора или их представителями в отношении лицензионных договоров на товарные знаки). От имени юридического лица заявление должно быть подписано руководителем или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности, фамилии, собственного имени и отчества (если таковое имеется).

5. Оплачиваем пошлину

Размер пошлин установлен в приложении 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь:

— рассмотрение заявления о регистрации лицензионного договора, договора уступки исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, сорт растения, товарный знак, топологию интегральной микросхемы, договора о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, — 10 БВ и дополнительно 5 БВ за каждые (свыше одного) патент, свидетельство, если по договору предоставляются (передаются) права по нескольким патентам, свидетельствам;

— рассмотрение заявления о регистрации договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) — 10 БВ и дополнительно 5 БВ за каждые патент, свидетельство.

Справочно.
Пошлина оплачивается за рассмотрение заявления, поэтому если результатом рассмотрения будет отказ в регистрации договора, пошлина возврату не подлежит.
Реквизиты для оплаты госпошлины и образцы платежных документов можно найти по ссылке.

6. Подача документов

Пакет документов подается в патентный орган лично заявителем или направляется по почте.

7. Рассмотрение НЦИС и регистрация договора

Срок рассмотрения и регистрации: в течение одного месяца с даты поступления документов с возможностью продления до двух месяцев (при запросе дополнительной информации НЦИС, в том числе у заявителя).

В случае принятия НЦИС решения о регистрации:

— на каждой странице оригинала договора (копии договора — в случае регистрации лицензионного договора в отношении изобретения), соглашения, включая приложения, и заверенной копии указанных документов, за исключением страницы, содержащей подписи сторон, проставляется штамп структурного подразделения патентного органа, а на странице, содержащей подписи сторон, ставится штамп, содержащий надпись «Зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности», дату, номер регистрации и подпись уполномоченного специалиста патентного органа;

— сведения о зарегистрированных договорах, включая номер государственной регистрации договора, вид договора, наименование сторон договора, вид лицензии (при регистрации лицензионного договора), срок действия договора, номер патента либо свидетельства, а также о внесенных в них изменениях и дополнениях, об их расторжении в установленном порядке публикуются в официальном бюллетене патентного органа;

Справочно.
Ознакомиться с данными бюллетеня можно по ссылке.

— договор регистрируется в соответствующем государственном реестре.

После регистрации оригинал договора вместе с извещением о регистрации высылается заявителю.