Лицензионный договор: основные положения

Рассмотрим источники правового регулирования лицензионного договора:

Также имеется ряд подзаконных актов, регулирующих вопросы, связанные с лицензионными договорами (например, процедуру их регистрации).

Что такое лицензионный договор?

Когда наше законодательство упоминает «разрешение»  на использование того или иного ОИС, следует понимать, что имеется в виду лицензионный договор как самостоятельная сделка или как составляющая смешанного по своей сути договора (например, договора на создание и передачу прав на использование произведения, договора поставки товара с элементами лицензии). Хотя на практике имеют место случаи, когда в рамках некоторых административных процедур в качестве «разрешений» («согласий») принимаются разрешительные письма от правообладателя.

Справочно.
Согласно ч. 1 п. 1 ст. 985 ГК по лицензионному договору сторона, обладающая исключительным правом использования объекта интеллектуальной собственности (лицензиар), предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности.

Существует несколько видов лицензий:

— простая, неисключительная лицензия: лицензиар разрешает лицензиату использовать ОИС и сохраняет за собой право использовать объект самостоятельно и выдавать лицензии другим лицам;

— исключительная лицензия: лицензиар разрешает лицензиату использовать ОИС и сохраняет за собой право использовать объект самостоятельно в части, не передаваемой лицензиату, но без права выдачи лицензии другим лицам;

— другие (в том числе непоименованные) виды лицензий.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

Справочно.
Лицензиар не имеет права использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, предоставленной лицензиату, но сохраняет право использовать и разрешать другим лицам использование объекта авторского права или смежных прав в части, которая не предоставлена лицензиату (ч. 2 п. 2 ст. 44 Закона № 262-З).

Следует отметить, что ГК дает несколько неудачное определение исключительной лицензии. Тот объем прав, который не передан лицензиату, может быть передан по другому лицензионному договору третьему лицу (в том числе по исключительной лицензии). В этой части формулировка Закона № 262-З удачнее определения ГК. Так, например, лицензиар, предоставивший лицензиату исключительную лицензию на использование изображения для изготовления сувенирных магнитов, вправе предоставить другому лицензиату исключительную лицензию на использование того же изображения для изготовления открыток. 

Зарубежный подход
В других юрисдикциях содержание понятия исключительной и неисключительной лицензии может существенно отличаться. Рассмотрим ст. 30 Закона Азербайджанской Республики от 05.06.1996 № 115-IQ «Об авторском праве и смежных правах»:
«Передача имущественных прав может осуществляться на основе авторского договора о передаче исключительных прав (исключительная лицензия) или на основе авторского договора о передаче неисключительных прав (неисключительная лицензия).
По авторскому договору о передаче исключительных прав (исключительная лицензия) автор или иной обладатель авторских прав уступает исключительное право использовать произведение определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права уступаются и дают такому лицу право разрешать или запрещать подобное использование произведения другим лицам».

Существенные условия лицензионного договора

Существенные условия лицензионного договора можно условно разделить на две группы:

1) существенные условия для лицензионного договора как такового (общие для всех ОИС);

2) существенные условия, применимые к конкретному виду ОИС (например, в отношении лицензии на товарный знак).

Рассмотрим общие существенные условия лицензионного договора.

Описание передаваемого по лицензии ОИС

Описание должно быть достаточным для идентификации объекта среди прочих (в том числе вид объекта интеллектуальной собственности, на-именование (при наличии), характеристики объекта, для объектов промышленной собственности — номер регистрации (патента), дата регистрации (выдачи патента)). В отношении определенных ОИС лицензионный договор может быть заключен на часть прав (например, на определенные способы использования для произведений, на часть товаров — для товарного знака).

Срок действия договора

Срок действия лицензионного договора по сути является сроком, на который передано право на использование ОИС.

Законодательство может предполагать указание четких сроков действия договора (конкретная дата окончания или период действия). Это может быть связано с требованием о регистрации договора и, соответственно, внесением срока действия в реестр. В целом срок окончания действия лицензионного договора может выражаться конкретной датой, истечением периода времени, событием, которое неизбежно должно наступить (с включением в договор условий, позволяющих достоверно определить такое событие).

Справочно.
Срок действия большинства исключительных прав ограничен. Исключение — фирменное наименование.

В отношении лицензионного договора на объекты авторского права можно встретить формулировку о действии договора в течение срока действия авторского права. Полагаем, такое условие имеет право на существование, поскольку данный срок можно определить. Кроме того, такое условие не означает, что данный договор по существу представляет собой договор уступки. При уступке исключительное право переходит в полном объеме и на весь срок его действия (безвозвратно). Лицензионный договор же допускает возможность прекращения такой длительной лицензии в силу условий договора либо в результате его расторжения. Это позволяет лицензиару следить за соблюдением условий договора со стороны лицензиата и отозвать лицензию при нарушении этих условий.

Справочно.
Возврат первоначальному правообладателю исключительных прав после их уступки может произойти в результате обратной уступки, либо в результате отказа от договора (например, если он еще не исполнен обеими сторонами), либо, например, при реорганизации путем слияния сторон договора. Это условие не работает для перехода прав, прошедшего регистрацию в патентном органе.

В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Объем передаваемых прав 

Стоит помнить о том, что права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное. Поэтому следует достаточно конкретно перечислять в самом договоре передаваемые для использования права и их пределы (на практике в отношении произведений в договоре может использоваться ссылка на ст. 16 Закона № 262-З, указывающую возможные способы использования произведения).

Рекомендация.
При ссылке на соответствующую статью Закона № 262-З целесообразно указывать редакцию Закона, чтобы после вступления в силу новой редакции ссылка оставалась корректной.

Существенные условия для конкретных видов ОИС:

Большинство объектов промышленной собственности имеют строго ограниченное территориальное действие, при этом стороны могут конкретизировать территориальные «границы» договора при необходимости (например, территория г. Минска — для лицензии на товарный знак).

Лицензионный договор на топологию и изменения в него вступают в силу с даты регистрации в патентном органе, если этим договором или изменениями в него не предусмотрена более поздняя дата.

Форма и регистрация договора

Важно обратить внимание на то, что лицензионный договор в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, сортов растений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков и знаков обслуживания может быть заключен в отношении нескольких объектов права промышленной собственности, только если указанные объекты относятся к одному виду объектов права промышленной собственности (п. 3 постановления Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6).

В зависимости от вида ОИС, в отношении которого заключен лицензионный договор, правила о форме и регистрации договора могут иметь особенности.

Заключение лицензионного договора о предоставлении права использования компьютерной программы или базы данных допускается путем заключения каждым лицензиатом с соответствующим лицензиаром договора присоединения, условия которого изложены на приобретаемом экземпляре компьютерной программы или базы данных либо на упаковке каждого экземпляра или приложены к каждому экземпляру.

Регистрация лицензионных договоров, предусматривающих предоставление права на использование охраняемых в Республике Беларусь товарных знаков, зарегистрированных по процедуре Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 28 июня 1989 г., осуществляется в соответствии с Общей инструкцией к Мадридскому соглашению и Протоколу Международным бюро ВОИС.

Договор франчайзинга подлежит регистрации в патентном органе независимо от состава комплекса исключительных прав.

Условие о возмездности лицензионного договора

ГК не запрещает заключение безвозмездных лицензионных договоров. Однако в отношениях между коммерческими организациями не допускается предоставление права использования ОИС безвозмездно, если иное не установлено законодательными актами. Полагаем, что Закон № 262-З предусматривает такое исключение в ч. 4 ст. 44. Такая возможность адекватна экономическому обороту объектов авторского права. Так, например, коммерческие организации часто используют в своей деятельности бесплатно предоставляемое ПО путем его установки на свои компьютеры (например, для подписания документов ЭЦП, для совершения платежей, подписания отчетности).

Поменялся правообладатель: что делать лицензиату?

Хотя и несущественным, но важным условием договора является условие о судьбе договора при изменении правообладателя. Законодательство Республики Беларусь не решает этот вопрос. Только в отношении договора франчайзинга указано, что переход от правообладателя к другому лицу какого-либо исключительного права на ОИС, входящего в предоставленный пользователю лицензионный комплекс, не является основанием для изменения или расторжения договора франчайзинга, а новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему к нему исключительному праву на ОИС (ст. 910-8 ГК).

Справочно.
Согласно п. 7 ст. 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации переход исключительного права на ОИС или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.

Таким образом, именно в договоре следует решить вопрос о его судьбе в случае изменения правообладателя и указать действия, которые потребуются от сторон договора. В отношении договоров, которые зарегистрированы в НЦИС, необходимо при регистрации перехода исключительных прав предоставить в свободной форме письмо-согласие от лицензиата на замену лицензиара и затем зарегистрировать изменения в договор в части правообладателя либо одновременно с регистрацией договора перехода исключительных прав подать заявление на регистрацию изменения в лицензионный договор в части правообладателя.