Общие условия обеспечения охраны товарного знака за рубежом
Поскольку охрана товарного знака носит территориальный характер, для того чтобы ссылаться на исключительные права в отношении того или иного обозначения, будущему владельцу товарного знака необходимо осуществлять регистрационные действия в отношении каждой страны или нескольких стран, представляющих для него интерес. Работа с разными юрисдикциями и организационно, и с точки зрения особенностей законодательств может вызывать известные сложности для заявителя.
Многие страны, как и Беларусь, связаны положениями Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее — Парижская конвенция).
Справочно.
С основными положениями Парижской конвенции можно ознакомиться на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности по адресу https://www.wipo.int/treaties/ru/ip/paris/index.html
Парижская конвенция предоставляет ряд гарантий для владельца товарного знака, в определенной степени сглаживающих страновые различия. В числе наиболее актуальных можно отметить:
1) право использовать дату приоритета по более ранней заявке, поданной в одной из стран Парижского союза, которым можно воспользоваться в течение 6 месяцев с даты подачи соответствующей более ранней заявки (право конвенционного приоритета);
2) правило о запрете агентам (посредникам, контрагентам по хозяйственной деятельности и подобным лицам) регистрировать товарные знаки производителя товара, охраняемые в одной из стран Парижского союза, без его согласия;
3) запрет на недобросовестную конкуренцию.
И все же это не снимает привязки условий охраны товарного знака к законодательству места регистрации товарного знака.
В то же время организационные издержки можно оптимизировать. Для этих целей предусмотрена процедура, по которой на базе одной международной регистрации можно запросить охрану товарного знака одновременно в нескольких различных юрисдикциях.
Мотивация, условия и результат применения международной процедуры
Международная регистрация товарного знака в ее современном варианте регулируется Протоколом от 28.06.1989 к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и администрируется Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
В Мадридском союзе состоят 107 членов, которые представляют 123 страны (ряд стран не представлены в системе в непосредственном качестве, а охватываются региональными структурами).
Мотивация для использования Мадридской системы
1. Упрощение оформления прав, при котором заявитель обращается в одно из ведомств участников Мадридской системы. Последнее пересылает международную заявку в Международное бюро ВОИС, которое оформляет международную регистрацию и уведомляет о ней указанные ведомства (ведомства стран или региональных образований, в юрисдикции которых испрашивается охрана).
2. Финансовый аспект, а именно экономия на пошлинах и сопутствующих расходах от единовременного обращения в несколько стран. Так, базовые расходы, если исходить только из международной пошлины, составляют 653 швейцарских франка для черно-белого обозначения и 903 – для цветного, плюс к этому в среднем за одну указанную страну взимается пошлина по ставке 100 франков. Ряд членов системы имеют индивидуальные ставки, которые выше базового значения, а ряд стран можно заявить через указание региональной структуры с соответствующей экономией.
3. Система построена так, что при позитивном сценарии, когда отсутствуют препятствия в предоставлении охраны в тех или иных юрисдикциях, у заявителя нет необходимости коммуницировать с ведомствами стран или региональными ведомствами. Фактически есть вероятность ограничиться только взаимодействием с получающим ведомством, то есть тем, которое приняло заявку. Это очевидная экономия и на правовой помощи, так как при подаче зарубежных заявок через прямые обращения в регистрирующие ведомства во многих случаях пришлось бы привлекать местного представителя.
Условия для применения международной процедуры
1. Воспользоваться международной системой может только субъект, который расположен в одной из стран, охватываемых действием Мадридской системы, или имеет в такой стране так называемое эффективное производство.
Если потенциальный заявитель не находится в такой стране или не имеет в ней дочернюю структуру, то с высокой степенью вероятности ему не позволят подать международную заявку. Для примера, в Беларуси иностранная компания, исходя из текущей практики, может ссылаться на положение о наличии эффективного производства только в случае 100%-ного участия в белорусской компании.
2. Наличие базовой заявки или регистрации в стране места нахождения заявителя (или стране нахождения эффективного производства), через ведомство которой подается международная заявка.
Это важный технический момент процедуры. Международная заявка подается на то же обозначение, что заявлено или зарегистрировано в получающем международную заявку ведомстве, а также на тот же или скорректированный в сторону сужения перечень товаров и услуг, что и перечень базовой заявки или регистрации.
Результат международной регистрации
После оформления международной регистрации указанные в ней юрисдикции вправе самостоятельно и независимо друг от друга принять решение о предоставлении или непредоставлении правовой охраны товарному знаку на своей территории. Фактически международная регистрация применительно к каждой указанной юрисдикции может иметь различный статус, оставаясь действующей как таковая: в какой-то стране может быть одобрено предоставление охраны, в другой получен полный или частичный отказ, где-то в результате последующих споров предоставление охраны может быть прекращено досрочно или признано недействительным и т.д. После подтверждения предоставления охраны (в том числе по умолчанию, если в установленный срок не были направлены отказные решения) международная регистрация имеет в соответствующей стране тот же статус, что и обычная национальная регистрация.
Преимущества национальной системы охраны
Если рассуждать образно, то международная регистрация очень удобна, чтобы единовременно забросить якорь на множество территорий.
Национальная система охраны товарного знака имеет свои плюсы:
1) при большой локализации бизнеса в определенной стране удобно при прочих равных условиях иметь дело с национальными документами, которые администрируются через местные органы, составлены на государственном языке, то есть более привычны в использовании на определенной территории, более привычны для местных субъектов, в большей степени интегрированы в локальный документооборот;
2) выигрышной станет регистрация через национальные юрисдикции товарных знаков с выраженной национальной спецификой, например на национальном языке, или в специфичной для определенной территории символьно-знаковой системе, или иные адаптации. Такие товарные знаки далеко не всегда актуальны для нескольких стран, и оформление их зарубежной охраны через международную процедуру не имеет практического смысла. Это своего рода «кастомизация» бренда под особенности локального рынка;
3) в ряде национальных ведомств доступно ускоренное прохождение регистрационной процедуры, тогда как движение по международной процедуре формализовано и не комбинируется с услугами национальных ведомств по ускорению рассмотрения. Могут быть иные влияющие на скорость рассмотрения особенности организации работы регистрирующего ведомства.
Для сравнения, если в стандартной ситуации для Беларуси международная регистрация с момента подачи заявки до подтверждения предоставления охраны заняла бы 14-16 месяцев, то по национальной процедуре в штатном режиме срок оформления составил бы 12-14 месяцев, а при задействовании услуг ускоренного рассмотрения и регистрации – около 1 месяца. Соответственно, если у владельца товарного знака стоит задача в быстром получении охраны, имеет смысл сравнить скорость движения по международной процедуре и возможности национальной процедуры, отдав предпочтение последней;
4) не все товарные знаки имеют очевидные перспективы регистрации, есть и проблемные кейсы. Известной особенностью международной системы регистрации является ее прозрачность: все этапы рассмотрения, включая решения ведомств указанных юрисдикций, публикуются и достаточно просто просматриваются как иными ведомствами, так и просто заинтересованными лицами.
Соответственно, может иметь место определенное давление различных мнений ведомств на решение других ведомств, хотя формально никакого согласования позиций ведомств не предусмотрено.
Проблемная история знака сохраняется в сведениях о международной регистрации, создавая не всегда благоприятный фон для последующей реализации прав. Национальные же системы регистрации в контексте распространения информации достаточно локализованы, не оказывая какого-либо существенного влияния на историю определенного товарного знака в иных юрисдикциях;
5) особенностью международной регистрации является ее сущностная связь в течение 5 лет с базовой заявкой или базовой регистрацией. Она действует таким образом, что в случае прекращения по любым основаниям в течение 5 лет (после 5 лет связь пропадает) базовой регистрации или непредоставления охраны товарному знаку по базовой заявке международная регистрация автоматически прекращает свое действие.
Есть и определенный прием атаки на международную регистрацию, именуемый центральной атакой, когда международная регистрация аннулируется во всех указанных юрисдикциях через аннулирование базовой регистрации или возражение против предоставления охраны по базовой заявке.
Оформленные через прямое обращение в ведомства указанных стран регистрации такой зависимостью не обладают, в связи с чем национальные регистрации в какой-то степени более устойчивы, чем международные регистрации в определенной стране.
От редакции
Практические советы, или Что стоит сделать суперюристу после прочтения статьи:
1. Провести обучение заинтересованных сотрудников организации нюансам охраны товарных знаков за рубежом по международной и национальной системе регистрации.
2. Провести аудит всех готовящихся к выходу на зарубежный рынок товаров на предмет необходимости зарубежной охраны товарных знаков.
3. Определить и закрепить в ЛПА: процедуру выявления подлежащих охране за рубежом товарных знаков, критерии выбора системы их регистрации, порядок прохождения документов, участвующие в процессе структурные подразделения, ответственных должностных лиц.
Дополнительно по теме:
>>Лютова Г. Как правильно заполнить заявку на международную регистрацию товарного знака (с образцом заполнения) // Юрист . – 2018. – № 5.
>>Рачковский В. Оформляем международную регистрацию товарного знака
