Нюансы определения применимого права в отношениях интеллектуальной собственности

«Проблемные» стороны вопроса о применимом праве

Вопрос применимого права в разрезе интеллектуальной собственности включает несколько аспектов:

1) договорные отношения, которые входят в объем правового статута сделки;

2) формальные требования к регистрации договора в целях сохранения его действительности;

3) вопросы, относящиеся к возникновению и действительности права, объему и срокам охраны права, прав правообладателей, возникающих в силу законодательства;

4) вопросы нарушения исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Справочно.
Для преодоления правовых коллизий неправительственные организации разрабатывают источники lex mercatoria в данной сфере (например, Принципы CLIP, Принципы ALI).

Договорные аспекты

Вопросы договорных отношений сторон в сфере интеллектуальной собственности являются сферой, где наиболее широко определяется возможность выбрать применимое право. Фактически ко всем договорам в сфере интеллектуальной собственности стороны могут выбрать применимое право (ст. 1124 ГК). Если стороны не выбрали применимое право, то в соответствии со ст. 1125 ГК применимое право определяется по стороне решающего исполнения (право страны лицензиара по договору лицензии) или наиболее тесной связи (иные договоры в сфере интеллектуальной собственности). 

Справочно.
Принципы CLIP — принципы коллизионного регулирования в интеллектуальной собственности — регулируют вопросы выбора применимого права, подсудности и исполнения решений. Разработаны при содействии Общества Макса Планка на базе Института по праву интеллектуальной собственности, конкуренции и налоговому праву.
Принципы ALI — принципы интеллектуальной собственности, регулирующие юрисдикцию, выбор применимого права и судебные решения в трансграничных спорах — разработаны Американским правовым институтом.

В международной практике в качестве критериев определения тесной связи используются следующие:

1) право страны, где осуществляет деятельность создатель объекта интеллектуальной собственности или лицо, уступающее право (для объектов, созданных в рамках трудовых отношений — право, которое применяется к трудовому договору);

2) право страны, где осуществляет деятельность лицо, которое приобретает право. Критериями, которые указывают на такую взаимосвязь, являются длительное использование права, наличие обязанности отчитываться об использовании права, процентное исчисление роялти от оборотов (акцент на месте использования права).

Для арбитража выбранное сторонами право в силу применимых арбитражных регламентов является безусловным приоритетом в применении. Аналогичный подход существует и для государственных судов.

Справочно.
Приоритет права, избранного сторонами в качестве применимого, существует только в пределах договорных отношений.

Императивные нормы: соблюдать нельзя отступить

В ходе арбитражных и судебных разбирательств, а также при определении содержания договоров в сфере интеллектуальной собственности возникают вопросы о том, как относиться к императивным нормам, специфическим для белорусского права. В частности, это вопросы возмездности, требования об осуществлении регистрации на территории Республики Беларусь, разделения стоимости услуг и стоимости уступки прав и т.д.

При решении указанных вопросов следует внимательно относиться к тому, как формулируется объем вопросов, урегулированных оговоркой о применимом праве в договоре. Часто в объеме оговорки о применимом праве можно встретить указания на «исполнение», «нарушение», «заключение», «действительность» договора, реже — «форму» договора. Все это является автономией воли сторон, которая в первую очередь учитывается при проведении судебных и арбитражных разбирательств и исполнении договора.

Возмездность договора, стоимость уступленных или переданных прав (вопросы возмездности) определенно относятся к определению объема прав и обязанностей сторон, то есть к правовому статуту сделки. В соответствии со ст. 1127 ГК, а также с общими принципами международного частного права вопросы правового статута сделки и действительности договора являются предметом регулирования именно применимого права, выбранного сторонами (lex contractus) или определенного на основании коллизионной нормы (lex causae).

Требование о возмездности: сверхимперативная норма?

Отношение к требованиям о возмездности во многом зависит от того, каким способом разрешается спор. Для международного коммерческого арбитража в силу арбитражных регламентов и национальных законов о международном арбитраже соглашение сторон является абсолютным. То есть отношение арбитража к любым императивным нормам иностранного права, которые отличаются от выбранного права, крайне негативное. Арбитраж практически никогда не допустит ссылок на нормы белорусского права при выборе иного права и не удовлетворит требования, основанные на таких утверждениях*. Подобное поведение в международной практике оценивается как нарушение принципа добросовестности, особенно если договор исполнялся и сторону не предупредили о наличии таких императивных норм.

* По нашему мнению, иностранный государственный суд, так же как и международный коммерческий арбитраж, отрицательно отнесется к применению императивных норм белорусского права к вопросам возмездности (при условии, что применимым к договору будет право другого государства).

Такое отношение арбитража или иностранного суда к нормам белорусского права о возмездности не будет являться вопросом публичного порядка и не может служить основанием для отказа в признании и приведении в исполнение решений суда или арбитража в Республике Беларусь.

Справочно.
Вопросы возмездности договора относятся к обычным расхождениям в содержании законодательств государств и в принципе не являются фундаментальными основами законодательства, как того требует публичный порядок.

Для белорусского суда и белорусских государственных органов вопрос может звучать по-иному. Со ссылкой на п. 1 ст. 1100 ГК белорусский суд и государственные органы могут игнорировать тот факт, что иностранное право рассматривает вопросы возмездности договора иначе, нежели белорусское право, поскольку выбор применимого права не затрагивает действия императивных норм права Республики Беларусь. При этом формулировки п. 2 ст. 984-1 и п. 1 ст. 985 ГК звучат достаточно жестко. 

Рекомендация.
Сторонам рекомендуется закрепить вопросы возмездности в соответствии с требованиями белорусского законодательства.

Требования, предъявляемые к регистрации договоров

Известно, что вопрос регистрации договоров не является вопросом формы сделки. Поскольку несоблюдение требований к регистрации влечет недействительность договора, данный вопрос также является вопросом lex contractus или lex causae. Однако отношение арбитража и иностранного суда к этому вопросу может быть более осторожным. Причина в том, что договоры, регистрируемые в Республике Беларусь, касаются объектов, которые пользуются более жесткой территориальной охраной: возникновение прав на такие объекты связано с волей государства (публичным актом). 

Справочно.
К объектам, которые подвергаются более жесткой территориальной охране, относятся, например, патенты и товарные знаки.

Таким образом, даже если иностранное право не устанавливает требование о регистрации, арбитраж или иностранный суд могут принять решение об императивности требования о регистрации договора при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) обеим сторонам было известно о том, что договор должен быть зарегистрирован;

2) между сторонами было согласовано распределение обязанностей в сфере регистрации договора;

3) сторона, которая ссылается на требования о регистрации, не уклонялась от регистрации договора и не допускала недобросовестных действий;

4) стороны соблюдают формальные требования согласно праву, регулирующему статут сделки, и праву каждой из стран, где стороны осуществляют деятельность при заключении договора и в последующем;

5) объект интеллектуальной собственности охраняется только на территории Республики Беларусь и вопросы его использования касаются только территории Республики Беларусь;

6) договор так и не был зарегистрирован (к примеру, запоздавшая регистрация договора после начала или даже окончания его исполнения значения иметь не будет). 

Поскольку регистрация договора и включение сведений о правообладателе в специальный реестр являются государственным публичным актом, мнение арбитража или иностранного суда о том, что такие формальности не влияют на действительность договора, может составлять нарушение публичного порядка как попытка придать решению эффект «для всех» (erga omnes). В признании и исполнении такого арбитражного или судебного решения может быть отказано.

Справочно.
По мнению белорусского суда и белорусских государственных органов, требование о регистрации договора будет являться сверхимперативной нормой. Такая норма будет иметь первичное значение на территории Беларуси, несмотря на выбор иностранного применимого права.

Право, применимое к существу прав интеллектуальной собственности (права in rem)

Отдельного внимания заслуживает определение применимого права к интеллектуальной собственности in rem. Вопросы in rem охватывают собой возникновение права, право на передачу, действительность, объем и продолжительность существования права. Эта сфера не относится к договорным отношениям сторон, соответственно, выбор применимого права к данным вопросам в международной практике не допускается. Исключение — случаи определения принадлежности права в отношениях между нанимателем и работником. Во всех иных случаях вопрос регулируется следующим образом:

1) в ряде стран вопрос о возникновении и принадлежности права определяется в соответствии с правом страны первого опубликования произведения (lex originis). Однако такая практика существует только в отношении авторского права, которое основано на мягкой территориальности;

Справочно.
«Мягкая» территориальность авторского права связана с тем, что оно не требует государственной регистрации и в силу действия норм Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений авторские права иностранных авторов охраняются в странах-участницах наряду с правами местных авторов.

2) в отношении всех вопросов прав in rem обычно применяется право страны, где испрашивается защита права (lex loci protectionis). В данном случае вопрос решается в соответствии с законодательством каждой отдельной страны, которая сама для себя определяет, существует ли право, кому оно принадлежит, на каком основании, в каком объеме и как долго оно существует, можно ли его передавать. Это право также определяет само существование объекта интеллектуальной собственности. Данный принцип в большей степени подходит к правам, которые охраняются в силу регистрации и более зависимы от территориальности охраны.

Применимое право при нарушении прав интеллектуальной собственности

Третий аспект вопроса о праве, применимом к отношениям интеллектуальной собственности, — это определение права, применимого к нарушениям прав интеллектуальной собственности.

В силу п. 1 ст. 1124 ГК выбор применимого права допускается только в отношении тех вопросов, которые носят договорной характер. Соответственно, белорусское законодательство не дает право сторонам выбирать право, применимое к внедоговорным отношениям, в том числе к нарушениям права. 

Вопрос о нарушениях является одним из самых сложных в практике международного арбитража и трансграничных споров, касающихся интеллектуальной собственности. На данный момент территориальность в совокупности с применением права страны, где испрашивается защита, влечет за собой необходимость оценивать нарушение прав с позиции законов каждого государства в отдельности. Если в арбитраже сделать это можно в рамках одного процесса, хотя и с трудностями доказывания, то в государственном суде задача глобальной защиты становится практически невыполнимой.

Решение данного вопроса заключается в предоставлении сторонам (как это уже реализовано в законодательстве ряда государств) права выбирать применимое право к отношениям в сфере защиты интеллектуальной собственности. Однако на эту возможность налагаются следующие ограничения:

1) нарушение уже должно состояться, чтобы понять, какие правопорядки им затронуты;

2) выбранное право должно иметь связь с нарушением;

3) выбранное право должно признавать существование интеллектуальных прав in rem.

Также одной из инициатив является определение применимого права к нарушению на основании критерия наиболее тесной связи (к примеру, на основании критерия места совершения нарушения, места наступления самых негативных последствий нарушения, места основной деятельности нарушителя и иных). Применение данного критерия лучше всего подходит для нерегистрируемых объектов интеллектуальной собственности, которые нарушаются глобально и для которых стандартный подход губителен с точки зрения временных и финансовых затрат на защиту прав.

Дополнительно по теме:
>>Холодцова О. Регистрация лицензионного договора
>>Жуков М. Специфика и перспективы арбитража в сфере интеллектуальной собственности