Общемировой практикой является применение антимонопольного законодательства к случаям регистрации недобросовестным конкурентом товарного знака добросовестного производителя. В этом случае антимонопольное законодательство устанавливает именно факт осуществления акта недобросовестной конкуренции, а законодательство о товарных знаках на основании данного факта признает правовую охрану товарного знака недействительной.
В Республике Беларусь антимонопольное законодательство и законодательство о товарных знаках имеют одно различие в используемых терминах, которое может привести к невозможности защиты своих прав добросовестным производителем.
Законодательство о товарных знаках содержит запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ранее иными лицами на свое имя в отношении однородных товаров. При этом под однородными товарами понимаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю. Основным условием при установлении однородности товаров является не возможность замены одного товара иным при потреблении, а принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
При рассмотрении вопроса об однородности законодательство о товарных знаках устанавливает ряд факторов, свидетельствующих о наличии (отсутствии) однородности. Такими факторами являются: род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и др. (п. 130 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 «Об утверждении Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания и о внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»).
В качестве примера однородных товаров можно привести такие товары, как пиджак и юбка. Если потребитель увидит на пиджаке и юбке тождественные товарные знаки, он будет полагать, что производитель этих товаров один и тот же.
Антимонопольное законодательство не содержит такого понятия, как «однородные товары». Вместо этого при определении товарного рынка, на котором действуют конкуренты, используется понятие «взаимозаменяемые (аналогичные) товары». Под такими товарами понимаются товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене (тарифу) и другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении, в том числе при потреблении в производственных целях. Очевидно, что при установлении взаимозаменяемости товаров основным является не производство их одним производителем, а возможность заменить один товар другим в процессе потребления.
Таким образом, понятие «однородность товаров» значительно шире понятия «взаимозаменяемость товаров». Упомянутые пиджак и юбка никак не могут быть заменены при потреблении, ведь трудно представить себе ситуацию, когда потребитель готов заменить пиджак юбкой и такая замена является для него полноценной как по функциональному назначению, применению, так и по другим параметрам.
Такое расхождение в применяемых понятиях приводит к тому, что при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации конкурентом чужого товарного знака во внимание принимаются только взаимозаменяемые товары (поскольку именно так сказано в антимонопольном законодательстве). Однородность товаров в таких ситуациях не принимается во внимание в принципе, поскольку антимонопольное законодательство не содержит данного критерия.
Следствием такого применения критерия «взаимозаменяемость товаров» являются ситуации, когда актом недобросовестной конкуренции признается регистрация товарного знака только в отношении части товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак конкурента. Такое решение антимонопольного органа позволит добросовестному производителю, чьи права были нарушены недобросовестным конкурентом, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку конкурента только в части, указанной в решении антимонопольного органа. Остальные товары останутся в регистрации.
Если же добросовестный производитель попытается зарегистрировать свой товарный знак на свое имя даже после признания действий своего конкурента незаконными, то в большинстве случаев правовая охрана товарному знаку производителя предоставлена не будет. Оставшиеся в регистрации недобросовестного конкурента товары, как правило, будут признаны однородными в отношении товаров, заявляемых добросовестным владельцем, и патентный орган примет решение об отказе в регистрации товарного знака.
Информация по теме!
В каких случаях регистрация товарного знака и его использование по лицензии оборачиваются для владельца и лицензиата недобросовестной конкуренцией?
Читайте в статье А. Абраменко, начальника отдела топливно-энергетического комплекса и нефтехимии МАРТ, «Взаимозаменяемость и однородность товаров: позиция МАРТ».
Выводы
1. Добросовестный производитель должен контролировать ситуацию с используемыми им в своей деятельности товарными знаками. Использование обозначения, не зарегистрированного в качестве товарного знака, может спровоцировать недобросовестного конкурента на регистрацию чужого обозначения на свое имя. Даже при успешном аннулировании товарного знака недобросовестного конкурента у производителя могут быть проблемы с использованием собственного товарного знака на протяжении значительного времени, требуемого на судебные разбирательства.
2. Планируя использовать обозначение на товарах, на которых оно до этого не использовалось, производитель должен понимать, что ему придется зарегистрировать данное обозначение в качестве товарного знака в отношении таких товаров, поскольку просто «расширить» (дополнить новыми товарами) уже имеющуюся регистрацию товарного знака невозможно.
3. Регистрация обозначения в качестве товарного знака может оказаться для производителя недешевым удовольствием. Вместе с тем только наличие действующей регистрации товарного знака позволит ему избежать проблем, связанных с недобросовестной регистрацией товарного знака конкурентом на свое имя и необходимостью тратить время и усилия на доказывание факта нарушения и восстановление прав. К сожалению, восстановить нарушенные недобросовестным конкурентом права не всегда возможно.
Важно знать!
При регистрации товарного знака заявитель может столкнуться с ситуацией, когда выявлен похожий товарный знак, что влечет риск в столкновении обозначений и как следствие, риск в регистрации товарного знака. Однако наличие похожего обозначения не приговор, в данном случае можно такой вопрос урегулировать путем получения согласия от владельца противопоставленного товарного знака. А как оформить такое согласие читайте в статье В. Рачковского, управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт», патентного поверенного Республики Беларусь, «Письмо-согласие на регистрацию товарного знака».
