Переход исключительного права на товарный знак

Ситуация 1: Юридическое лицо планирует войти в состав другого юридического лица (путем реорганизации в форме присоединения). При этом происходит переход исключительного права на товарный знак.
Ситуация 2: Юридическое лицо планирует войти в состав другого юридического лица (стать его участником), внеся в качестве вклада в уставный фонд товарный знак.

Вопрос: 
Нужно ли регистрировать изменения в отношении правообладателя в Национальном центре интеллектуальной собственности (далее — НЦИС)? Если нужно, то с каким заявлением необходимо обращаться?

Что может являться вкладом в уставный фонд юридического лица

В соответствии со ст. 47-1 ГК вкладом в уставный фонд коммерческой организации могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые права, имеющие оценку их стоимости. Аналогичные положения содержатся в ст. 29 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее — Закон о хозобществах).

Таким образом, имущественные права могут являться вкладом в уставный фонд коммерческой организации, если они отчуждаемы и имеют оценку их стоимости. Соответственно, имущественные права на объекты интеллектуальной собственности, в данной ситуации на товарный знак, могут являться вкладом в уставный фонд.

При внесении в уставный фонд юридического лица неденежного вклада должна быть проведена оценка его стоимости. В случае проведения независимой оценки стоимости вносимого в уставный фонд хозяйственного общества неденежного вклада экспертиза достоверности этой оценки не проводится (ч. 4 ст. 29 Закона о хозобществах).

Вместе с тем вкладом в уставный фонд хозяйственного общества не может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено собственником, законодательством или договором.

Что не может являться вкладом в уставный фонд юридического лица

Законодательство в отношении формирования уставного фонда за счет имущественных прав устанавливает ряд ограничений. Так, уставный фонд хозяйственного общества не может быть сформирован полностью за счет неденежного вклада в виде имущественных прав. При этом объем имущественных прав, вносимых в качестве вклада в уставный фонд, не может быть более 50 % уставного фонда общества (ч. 3 ст. 29 Закона о хозобществах).

Ситуация 1. Юридическое лицо реорганизуется в форме присоединения 

Согласно п. 2 ст. 54 ГК при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Таким образом, исключительное право на товарный знак присоединяемого юридического лица перейдет к юридическому лицу, в состав которого оно вошло. Вместе с тем переход права на товарный знак в такой ситуации не является автоматическим, его необходимо зарегистрировать, обратившись в НЦИС для последующего отражения такой информации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь (далее — Реестр).

При этом поскольку в рассматриваемой ситуации имеет место реорганизация и, соответственно, правопреемство, переход исключительного права предусмотрен законодательством, а не участниками правопреемства, то есть не является сделкой и не предполагает заключения договора уступки.

Порядок действий в такой ситуации следующий:

1) оформление правопреемства в связи с реорганизацией юридического лица, в частности, передаточным актом;

2) заполнение заявления об изменении владельца товарного знака и знака обслуживания в результате реорганизации организации — владельца товарного знака и знака обслуживания;

3) уплата патентной пошлины;

4) направление заявления в НЦИС с подтверждением перехода прав на товарный знак;

5) внесение НЦИС соответствующих изменений в Реестр в течение 20 рабочих дней с даты поступления заявления.

Форма заявления об изменении владельца товарного знака и знака обслуживания в результате реорганизации организации — владельца товарного знака и знака обслуживания установлена постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29.06.2016 № 1 (приложение 16). 

Сведения, подлежащие указанию в таком заявлении:

• номер регистрации товарного знака;
• владелец товарного знака (на момент подачи заявления);
• представитель (в случае наличия);
• указание нового владельца товарного знака;
• просьба о внесении изменений в свидетельство (отметка проставляется по желанию заявителя);
• адрес для переписки;
• номер операции в ЕРИП (если оплата осуществлялась с использованием ЕРИП);
• подписант (должность, подпись, фамилия, инициалы), дата.

Кроме того, положения о порядке осуществления административной процедуры «Регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак» содержатся в постановлении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 29.04.2022 № 6 «Об утверждении регламентов административных процедур».

Кроме того, к заявлению прилагаются следующие документы:

• документ об уплате патентной пош­лины в размере 7 базовых величин (на дату обращения в патентный орган) в соответствии с подп. 8.1 п. 8 приложения 23 к НК;
• доверенность в случае подписания заявления представителем;
• документ, подтверждающий соответствующее изменение, либо его копия (например, передаточный акт или его копия).

Если все требования, предъявляемые к рассмотренной процедуре, соблюдены, НЦИС вносит соответствующие изменения в Реестр, и ситуация считается урегулированной.

Ситуация 2. Юридическое лицо становится участником другого юридического лица

Согласно ч. 2 ст. 29 Закона о хозобществах вносимое в уставный фонд хозяйственного общества имущество должно принадлежать учредителям (участникам) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Соответственно, юридическое лицо, становясь участником другого юридического лица, вправе вносить в его уставный фонд имущественное право на товарный знак, если является его владельцем.

При этом имущество, внесенное в качестве вклада в уставный фонд юридического лица, является имуществом такого юридического лица (ч. 1 ст. 31 Закона о хоз­обществах). Таким образом, юридическое лицо имеет в отношении имущественных прав на вносимый в его уставный фонд товарный знак правомочия права собственности: владение, пользование, распоряжение (п. 1 ст. 210 ГК).

Заключение договора уступки исключительного права на товарный знак: правовая коллизия

В соответствии со ст. 984 ГК имущественные права, принадлежащие обладателю исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное не предусмотрено ГК или иным законом, могут быть переданы правообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица — правообладателя.

Важно.
С учетом ст. 984 ГК, по нашему мнению, усматривается определенная правовая коллизия. Так, исходя из указанной статьи, внесение имущественных прав на товарный знак в уставный фонд предполагает заключение договора уступки на товарный знак, поскольку оно не указано в качестве основания перехода прав по аналогии с наследованием или правопреемством.
При этом подобный переход прав на товарный знак, так же как и в рассмотренной выше ситуации 1, не является сделкой, а предусмотрен законодательством.

Необходимо иметь в виду, что законодательство содержит ограничения в отношении уступки исключительного права на товарный знак. Так, согласно п. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках) уступка исключительного права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.

Регистрация договора уступки исключительного права на товарный знак 

Договор уступки исключительного права на товарный знак, а также изменения в него регистрируются в НЦИС в порядке, установленном законодательством. Указанный договор, а также изменения в него вступают в силу с даты их регистрации в НЦИС, если договором не предусмотрена более поздняя дата вступления их в силу. Несоблюдение требования о регистрации договора уступки влечет его недействительность (ст. 24 Закона о товарных знаках).

Порядок регистрации договоров в отношении охраняемых в Республике Беларусь объектов права промышленной собственности установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)» (далее — постановление о регистрации договоров).

В соответствии с постановлением о регистрации договоров для регистрации договора уступки исключительного права на товарный знак в НЦИС представляются следующие документы:

• заявление о регистрации договора;
• договор в трех экземплярах (два экземпляра — подлинники, один экземпляр — заверенная заявителем копия);
• доверенность (в случае ведения дел через представителя);
• свидетельство на товарный знак;
• документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в размере 10 базовых величин и дополнительно 5 базовых величин за каждое свыше одного свидетельство, если по договору передаются права по нескольким свидетельствам, в соответствии с подп. 8.3 п. 8 приложения 23 к НК.

При этом НЦИС при регистрации договора уступки исключительного права на товарный знак проверяет наличие необходимых для регистрации документов и их соответствие установленным требованиям, а также соответствие положений представленного на регистрацию договора законодательству о праве промышленной собственности в части, указанной в постановлении о регистрации договоров. Если поданные документы соответствуют требованиям законодательства, договор уступки исключительного права на товарный знак регистрируется и соответствующие изменения в отношении передаваемого товарного знака вносятся в Реестр.

Стоит отметить, что на практике встречается ситуация, когда вместо договора уступки заключается договор исключительной лицензии, когда право использовать товарный знак остается только за лицензиатом. Указанное видится противоречащим положениям Закона о хозобществах о том, что имущество, внесенное в качестве вклада в уставный фонд юридического лица, является имуществом такого юридического лица, то есть принадлежит ему на праве собственности.