Приобретение статуса товарного знака

Выбор процедуры

Цель выбора: обеспечить охрану товарного знака в стране места нахождения заявителя и за рубежом.

Выбор процедуры для охраны в стране заявителя доступен не всегда, поскольку классическому варианту охраны через обращение в местное ведомство регистрации товарных знаков можно предложить в качестве альтернативы региональную систему охраны товарного знака, которая работает не везде. Например, если в ЕС доступна единая регистрация европейского товарного знака, действием которой охватывается вся территория ЕС, то в ЕАЭС подобная процедура пока лишь продекларирована на бумаге, но не запущена на практике.

Таким образом, белорусскому заявителю на текущий момент времени доступна только подача национальной заявки в Национальный центр интеллектуальной собственности.

Формат зарубежной охраны гораздо разнообразнее, поскольку наряду с возможностью обращения в национальные ведомства или региональные структуры (при их наличии в соответствующей юрисдикции) возникает такая опция, как оформление международной регистрации товарного знака в рамках так называемой Мадридской системы охраны знаков. Мадридская система охватывает множество стран, включая Беларусь, и как минимум позволяет упростить обращение за предоставлением охраны посредством подачи для этих целей одной заявки, общей для всех интересующих заявителя стран или региональных структур. Необходимым условием использования Мадридской системы является наличие базовой заявки или регистрации у заявителя в стране по месту его нахождения или при определенных условиях по месту нахождения эффективного производства, если оно отличается от места нахождения.

Соответственно, при намерении использовать международную регистрацию для охраны товарного знака за рубежом белорусскому заявителю необходимо первоначально как минимум подать заявку на этот же товарный знак в Беларуси.

Выбор заявителя

Цель выбора: выбрать между несколькими составляющими бизнес организациями и (или) собственником, учредителем, участником.

Во многих случаях такой выбор находится полностью в поле усмотрения будущего владельца товарного знака. В то же время важно учитывать, что товарный знак нужно использовать. Неиспользование образует отсроченные риски потери товарного знака.

Справочно.
Во многих юрисдикциях, включая Беларусь, срок допустимого неиспользования товарного знака составляет 3 года. В Республике Беларусь он установлен ч. 3 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». 

Следовательно, товарный знак в идеале должен принадлежать именно тому лицу, которое будет его фактически использовать – самостоятельно или путем предоставления прав третьим лицам (франшиза или лицензия).

При этом если в определенных юрисдикциях, как в Беларуси, нет существенных ограничений по кругу лиц, на которые может быть оформлен товарный знак, то в определенных странах, например, не допускается владение товарным знаком физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.

К сведению.
Перед принятием решения о том, на какое лицо осуществлять регистрацию, рекомендуем проконсультироваться у специалистов по налогообложению. 

 Также, если в определенных юрисдикциях, как в Беларуси, истечение допустимого периода неиспользования товарного знака не влечет автоматического наступления негативных последствий (требуется обращение заинтересованного в прекращении правовой охраны товарного знака лица), то в определенных странах требуется регулярное совершение действий по подтверждению использования товарного знака.

Справочно.
Подробнее о рассмотрении судами споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в пп. 12-13 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2005 № 9.

Выбор товаров и услуг

Цель выбора: выбор перечня товаров и (или) услуг, для которых будет осуществлена регистрация.

Нарушения прав на товарный знак будут образовывать действия без согласия правообладателя в отношении указанных в регистрации товаров и услуг и тех товаров и услуг, которые будут признаны с ними однородными, то есть не обязательно буквально повторяют указанные в регистрации термины.

В связи с этим возникает необходимость оптимальным образом сформулировать указанную область действия исключительного права. Для этих целей все возможные товары и услуги сгруппированы, соответственно, в 34 класса товаров и 11 классов услуг (всего 45 классов) Международной классификации товаров и услуг.

Термины классификации (собственно названия товаров и услуг в той или иной степени их обобщения) признаются странами, подписавшими утвердившее ее соглашение. Классификация регулярно обновляется (изменяются формулировки товаров и услуг, их положение в классификации, вводятся новые термины и т.д.), поэтому принято применять актуальную на момент подачи заявки редакцию классификации.

Справочно.
Первоначальная редакция международной классификация утверждена Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (заключено в г. Ницце 15.06.1957).

При пользовании терминами официальной классификации можно избежать сложностей в прохождении экспертизы заявки в большинстве регистрирующих ведомств. Если отклоняться от утвержденных в классификации терминов (иногда это объективно необходимо для более точного описания товаров и услуг в соответствии со спецификой деятельности владельца товарного знака или для выполнения специфичных требований отдельных ведомств к классификации), то можно столкнуться с запросами регистрирующих ведомств на предмет правильности примененной классификации.

В качестве электронного помощника при классификации можно использовать Менеджер товаров и услуг, размещенный на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности по адресу: https://webaccess.wipo.int/mgs/

Он позволяет проверять формулировки перечня товаров и услуг заявки на предмет их соответствия официальной классификации, а также видеть, одобрены ли не упомянутые в официальной классификации термины определенными регистрирующими ведомствами.

Справочно.
База данных Мадридского «Менеджера товаров и услуг» включает в себя текущую редакцию Ниццкой классификации. Ниццкая классификация обновляется ежегодно Комитетом экспертов Ниццкого союза.
Видео «Менеджер товаров и услуг Мадридской системы»: https://www.wipo.int/madrid/en/video/mgs.html

Как правило, от числа классов (в некоторых странах – и от числа отдельных позиций товаров и услуг в заявляемом перечне) будут зависеть суммы уплачиваемых за рассмотрение заявки пошлин. Соответственно, классификация помимо области действия исключительного права влияет непосредственным образом на стоимость процедуры.

Упомянутые выше требования об использовании товарного знака также касаются и классификации. При чрезмерно широком перечне товаров и услуг, выходящем за область деятельности владельца товарного знака, в отношении неиспользуемых позиций возникают риски их исключения из регистрации, то есть возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в неиспользуемой части.

Предварительный поиск 

Цель предварительного информационного поиска: исключить или минимизировать такое основание отказа в регистрации товарного знака, как наличие тождественных или схожих до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, как уже зарегистрированных, так и находящихся на рассмотрении по поданным заявкам.

Техническая сторона поиска характеризуется теми возможностями, которые в определенной стране предоставлены пользователям для самостоятельных исследований, и теми возможностями, которые доступны только через обращение в регистрирующее ведомство.

В разрезе массива данных поиск (сообразно действующим в соответствующей стране системам регистрации товарных знаков) будет включать базы национальных, региональных и международных систем охраны. Полнота поиска характеризуется отражением в результатах поиска действующих регистраций, а также находящихся на рассмотрении заявок. Актуальность поиска характеризуется соответствием включенных в информационную систему данных по отношению к данным, которые будут учитываться экспертом соответствующего регистрирующего органа при вынесении решения по товарному знаку. Технические возможности поисковой системы характеризуются реализованными в ней решениями по автоматизации поиска среди обозначений по различным параметрам сходства.

На примере Беларуси полный и актуальный поиск на текущий момент времени доступен только путем обращения в регистрирующий орган (Национальный центр интеллектуальной собственности). В открытом же доступе автоматизированный поиск по различным параметрам сходства в отношении Беларуси доступен только по международным регистрациям (база данных размещена на сайте ВОИС), тогда как в белорусской базе товарных знаков отсутствует возможность автоматизированного поиска по находящимся на рассмотрении заявкам, сами опубликованные заявки включают только прошедшие предварительную экспертизу заявки, в ограниченном формате доступен лишь поиск по словесным элементам уже зарегистрированных обозначений, актуальность размещаемых в открытом доступе данных зависит от частоты обновления соответствующего раздела сайта регистрирующего органа и могут иметь место расхождения с данными, которыми на момент поиска по открытым источникам уже располагает регистрирующий орган.

Справочно: поиск доступен на сайте Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь и сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности по адресам:
http://search.ncip.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1https://www3.wipo.int/branddb/en/#

Исключение иных рисков при регистрации

При экспертизе регистрирующий орган проводит оценку приемлемости обозначения как такового (по абсолютным основаниям отказа в регистрации, например, не является ли обозначение описательным, не вводит ли в заблуждение потребителя, не противоречит ли морали и др.), а также проверяет, как указано выше, возможное наличие более ранних по приоритету прав на товарные знаки.

В то же время это не полный перечень оснований, по которым не допускается регистрация товарного знака. Не входящие в область проверки экспертами основания (например, конфликты с фирменными наименованиями, нарушение авторских прав и др.) входят в зону ответственности заявителя. 

От редакции
Практические советы, или Что стоит сделать суперюристу после прочтения статьи:
1. Провести обучение заинтересованных сотрудников организации нюансам охраны средств индивидуализации с целью своевременной регистрации.
2. Провести аудит всех используемых средств индивидуализации в организации.
3. Подготовить документы на регистрацию тех средств индивидуализации, которые можно и нужно защищать, и принять решение об отсутствии такой необходимости в отношении неактуальных.
4. Определить и закрепить в ЛПА перечень средств индивидуализации, подлежащих обязательной регистрации и (или) проверке на предмет необходимости регистрации.

Дополнительно по теме:
>>Журавлёва П. Различительная способность товарного знака // Юрист. — 2020. — № 9.
>>Рачковский В. Товарные знаки в деятельности импортера // Юрист. — 2015. — № 7.
>>Соколовская В. Алгоритм регистрации товарных знаков // Юрист. Промышленность. — 2020. — № 1.