Ситуация: В 2014 г. ИП Г. совместно с ИП П. заключили с научно-техническим производственным кооперативом «А» лицензионный договор о передаче секретов производства (ноу-хау) сроком на 5 лет. В 2018 г. путем заключения дополнительного соглашения к договору последний был продлен еще на 5 лет. В 2019 г. ИП Г. предъявил в суд иск о взыскании задолженности по выплате лицензионного вознаграждения.
На основании лицензионного договора ИП Г. и ИП П. предоставили НТПК «А» неисключительную лицензию на технологию производства изделий медицинского назначения «Н». Согласно условиям договора за использование ноу-хау НТПК «А» обязался ежемесячно уплачивать каждому лицензиару вознаграждение в размере 4 % от продажной цены продукции, произведенной по лицензии.
Далее между сторонами возник спор относительно законности заключенного договора, в результате чего ИП Г. обратился в суд с иском о взыскании с НТПК задолженности, которая образовалась по причине неуплаты лицензионного вознаграждения.
Справочно.
Лицо, обладающее секретом производства (ноу-хау), может передать все или часть составляющих его сведений другому лицу по договору (ст. 1012 ГК).
НТПК «А» предъявил встречный иск, где просил установить факт ничтожности допсоглашения, так как оно не подписано одним из лицензиаров — ИП П.
ИП Г. пояснил, что исковые требования основаны на расчете лицензионного вознаграждения, подлежащего уплате согласно условиям договора.
Встречный иск он не признал, ссылаясь на тот факт, что ИП П. не мог подписать допсоглашение со стороны лицензиара, поскольку подписал его со стороны лицензиата (НТПК «А») как его председатель, действующий на основании устава.
НТПК «А» утверждал, что договор и допсоглашение о продлении срока действия лицензионного договора не соответствуют требованиям ст. 1012 ГК в части субъектного состава, так как ИП Г. и ИП П. не являются лицами, обладающими секретом производства (ноу-хау).
На дату заключения договора указанный в нем объект (технология производства изделий медицинского назначения «Н») не являлся секретом производства (ноу-хау). В связи с отсутствием предмета договор можно считать незаключенным.
Дополнительное соглашение не подписано одним из его лицензиаров — ИП П.
Из договора следует, что секретом производства (ноу-хау) является технология производства «Н», содержащаяся в нормативно-технической документации для промышленного производства и оптовой реализации изделий медицинского назначения, переданной по акту приема-передачи. Согласно этому акту лицензиары передали лицензиату технические условия «Н», технологическую инструкцию и иные необходимые документы.
До заключения лицензионного договора в 2009 г. истец в соответствии с законодательством обращался в различные организации Минздрава с целью получения разрешения на введение в гражданский оборот изделий медицинского назначения «Н», предоставляя им необходимые документы и сведения о технологии производства «Н». Из объяснений юридически заинтересованных в исходе дела лиц и свидетелей суд установил, что меры, необходимые для обеспечения конфиденциальности указанных сведений, лицензиарами не принимались. По этой причине данные сведения стали общеизвестными, в связи с чем утратили коммерческую ценность.
В силу ст. 1010 ГК лицо, правомерно обладающее сведениями, составляющими секрет производства (ноу-хау), имеет право на защиту этих сведений от незаконного использования. Сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), охраняются в режиме коммерческой тайны в случае, если они соответствуют требованиям, определенным п. 2 ст. 140 ГК. Право на защиту таких сведений возникает независимо от выполнения в отношении этих сведений каких-либо формальностей (регистрации, получения свидетельства и т.п.).
В связи с тем, что ИП Г. и ИП П. на дату заключения договора не являлись лицами, обладающими нераскрытой информацией на технологию производства, составляющей секреты производства (ноу-хау), они не могли передать ответчику право на использование сведений, составляющих предмет договора и являющихся его существенным условием. Это означает, что договор является незаключенным, то есть не порождающим для сторон каких-либо правовых последствий.
Решением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь в удовлетворении иска ИП Г. к НТПК «А» о взыскании лицензионного вознаграждения, а также встречного иска НТПК «А» к ИП Г. об установлении факта ничтожности допсоглашения отказано.
В силу ст. 1010 ГК сведения, составляющие секрет производства (ноу-хау), охраняются в режиме коммерческой тайны в случае, если они соответствуют требованиям, определенным п. 2 ст. 140 ГК.
Справочно.
Режим коммерческой тайны считается установленным после определения состава сведений, подлежащих охране в режиме коммерческой тайны, и принятия лицом, правомерно обладающим такими сведениями, совокупности мер, необходимых для обеспечения их конфиденциальности (п. 2 ст. 140 ГК).
Примерный перечень мер, необходимых для обеспечения конфиденциальности сведений, предусмотрен в ст. 8 Закона Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне» (далее — Закон). Одной из таких мер является заключение договора с контрагентом, получившим доступ к коммерческой тайне.
Согласно ст. 14 Закона до заключения с контрагентом гражданско-правового договора независимо от его вида в целях обеспечения конфиденциальности сведений, составляющих коммерческую тайну и относящихся к предмету заключаемого договора, обязательства по обеспечению конфиденциальности этих сведений могут быть закреплены в самостоятельном соглашении о конфиденциальности.
Справочно.
Соглашение о конфиденциальности должно содержать (ч. 2 ст. 14 Закона):
— перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, или порядок их определения;
— пределы использования этих сведений;
— отметку о сроке, в течение которого контрагент должен обеспечивать конфиденциальность сведений, в том числе в случае расторжения договора или отказа от его исполнения.
Из приведенных правовых норм следует, что истец начиная с 2009 г. обязан был принять меры по обеспечению конфиденциальности сведений о технологии производства «Н», в том числе в отношениях с организациями Минздрава как контрагентами по договорам об оказании возмездных услуг. Правда, Закон был принят лишь в 2013 г. Однако ст. 140 ГК в 2009 г. действовала, поэтому истцу все же необходимо было предпринять какие-либо разумные меры по обеспечению конфиденциальности секретов производства «Н» и в тот период.
Суд пришел к обоснованному выводу с учетом тех позиций, которые занимали стороны в судебном процессе. Предлагаем к рассмотрению еще один довод в этом споре, который мог быть предметом оценки суда.
В соответствии со ст. 402 ГК договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
В рассматриваемом случае стороны договора согласовали его предмет — неисключительное право на использование технологии производства изделий медицинского назначения «Н». Из решения суда не следует, что секреты производства «Н» не являются ноу-хау. В ходе разбирательства суд пришел к выводу, что указанные секреты стали общеизвестными к моменту заключения договора. А это обстоятельство следует рассматривать как качественную (а не сущностную) характеристику предмета договора. Получается, что по договору был передан объект (лицензия на использование ноу-хау) ненадлежащего качества. По нашему мнению, в таких случаях нельзя говорить о том, что согласование предмета договора не нашло своего подтверждения, в связи с чем отсутствуют основания для признания такого договора незаключенным. Поэтому владельцам секретов производства (ноу-хау) важно как следует заботиться о сохранении своих секретов и как минимум заключать с контрагентами соглашения о конфиденциальности.
Рекомендация.
Предмет договора о передаче секрета производства (ноу-хау) должен быть комплексным, включающим две группы обязательств: связанных с передачей сведений, составляющих ноу-хау, и связанных с обеспечением конфиденциальности этих сведений.
Дополнительно по теме:
>>Фидек А., Дубешко В. Что нужно знать о налогах при передаче ноу-хау
