Основные вопросы статьи: какие договорные взаимоотношения можно выстроить импортеру с производителем, чтобы избежать последующих ограничений со стороны производителя и других импортеров, связанных с неправомерным использованием товарного знака производителя? может ли импортер избежать рисков параллельного импорта из государств — участников ТС и ЕЭС?
По формальным признакам все составляющие деятельности импортера требуют согласования с правообладателем товарного знака. Ведь не санкционированные правообладателем ввоз, предложение к продаже, продажа и хранение с этой целью обозначенного товарным знаком товара признаются нарушением его прав. Часть импортеров имеют статус официальных дилеров, некоторые получили от производителей статус эксклюзивных представителей, но многие работают без урегулирования отношений с правообладателем, в том числе параллельно с официальными дилерами. На практике импортеры, которые имеют на руках только договоры поставки, дистрибьюторские или иные договоры подобного характера, фактически являются нарушителями прав на товарные знаки. Рассмотрим, как выстроить работу с правообладателем белорусскому импортеру, чтобы избежать конфликта по поводу прав на товарные знаки.
Охрана товарного знака в Беларуси может быть получена путем прямого обращения в Национальный центр интеллектуальной собственности (далее — НЦИС) либо по процедуре международной регистрации знаков (по процедуре Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и Протокола к этому Соглашению от 27.06.1989).
Справочно.
Сведения о действующих товарных знаках содержатся как в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь, так и в международной базе товарных знаков, которую ведет Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Многие зарубежные субъекты на момент начала сотрудничества с белорусскими импортерами еще не имеют регистрации товарного знака. В такой ситуации импортер наряду с самим производителем, чья продукция им поставляется, становится уязвим перед недобросовестными конкурентами и несет иные риски, связанные с отсутствием зарегистрированных прав.
Некоторые импортеры, пытаясь себя обезопасить, принимают решение регистрировать товарные знаки производителя на свое имя. Однако в последующем такие действия могут быть оспорены как самим производителем, так и иными импортерами его продукции как образующие состав недобросовестной конкуренции: они способны привести к ограничению конкуренции и деятельности реального производителя на рынке Беларуси. Действия по регистрации прав на товарный знак на себя импортеру следует совершать с согласия производителя (односторонним заявлением производителя либо соглашением производителя и импортера при возложении каких-либо встречных обязательств на импортера) с указанием товарного знака и перечня товаров и услуг.
В то же время полагаем целесообразным оформлять регистрацию товарных знаков непосредственно на производителя. В таком случае права на товарные знаки будут менее уязвимы. Ведь даже действуя изначально в согласии с производителем, импортер, зарегистрировавший товарный знак на свое имя, не использует товарный знак на товарах (не производит товар, не маркирует его товарным знаком и т.д.). Это, в свою очередь, может впоследствии вызывать сложности при доказывании факта использования товарного знака, если против его владельца-импортера будет тем же производителем либо третьими лицами (другими импортерами) заявлен иск о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака. Кроме того, это позволит данным лицам в конфликтных ситуациях ссылаться в спорах о недобросовестной конкуренции в антимонопольных органах или суде на злоупотребление импортером правами на товарный знак, введение потребителей в заблуждение относительно производителя товара. Соответственно, в долгосрочной перспективе позиции производителя, как владельца товарного знака, более надежны и предпочтительны.
К сведению.
От описанной ситуации следует отличать размещение белорусским владельцем товарного знака заказов на производство своей продукции на производственных мощностях третьих лиц. Такая схема выстраивания отношений достаточно распространена и не образует конфликта с интересами фактического производителя товара. Его функция в производственном процессе сугубо техническая — исполнение заказов владельца товарного знака под его требования, под его условия, под маркировкой заказчика, а в классической интерпретации толлинга (и это важно) — из предоставленного заказчиком сырья. Отношения по давальческой схеме должны в таком случае четко прослеживаться в документах. Если этого не происходит и участие заказчика в давальческой схеме отношений не позволяет отнести отношения к толлингу, то правообладателю целесообразно урегулировать отношения с производителем, на мощностях которого организовано изготовление продукции правообладателя, на основе лицензирования товарного знака (по лицензионному договору или системе договора франчайзинга).
Если импортер уже подал заявку или получил регистрацию товарного знака на свое имя, то во избежание конфликта с производителем и третьими лицами целесообразно передать права на заявку либо уступить товарный знак производителю, а с производителем впоследствии заключить лицензионный договор.
По общему правилу факт реализации товара правообладателем или с его согласия исчерпывает исключительное право на товарный знак в отношении реализованного товара только на территории страны, в которой такая продажа была осуществлена. Соответственно, просто факт приобретения продукции у зарубежного правообладателя при прочих равных условиях не означает его автоматическое согласие на импорт товара в Беларусь. Напротив, зарубежный правообладатель будет иметь возможность блокировать любые не согласованные им поставки в третьи страны, в которых действует охрана принадлежащего ему товарного знака. При намерении поставить продукцию правообладателя по договору поставки в Беларусь стоит четко оговорить с правообладателем такие цели приобретения его товара, как ввоз и реализация на территории Беларуси. При наличии данного указания в договоре поставки покупатель сможет сослаться на то, что товар ввезен в страну и продается с ведома и согласия правообладателя.
Заключение дистрибьюторских договоров направлено зачастую лишь на некоторую формализацию сотрудничества правообладателя и импортера его продукции на рынке Беларуси, придание таким отношениям признаваемых обеими сторонами рамок. Это создает у импортера ощущение преимущественного положения среди других поставщиков. В числе прочего правообладатель может определять в дистрибьюторском договоре статус контрагента как эксклюзивного импортера. В действительности такой статус означает лишь повышенные обязательства непосредственно правообладателя по отношению к данному конкретному импортеру, но не предоставляет ему юридических преимуществ перед импортерами-конкурентами по использованию товарного знака. У такого эксклюзивного импортера не будет никаких юридических оснований блокировать поставки продукции правообладателя иными лицами. Нередко в дистрибьюторских договорах правообладатель прямо ограничивает правомочия импортера на самостоятельное использование товарного знака.
Полноценным правовым инструментом урегулирования отношений сторон по поводу использования товарного знака белорусское право признает лицензионный договор. Объем передаваемых по такому договору правомочий от правообладателя лицензиату потенциально не ограничен. Это может быть и формат исключительной лицензии, когда лицензиат на определенный период фактически замещает собой правообладателя и вправе ограничивать в статусе исключительного пользователя действия третьих лиц, а равно и самого правообладателя по поставке продукции, маркированной соответствующим товарным знаком, в Беларусь. Лицензиат в объеме предоставленных ему по лицензионному договору прав может осуществлять защиту товарного знака. При комбинировании различных форм лицензии, включая исключительные, неисключительные лицензии, сублицензии, правообладатель может выстраивать сложную систему дистрибуции, которая будет увязана с правами на товарный знак.
Справочно.
При оформлении лицензионного договора на товарный знак с распространением действия на Беларусь следует учитывать, что он подлежит обязательной регистрации в Международном бюро ВОИС или в НЦИС соответственно при международной регистрации либо регистрации товарного знака по национальной процедуре.
Предоставление лицензионного договора в Международное бюро ВОИС не требуется (заполняется особая форма с данными об условиях лицензии), а с недавнего времени необязательно его предоставление и в НЦИС.
Более специфичной формой лицензии является договор франчайзинга — его предметом является предоставление лицензионного комплекса, в состав которого обязательно должны входить права на использование фирменного наименования, секретов производства, а также могут входить иные объекты, включая товарные знаки.
Договоры франчайзинга также подлежат регистрации в НЦИС.
Специфика таможенных мер защиты товарных знаков состоит в том, что они применяются таможенными органами не ex-officio, а только по обращению правообладателя. Соответственно, не все охраняемые в Республике Беларусь товарные знаки занесены в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.
Вышеуказанные меры действенны в отношении продукции, которая проходит таможенное оформление в Беларуси при ее ввозе в Беларусь из стран, не являющихся участницами Таможенного союза (далее — ТС).
К сведению.
По состоянию на 15 июня 2015 г. в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Республики Беларусь был включен 271 объект интеллектуальной собственности (см.: http://bit.ly/1dA4uYC (короткая ссылка)).
Аналогичные национальные реестры ведутся в других странах — участницах ТС. В перспективе для этих стран начнет действовать единый реестр, в который будут включаться объекты интеллектуальной собственности, подлежащие правовой охране в каждом из государств — членов ТС. В настоящее время ведутся переговоры по созданию такого реестра в рамках Евразийского экономического союза. В связи с этим рекомендуем заинтересованным лицам уже сейчас позаботиться о правовой охране товарных знаков в странах вышеупомянутых интеграционных образований.
Порядок применения этих мер предполагает возможность наложения правообладателем запрета на ввоз продукции любыми лицами, конкретными лицами или всеми, за исключением тех, кто доведен до сведения таможенных органов правообладателем как уполномоченные поставщики. В тех случаях, когда правообладатель внес свой знак в указанный реестр, импортеру необходимо убедиться, что он входит в перечень управомоченных на ввоз субъектов, и, если это не так, попросить правообладателя включить его в данный перечень. В противном случае при поставке продукции в Беларусь ее таможенное оформление будет приостановлено.
В отношении исключительных правомочий правообладателя или лицензиата, если они предоставлены ему правообладателем, будут действовать фактические ограничения, обусловленные применением Беларусью регионального принципа исчерпания прав в формате ТС, а в перспективе и в формате Евразийского экономического союза (далее — ЕЭС). В рамках регионального принципа исчерпания прав в свободное распространение поступает любая продукция, реализованная с разрешения правообладателя или самим правообладателем на территории соответствующего интеграционного образования. Так, не будет считаться нарушением прав исключительного лицензиата в Беларуси поставка в республику любым третьим лицом продукции правообладателя, которая была легально реализована в Российской Федерации или Казахстане.
В настоящий момент странами — участницами ЕЭС изучается возможность введения для отдельных групп товаров международного исчерпания прав, что еще в большей степени легализует параллельный импорт. Принцип регионального исчерпания прав на товарный знак существенно сужает возможности для правообладателя и уполномоченных импортеров по блокированию поставок продукции третьими лицами внутри ТС и ЕЭС. Такие возможности теперь касаются в полном объеме лишь товаров, поставляемых из третьих стран, не входящих в данные интеграционные образования, либо поддельной продукции.
Использование товарного знака в рекламе и в сети Интернет признается в законодательстве использованием товарного знака, а соответственно, охватывается действием исключительного права владельца товарного знака.
Это следует учитывать прежде всего параллельным импортерам.
Правообладатель и исключительные лицензиаты вправе ограничивать действия параллельных импортеров по использованию товарных знаков в рекламе или сети Интернет. Как следствие, параллельные импортеры не могут, например, использовать для продвижения своей деятельности наружную рекламу с использованием соответствующего товарного знака или включать его в доменное имя (регистрировать сходные до степени смешения с товарным знаком домены на себя), поскольку такие действия могут быть оспорены правообладателем.
Для импортеров, заключивших лицензионные договоры с производителем на использование товарного знака или более сложные формы лицензии — договоры франчайзинга, предусматривающие лицензирование комплекса прав (фирменное наименование, секреты производства и др.), доступны преференции, которые установлены действующим законодательством для субъектов фирменной торговой сети.
Так, на фирменные магазины не распространяются требования о разработке ассортиментного перечня товаров, установленные Положением о порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров, ассортиментного перечня продукции общественного питания, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703, и вытекающие из этого требования об обязательном наличии в реализации продукции отечественного производства.
К сведению.
У субъектов фирменной торговли, имеющих надлежащее согласие зарубежного правообладателя на использование товарного знака, отсутствуют ограничения по использованию обозначений в латинице, предусмотренные законодательством о рекламе.
Под данное исключение подпадают фирменные магазины, в которых осуществляется продажа не менее 80 % товаров производителя, создавшего такой магазин, либо созданных субъектом торговли, получившим право продажи товаров исключительно определенного производителя с использованием товарного знака либо фирменного наименования этого производителя, в том числе на условиях договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).
Соответственно, одним из ключевых критериев отнесения магазина к фирменной торговой сети является наличие у импортера права на использование товарного знака или лицензионного комплекса по договору франчайзинга.
При выстраивании долгосрочного сотрудничества с зарубежным производителем импортеру целесообразно удостовериться в охране товарных знаков такого производителя на территории Беларуси и заключить с ним лицензионный договор. При работе с разовыми поставками или по краткосрочным проектам необходимо по меньшей мере получать письменное согласие правообладателя на такие поставки в Беларусь (отдельно или путем включения соответствующих положений в договор поставки). Импортеру при работе с товарами, которые широко представлены на территории ТС и ЕЭС, следует учитывать существенные риски параллельного импорта из государств — участников данных интеграционных образований. Возможности правообладателя по ограничению параллельного импорта в таком случае существенно сужены.
