Защитить нельзя избежать, или Защита товарных знаков от недобросовестного использования в ЕАЭС и ЕС (внесудебные и судебные способы защиты прав)

Чем грозит недобросовестная регистрация товарного знака производителю?

Недобросовестная регистрация — это действия лица, направленные на приобретение исключительных прав на товарный знак, разработанный иным лицом (производителем продукции) и используемый им в гражданском обороте.

Каковы последствия такой недобросовестной регистрации для производителя? Есть несколько вариантов:

1. Партнер или конкурент, зарегистрировавший на себя товарный знак, добровольно уступит его (в практике компании не встречались такие случаи).

2. Партнер будет требовать эксклюзива на определенных рынках, что затруднит работу с иными покупателями.

3. Партнер или конкурент не будет ничего требовать от производителя, но будет предлагать иным поставщикам заключить лицензионный договор, согласно которому необходимо уплачивать роялти, сумма которого исчисляется исходя из объемов поставки.

4. И последний, самый неприятный вариант: партнер начнет заказывать продукцию, маркированную данным товарным знаком, на другом заводе, скорее всего, даже в другой стране, что приведет к ухудшению репутации бренда.

Как избежать недобросовестной регистрации товарного знака на зарубежном рынке?

Чтобы избежать вышеуказанных ситуаций, необходимо, безусловно, заранее озаботиться регистрацией товарных знаков на рынках, на которые планируется вывод продукта. Причем к регистрации нужно подойти крайне внимательно, указывая именно товары, которые производятся под данным товарным знаком. Это позволит не только избежать долгих судебных разбирательств в будущем, но и воспользоваться механизмом таможенной защиты прав, предусмотренной законодательством.

Евразийский экономический союз создал возможность свободного оборота товаров, работ и услуг для всех участников. Несмотря на то, что разработка единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности ведется с 2010 г., на сегодня он все еще не функционирует, в связи с чем существует необходимость вносить знаки в национальные таможенные реестры.

Необходимость таможенной защиты, принципы исчерпания прав и параллельный импорт 

Давайте сразу разберем ситуацию, когда необходимо прибегнуть к таможенной защите прав.

Если вы поставляете продукцию на иностранный рынок и хотите минимизировать возможность попадания на него контрафакта (или ввоза товаров неуполномоченными импортерами), то вам однозначно необходимо подать заявление и внести свои товарные знаки в таможенный реестр.

При этом крайне важно понимать, что в различных юрисдикциях существуют свои подходы к вопросам законности параллельного импорта, что сказывается на объеме прав владельцев товарных знаков.

Как понять, является ли параллельный импорт нарушением прав? В первую очередь, необходимо обратить внимание на принцип исчерпания прав, установленный законодательством.

Всего существует три принципа исчерпания прав — национальный, региональный, международный. Во всех трех случаях права считаются исчерпанными правообладателем в момент законного введения товара, маркированного товарным знаком, в гражданский оборот на определенной территории (при национальном принципе – на территории конкретного государства, например РФ, при региональном — региона (ЕАЭС и ЕС), при международном — соответственно, в любой стране мира).

Простым языком – если правообладатель поставил товар в Польшу, а потом кто-то купил у этого поставщика товар и везет его дальше в Германию, нарушение прав отсутствует, так как в ЕС действует региональный принцип исчерпания прав. При этом параллельный импорт будет считаться нарушением только в случаях, когда права не были исчерпаны или когда, например, нарушитель не может подтвердить происхождение товара.

В Европейском союзе вопрос с параллельным импортом решен однозначно, поскольку применяется региональный принцип исчерпания прав. Это значит, что если в ЕС товар введен в гражданский оборот надлежащим образом правообладателем (или иным уполномоченным лицом, например, по лицензионному договору), то параллельный импорт не является нарушением прав.

Вместе с тем всегда необходимо учитывать ряд важных факторов:

1. Только правообладатель решает, с каких заводов может поставляться продукция на рынок. Например, большую огласку в ЕС получило дело Levi Strauss & Co. против Tesco Stores Ltd.

Компания Tesco начала закупать продукцию на заводах Levi Strauss за пределами ЕС, что позволило им продавать ее по ценам ниже, чем те, которые Levi Strauss устанавливал для продукции, производимой в Европе.

В итоге Европейский суд вынес решение в пользу правообладателя, признав за ним право устанавливать логистические цепочки и определять, с каких заводов может осуществляться сбыт товара на территорию ЕС.

Данное дело вызвало большой резонанс в обществе, в частности, возникло много вопросов в отношении того, что это решение ограничивает права потребителей, заставляя их покупать товар по более высоким ценам.

2. Несмотря на законное введение товара в гражданский оборот, если он перемаркирован без согласия правообладателя, этот факт также расценивается как нарушение прав правообладателя.

Европейский суд, рассматривая дело Mitsubishi против Duma, установил, что однозначным нарушением прав на товарный знак производителя является удаление маркировки производителя и проставление новой маркировки без его согласия.

В Евразийском таможенном союзе ситуация не является такой однозначной. Несмотря на то, что Соглашением установлен региональный принцип исчерпания прав, в каждом государстве действует национальное законодательство, устанавливающее свои положения. Например, в РФ до сих пор применяют национальный принцип.

Таким образом, выбирая стратегию защиты, необходимо принимать во внимание описанные выше вопросы по исчерпанию прав, так как часто основной задачей правообладателя является исключительно контроль сети поставок.

Если все же вы считаете, что возможны случаи ввоза контрафакта на интересующую территорию, то внесение товарного знака в таможенный реестр является достаточно эффективным инструментом для борьбы.

Сервис в помощь: оценка степени нарушения прав производителя

Если вы не понимаете возможный объем нарушения прав, то для его оценки можно воспользоваться сервисами, которые помогают выявлять случаи использования товарных знаков, осуществляя проверку всех доступных интернет-ресурсов. Например, очень удобным и демократичным сервисом является https://corsearch.com/our-products/online-brand-protection/.

Данный сервис предоставляет клиентам полный отчет по регионам, проверяя все интернет-сайты, а также социальные сети. Кроме того, такие сервисы оказывают правовую поддержку при борьбе с контрафактом в Интернете.

Стратегия таможенной защиты прав производителя 

Правообладателю внесение товарного знака в таможенный реестр обойдется примерно в 1500-2000 USD в зависимости от страны (данная сумма уже включает все необходимые расходы и гонорары национальных юристов). Основное, что необходимо учитывать при подаче заявления, – почти во всех странах придется доказывать, что были выявлены факты нарушения прав, предшествующие дате подаче заявления в таможенные органы.

Причем, например, в Казахстане необходимо прикладывать копии судебных решений, а в РФ достаточно просто указать на возможные факты незаконного ввоза товара (в свободной форме).

Внесение знака в реестр занимает 1,5-2 месяца. После включения товарного знака в таможенный реестр правообладателю доступны все механизмы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности, а также появляется возможность уничтожения контрафактных товаров и взыскания убытков.

Борьба с контрафактом онлайн

Что касается сервисов, оказывающих услуги по борьбе с контрафактом онлайн, то стоимость зависит от ряда факторов. В среднем такие услуги могут обойтись от 200 до 1000 USD ежемесячно (в нашей практике для крупных брендов, покрывающих несколько регионов, сумма составляет около 2500 USD).

Недобросовестная регистрация товарного знака: вырабатываем стратегию защиты

Теперь давайте рассмотрим, что же делать, если товарный знак был зарегистрирован контрагентом в отсутствие согласия правообладателя.

Сразу необходимо обратить внимание на то, что борьба с таким недобросовестным партнером займет много времени (в среднем процессы занимают год), а также потребует значительных финансовых вложений (из нашей практики средний счет за суд составляет 8000-10000 USD).

Самое главное в данном деле — не предпринимать никаких действий самостоятельно и проконсультироваться с юристом, чтобы не испортить правовую позицию. Например, в Германии, если не направить претензионное письмо с предложением урегулировать спор мирно, то судебные расходы на пошлины и юристов с проигравшей стороны взыскать нельзя.

Необходимо оценить имеющиеся у компании права на товарные знаки в любых странах (приоритетнее, конечно, регистрации в странах, в которых находится производство), понять, есть ли возможность доказать партнерские нарушения с недобросовестным контрагентом, и определиться со стратегией.

Защита прав через патентное ведомство и суд

Чаще всего до похода в суд вам придется побороться за регистрацию в патентном ведомстве. Так, например, в Казахстане, если прийти в суд по основаниям недобросовестной конкуренции, то они обязательно обратят внимание на то, что дело Апелляционным советом не рассматривалось и что необходимо в первую очередь обратиться туда за аннулированием регистрации товарного знака. И это очень важный нюанс, про который часто забывают, – если есть какой-то объект интеллектуальной собственности, то его вначале нужно аннулировать, а потом уже дальше продвигаться в защите своих прав.

В соответствии с законодательством ЕС товарный знак не может быть зарегистрирован на имя агента или представителя правообладателя товарного знака без согласия последнего, если агент или представитель не может предоставить обоснования своим действиям. На основании данного положения можно аннулировать регистрацию, обратившись с иском в Ведомство по интеллектуальной собственности ЕС. Решения данного Ведомства могут быть обжалованы в Апелляционную палату Европейского ведомства, а впоследствии – в суд. При этом если речь идет о национальных регистрациях, то судиться за них придется в конкретных странах. В Евразийском таможенном союзе однозначно судиться придется в каждой стране, причем основания будут сильно отличаться, поскольку законодательство имеет сильные различия, как и правоприменительная практика.

Независимо от страны, в которой будет идти процесс, правообладателю необходимо обратить пристальное внимание на следующие доказательства:

— документы на разработку товарного знака;

— имеющиеся регистрации товарного знака во всем мире;

— рекламная продукция;

— присутствие товаров компании на рынке (в частности, на территории, на которой инициируется процесс);

— наличие партнерских отношений с недобросовестным контрагентом (даже через аффилированные цепочки).

Чем тщательнее подобраны доказательства, тем выше вероятность выиграть дело в суде.

***

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели лишь малую часть возможных вариантов защиты своих прав.

От редакции.
Практические советы, или Что стоит сделать суперюристу после прочтения статьи:
1. Довести до заинтересованных подразделений потенциально возможные проблемы с защитой интеллектуальной собственности при выходе продукции на зарубежный рынок.
2. Совместно с заинтересованными подразделениями разработать бизнес-процесс по защите интеллектуальной собственности, определить перечень товарных знаков и территорий для защиты.
3. Наладить систему мониторинга возможных недружественных действий партнеров и конкурентов.

Дополнительно по теме:
>>Южаков В., Волгин О., Иванов А. Защита исключительных прав на товарные знаки: опыт одной российской компании
>>Рачковский В. Видеолекция по теме «Практика споров по товарным знакам: текущее состояние и прогнозы»
>>Горячко М., Рачковский В., Беляев С., Федорук Е., Лушина Н., Емельянова В. Дискуссионно-практический круглый стол по теме «Охрана товарных знаков в ЕАЭС: алгоритмы действий»