5 вопросов о товарных знаках

Содержание: 

• Размер платежа за использование товарного знака
• Последствия исполнения дополнительного соглашения без его регистрации
• Переход исключительного права на товарный знак
• Регистрация схожего товарного знака для другой категории товаров
• Регистрация товарного знака в Российской Федерации

Размер платежа за использование товарного знака

Вопрос: Как рассчитать размер платежа за использование товарного знака по лицензионному договору? Есть ли какие-то нормативные документы, регулирующие данный вопрос?

Ответ: В случае с платежами за использование товарного знака чаще всего применяются фиксированные (паушальные) платежи, или платежи, привязанные к изменяющейся базе расчета (роялти), или их сочетание.

Что касается определения размера оплаты за использование товарного знака, то это вопрос договоренности сторон. Никаких специальных требований в законодательстве о лицензионных договорах в этой части не содержится. Конечно, не следует злоупотреблять свободой договора, поскольку все нормы законодательства, в том числе налогового, применимы для данного вида сделок.

Как правило, нет достоверной официальной статистики по видам объектов интеллектуальной собственности, позволяющей сопоставить свои оценки с практикой, но есть рекомендованные ставки роялти для различных областей хозяйственной деятельности, публикации оценщиков, аналитика рынка. При сомнении в обоснованности цены лицензии или желании делегировать этот вопрос специалисту можно привлечь независимого оценщика, который рассчитает рекомендуемые параметры.

Последствия исполнения дополнительного соглашения без его регистрации

Вопрос: Стороны подписали дополнительное соглашение об уменьшении лицензионного платежа, которое не зарегистрировали, но исполняли. Какие правовые последствия для сторон могут наступить?

Ответ: В данном случае важное значение имеет то, о каком объекте (товарный знак или иной) идет речь. Если говорить о лицензионном договоре на право использования товарного знака, то и сам договор, и дополнительные соглашения к нему вступают в силу с момента регистрации. Правовые последствия исполнения незарегистрированного дополнительного соглашения те же, что и последствия исполнения недействительного договора.

Здесь можно рекомендовать урегулировать отношения сторон применительно к конкретному факту. Это можно сделать, например, заключив новое дополнительное соглашение, в котором урегулировать фактическую ситуацию и период, на который распространяется данное соглашение, а также момент его вступления в силу. Можно также зарегистрировать существующее дополнительное соглашение, если формулировки периода, на который оно распространяет свое действие, это позволяют и нет иных проблем в соглашении.

Переход исключительного права на товарный знак

Вопрос: Может ли быть осуществлен переход исключительного права на товарный знак без заключения договора?

Ответ: Переход исключительного права на товарный знак может происходить не обязательно по договору. Например, вполне обычной ситуацией является изменение владельца товарного знака в результате реорганизации организации-владельца. Так происходит переход права на товарный знак в результате правопреемства.

Если же говорить именно про уступку товарного знака, то это сделка, которая оформляется договором. При этом нужно различать уступку и ее регистрацию. В различных юрисдикциях или процедурах могут быть разные требования к регистрации перехода прав, не всегда предоставляется сам договор уступки. Например, при передаче прав на международную регистрацию товарного знака договор не предоставляется, а заполняется соответствующая форма заявления. Соответственно, для регистрации уступки договор не всегда является обязательным.

Регистрация схожего товарного знака для другой категории товаров

Вопрос: Можно ли зарегистрировать товарный знак, похожий на товарный знак другой компании, если товары компаний значительно отличаются друг от друга?

Ответ: Формально ‒ да. Законодательство запрещает предоставление правовой охраны в качестве товарного знака для обозначений, которые тождественны или сходны до степени смешения с более ранними регистрациями или заявками иных лиц в отношении однородных товаров. Соответственно, если товары не однородны, то схожие товарные знаки могут сосуществовать.

Однако следует учитывать, что однородность товаров не является точной категорией и в различных спорных ситуациях границы однородности товаров могут сдвигаться. При этом чем больше сходство обозначений, тем, как правило, шире границы однородности, которые принимает во внимание эксперт или инстанция по разрешению споров.

Не следует также забывать об общеизвестных товарных знаках, их охрана осуществляется без ограничения по товарам и услугам. Также есть другие основания отказа в регистрации, которые нужно принимать во внимание, сходство не единственный критерий оценки.

Регистрация товарного знака в Российской Федерации

Вопрос: Каким образом можно зарегистрировать товарный знак в Российской Федерации при поставке товаров в эту страну? И есть ли такая необходимость или достаточно оформить регистрацию только в Республике Беларусь?

Ответ: Беларусь – отдельная юрисдикция в плане охраны товарных знаков, в том числе имеет свое национальное ведомство по их регистрации (Национальный центр интеллектуальной собственности). Соответственно, регистрации товарного знака в Беларуси недостаточно для охраны товарного знака за рубежом.

Есть несколько доступных способов по оформлению регистрации товарного знака в иностранных государствах. Первый способ – это национальная процедура, когда заявка подается напрямую в уполномоченное ведомство соответствующего государства, где необходима охрана (в Российской Федерации это Федеральная служба по интеллектуальной собственности, или Роспатент). Стоит отметить, что белорусские патентные поверенные вправе напрямую вести дела белорусских заявителей в Роспатенте. Вторым способом является оформление международной регистрации товарного знака и включение в нее интересующих стран. Следует иметь в виду, что если требуется регистрация товарного знака в нескольких странах, то такая процедура будет экономичнее прямого обращения в национальные ведомства. В-третьих, в мире существует несколько региональных процедур, в которых можно оформить единую регистрацию на соответствующий союз (объединение) стран. Например, можно оформить товарный знак Европейского союза. Аналогичная процедура создана в Евразийском экономическом союзе, однако она пока не начала функционировать.