Безвозмездная уступка исключительного права: расставляем точки над «i»

Современные отношения коммерческих организаций заставляют нас все чаще обращать внимание на правовые институты, регулирующие отношения в сфере создания и использования объектов интеллектуальной собственности.

Одним из таких примеров является уступка исключительного права на созданные в результате оказания услуг (выполнения работ) объекты интеллектуальной собственности. Особую актуальность это имеет для белорусских ИТ-компаний в силу их общей аутсорсинговой направленности, по умолчанию предполагающей уступкузаказчику исключительного права на разработаннуюкомпьютерную программу и аудиовизуальные произведения, сопровождающиеее.

Также это не менее важно и для иных сфер деятельности, где в процессе оказания услуг (выполнения работ) создаются объекты интеллектуальной собственности, в получении прав на которые заинтересован заказчик. Например, в ситуации, когда подрядчик (исполнитель) по заданию заказчика создает архитектурное решение для будущего объекта строительства. В подобных отношениях стороны зачастую забывают о том, что для перехода исключительного права недостаточно оговорить лишь стоимость услуг (работ), дополнительно необходимо определить стоимость перехода (уступки) прав на созданные объекты интеллектуальной собственности.

Для надлежащего перехода исключительного права в договоре необходимо определить стоимость перехода (уступки) прав на созданные объекты интеллектуальной собственности.

В случае оказания услуг (выполнения работ), результатом которых, в числе прочего является объект интеллектуальной собственности, стороны для соблюдения требований об уступке (требования об определении стоимости уступки) довольно часто указывают на безвозмездность такой уступки, то есть права на объект интеллектуальной собственности передаются без встречного вознаграждения.Тем более что законодательство предусматривает такую возможность. А именно, в соответствии с п. 2 ст. 984-1 ГК договор уступки исключительного права должен содержать условие о размере вознаграждения или порядке его определения либо прямое указание на безвозмездность этого договора. Пункт 2 ст. 43 Закона Республики Беларусь от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском праве) дублирует данные положения.

Белорусское законодательство напрямую в ГК и Законе об авторском праве предусматривает возможность указания на безвозмездность договора уступки исключительного права.

Казалось бы, в чем же здесь может быть вопрос? Нормы законодательства прямо позволяют установить безвозмездность уступки при условии, что об этом будет указано в договоре.

Тем не менее споры о возможности безвозмездной уступки исключительного права возникают довольно часто. В настоящей статье мы попытаемся разобраться, имеют ли такие споры под собой правовую основу, а также сделать выводы и дать рекомендации касательно безвозмездности уступки исключительного права.

Безвозмездная уступка исключительного права и договор дарения

Первым спорным моментом относительно возможности осуществления безвозмездной уступки исключительного права является схожесть такой сделки с договором дарения.

В соответствии с п. 1ст. 543 ГК по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Как видно из данного пункта, нормы о договоре дарения в том числе регулируют правоотношения, возникающие при безвозмездной «передаче» другой стороне имущественных прав (исключительное право по своей правовой природе является имущественным). Исходя из п. 1 ст. 984-1 ГК при уступке мы «передаем» принадлежащее нам исключительное право. В п. 1 ст. 44 Закона об авторском праве дается в целом аналогичное по смысловой нагрузке понятие «отчуждения» исключительного права.

Нормы о договоре дарения в том числе регулируют правоотношения, возникающие при безвозмездной «передаче» другой стороне имущественных прав.

Таким образом, возникающие при дарении правоотношения схожи с теми, которые складываются при уступке исключительного права.Согласно части первой ст. 546 ГК дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, то есть запрещено и несет риск наступления негативных последствий, предусмотренных ст. 170 ГК.

В связи с этим возникает резонный вопрос, какими нормами в данном случае должна руководствоваться коммерческая организация - нормами о запрете дарения или нормами, позволяющими совершить безвозмездную уступку исключительного права, а также не исключают ли нормы о запрете дарения имущественных прав возможность безвозмездной уступки исключительного права (имущественных прав).

Противники возможности осуществления безвозмездной уступки исключительного права зачастую указывают на то, что нормы о запрете дарения в отношениях между коммерческими организациями превалируют над нормами, регулирующими уступку. Тем самым они, по сути, подразумевают, что прямо предоставленная законодателем возможность безвозмездности уступки исключительного права не может быть реализована в отношениях между коммерческими организациями.

Включенная в ГК концепция договора уступки является самостоятельным договорным типом, в отношении которого не должны применяться положения о договоре дарения.

Полагаем, что такая позиция является некорректной. Включенная в ГК концепция договора уступки является самостоятельным договорным типом, в отношении которого не должны применяться положения о договоре дарения. Если рассуждать иначе, то получится, что мы к отношениям уступки исключительного права, урегулированным специальными положениями ГК, начинаем по аналогии применять положения о дарении. Вместе с тем п. 3 ст. 5 ГК указывает на то, что не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность.

Применение норм договора дарения к отношениям безвозмездной уступки прямо ограничивает участников гражданского оборота в их праве заключить безвозмездный договор уступки исключительного права.

Применяя нормы договора дарения к отношениям безвозмездной уступки, мы прямо ограничиваем участников гражданского оборота в их праве заключить безвозмездный договор уступки исключительного права, а также в какой-то мере косвенно способствуем установлению для них ответственности в виде негативных последствий заключения сделки, запрещенной законодательством, одним из которых может быть обращение в доход государства всего полученного по сделке (ст. 170 ГК).

Кроме этого, в частях первой и второй ст. 5 ГК прямо указывается на те исключительные случаи, когда может быть применена аналогия. В частности, аналогия закона может применяться к отношениям, прямо не урегулированным актами законодательства или соглашением сторон. В рассматриваемой же ситуации имеются прямые нормы, регулирующие отношения уступки исключительного права, в которых указано на возможность сторон осуществить их безвозмездную уступку, предусмотрев это соглашением сторон.

Безвозмездная уступка исключительного права и спонсорская помощь

Вторым риском, который зачастую рассматривается при безвозмездной уступке исключительного права, является риск отнесения безвозмездной уступки к спонсорской помощи, отношения по предоставлению которой урегулированы Указом Президента Республики Беларусь от 01.07.2005 № 300 «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее – Указ о спонсорской помощи).

В соответствии с п.1 Указа о спонсорской помощи юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь вправе оказывать организациям, индивидуальным предпринимателям, иным физическим лицам республики безвозмездную (спонсорскую) помощь в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте, товаров (имущества), работ, услуг, имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, на условиях, определяемых данным Указом.

Как видим, в контексте безвозмездной (спонсорской) помощи законодатель регулирует, во-первых, отношения между коммерческими организациями и, во-вторых, отношения по передаче имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

Указом о спонсорской помощи регулируются отношения по передаче имущественных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуальной собственности.

В данной ситуации законодатель установил, что безвозмездная передача исключительного права будет по своей сути являться безвозмездной (спонсорской) помощью, и предусмотрел дополнительные требования к таким отношениям. Соответственно, в целом осуществимая безвозмездная уступка исключительного права может осуществляться лишь в целях, определенных п. 2 Указа о спонсорской помощи.

Безвозмездная уступка исключительного права может осуществляться исключительно в целях, определенных Указом о спонсорской помощи.

Таким образом, несмотря на некоторую нелогичность в вопросах регулирования отношений дарения и спонсорской помощи и их соотношения друг с другом, ввиду сложности правовой аргументации иной позиции полагаем, что коммерческим организациям необходимо предусматривать возмездность уступки в договоре в том случае, если исключительное право передается не в рамках целей, определенных Указом о спонсорской помощи. Одним из примеров соблюдения условия о возмездности может быть следующее положение договора и, как правило, акта, опосредующего приемку услуг, в рамках которых и были созданы объекты интеллектуальной собственности:
«Стоимость уступки исключительного права на объекты авторского права и иные объекты интеллектуальной собственности включена в стоимость услуг и составляет 5% (пять процентов) от их общей стоимости».

Вместе с тем необходимо отметить, что, как следует из буквального пониманиячасти первой п. 1 Указа о спонсорской помощи, данный Указ определяет правила оказания безвозмездной (спонсорской) помощи организациям и физическим лицам Республики Беларусь. Поэтому к отношениям по безвозмездной уступке исключительного права иностранным организациям Указ о спонсорской помощи не применяется.

К отношениям по безвозмездной уступке исключительного права иностранным организациям Указ о спонсорской помощи не применяется.

Таким образом, белорусские коммерческие организации, уступающие исключительное право нерезидентам, вправе безвозмездно уступить исключительное право независимо от требований, предъявляемых к безвозмездной (спонсорской) помощи.

Среди случаев, на которые не распространяются требования Указа о спонсорской помощи, также можно выделить безвозмездную уступку исключительного права физическими лицами в пользу коммерческой организации. В частности, эта ситуация может иметь место в процессе аккумулирования в компании прав на ИТ-продукт, в ходе которого разработчики - физические лица уступают принадлежащее им исключительное право в пользу созданной ими компании, в том числе для целей дальнейшей монетизации и в целом осуществления предпринимательской деятельности.

Резюме
1. К отношениям по безвозмездной уступке исключительного права между коммерческими организациями не подлежат применению нормы договора дарения, в том числе запрещающие дарение между коммерческими организациями.
2. К отношениям по безвозмездной уступке исключительного права между белорусскими коммерческими организациями подлежат применению нормы Указа о спонсорской помощи, и безвозмездная уступка может осуществлятьсяисключительнов целях, определенных данным Указом.
3. Требования Указа о спонсорской помощи не распространяются на отношения, складывающиеся между белорусской и иностранной организацией, а также на ситуацию, когда физическое лицо уступает исключительное право коммерческой организации. В указанных отношениях стороны вправе осуществить безвозмездную уступку исключительного права.
4. Условие о безвозмездности уступки исключительного права необходимо прямо предусмотреть в договоре между сторонами.