Защита исключительных прав на товарные знаки: опыт одной российской компании

Средства защиты нарушенного права

Для фиксации нарушений на автозаправочных комплексах и интернет-сайтах компания произвела нотариальный осмотр указанных объектов с фотосъемкой. Данное обстоятельство в ходе судебных разбирательств освободило компанию от необходимости доказывать дату начала (и сам факт) незаконного использования ТЗ, правообладателем которых она является.

По каждому случаю компанией инициирована претензионная работа, направлены исковые заявления о прекращении незаконного использования ТЗ общества и взыскании компенсации за таковое.

Однако с первых же судебных заседаний компания столкнулась не только с отсутствием единообразного подхода судов к нормам о бремени доказывания, но и с неоднозначным толкованием норм Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) о компенсации за нарушение исключительных прав.

Рекомендация

В случае незаконного использования товарного знака компании рекомендуем использовать в качестве средства фиксации нарушений нотариальный осмотр объектов.

Правовое регулирование

Как следует из ст. 1229, 1484, 1515 ГК РФ, другие лица не могут использовать соответствующее средство индивидуализации без согласия правообладателя. Использование средства индивидуализации, если оно осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность. При этом незаконным использованием товарного знака является в том числе размещение рекламы, вывесок с изображением ТЗ RU70218 и RU402481. По требованию правообладателя такое незаконное использование ТЗ должно быть прекращено.

Согласно п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» (далее — письмо № 122) вопрос о сходстве до степени смешения обозначений на товарах истца и ответчика является вопросом факта, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Правообладатель при этом вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать размер понесенных убытков (подп. 43.2 п. 43 совместного постановления Пленума Верховного Суда и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление № 5/29), а также раздел I Обзора судебной практики Верховного Суда РФ № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015).

Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Ответственность юридического лица за незаконное использование чужого товарного знака наступает в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации (п. 15 письма № 122).

Справочно

Судебная практика, подтверждающая возможность взыскания компенсации:
постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.06.2015 № 18АП-3824/2015 по делу № А76-18343/2013;
постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.06.2015 № С01-397/2015 по делу № А56-7110/2014;
постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.08.2015 № С01-660/2015 по делу № А40-1314/2014.

В силу п. 3 ст. 1252 ГК РФ правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в подп. 43.2 п. 43 постановления № 5/29, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части первой ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности компании указанного права и факт его нарушения путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В случае взыскания компенсации доказывать размер убытков не нужно.

Суды указывали, что компании надлежит обосновать компенсацию, подтвердив документально понесенные убытки. Компания же настаивала, что выбрала иной способ защиты права — взыскание компенсации, а не убытков, и доказывать размер последних не обязана.

Обоснование размера компенсации

Для обоснования размера компенсации компания привела следующие факты:

1. Период использования товарного знака истца без законных оснований: как минимум — с даты составления нотариального протокола.
2. Использование ТЗ компании для целей предпринимательской деятельности, для привлечения клиентов и увеличения собственной прибыли компании-нарушителя. ТЗ «Газгольдер» ассоциируется у потребителей с качеством и надежностью. Данный товарный знак все время своего существования принадлежал компании, которая своей добросовестной политикой в области качества товара придала ему (знаку) символ качества продукции. Компания-нарушитель же попросту использовала результаты чужой политики в области качества для целей извлечения собственной прибыли.
3. Игнорирование компаниями-нарушителями претензий компании, неустранение на момент начала судебного разбирательства нарушений. Данное обстоятельство свидетельствует о целенаправленном нарушении исключительных прав на использование ТЗ.
4. Из нотариальных протоколов осмотра доказательств следовало, что ТЗ компании нанесен компаниями-нарушителями на несколько составных элементов АЗС (приложены фотоматериалы протокола). Имел место также крупный размер нанесенного изображения, что влияло в том числе на введение в заблуждение большего количества потребителей.

Согласно выводам раздела III Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015 (далее — Обзор):

• незаконное размещение нескольких разных ТЗ на одном материальном носителе является нарушением исключительных прав на каждый ТЗ (п. 32 Обзора);
• при определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (п. 35 Обзора);
• компенсация в соответствии с подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ (от 10 тыс. до 5 млн руб.) за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товаров взыскивается за каждый случай нарушения;
• при взыскании на основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ компенсации за незаконное использование товарного знака суд определяет ее размер не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств (п. 47 Обзора).

Обоснование факта злонамеренности компаний-нарушителей

Компании-нарушители указывали, что они являются арендаторами АЗС и не наносили ТЗ компании на автозаправочные комплексы. Также они предоставили договоры на оказание услуг по демонтажу и соглашения о расторжении договоров аренды, пытаясь «сократить» период незаконного использования ТЗ. Компании-нарушители ссылались на тот факт, что собственник АЗС ввел их в заблуждение относительно правомерности использования ТЗ компании, что их нарушение не носит умышленный характер, что злонамеренности в их действиях не было.

Факты, свидетельствующие о злонамеренности компаний-ответчиков:

• компании-нарушители получили АЗС в аренду, не убедившись в том, кому принадлежат расположенные на ней ТЗ;
• эксплуатировали АЗС с ТЗ на основании договора аренды, осознавая, что исключительное право передается по иным договорам — лицензионным и сублицензионным.

В случае, если компания использует объект, на который нанесен некий ТЗ, необходимо убедиться в том, кому принадлежит данный ТЗ, и в случае необходимости его использования правильно оформить права на использование ТЗ.

О злонамеренности компаний-нарушителей свидетельствует также их недобросовестное конкурентное поведение:

1. действия компаний-нарушителей направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку, не вкладывая материальных ресурсов в разработку собственных обозначений, они фактически использовали результаты интеллектуальной деятельности, которые были созданы компанией, тем самым имея возможность не вкладывать материальные ресурсы в разработку собственного обозначения;
2. противоречие действующему законодательству (ст. 1484 ГК РФ и ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883), требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
3. способность причинения убытков конкурентам выразилась в том, что у иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную компаниям-нарушителям деятельность и не использующих при этом результаты интеллектуальной деятельности компании, может снизиться размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании компаниями-ответчиками от указанных действий (упущенная выгода), поскольку иные действия могут способствовать перераспределению спроса путем привлечения потребителей к товарам, реализуемым компаниями-нарушителями, и оттоку товаров, реализуемых иными хозяйствующими субъектами.

Компания настаивала, что основной вред ее исключительным правам наносит именно лицо, эксплуатировавшее АЗС, а не арендодатель, нанесший ТЗ истца на АЗС.

Рекомендации:

1. Используйте все способы защиты права: от защиты прав в судах до привлечения виновных лиц к административной и уголовной ответственности.

2. Для фиксации нарушений используйте нотариальный осмотр объектов с фотосъемкой.

3. Направляйте нарушителям претензии с требованием прекратить незаконное использование ТЗ.

4. Требуйте компенсацию за незаконное использование ТЗ за каждый случай нарушения.

5. Инициируйте обращение в УФАС для признания нарушителей виновными в нарушении законодательства о защите конкуренции.

6. Обращайтесь за проведением комиссионных осмотров объектов для установления фактов незаконного использования ТЗ.

7. Обращайтесь в органы прокуратуры, органы полиции.

Параллельно судебным разбирательствам компанией было инициировано обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы России (далее — УФАС) для возбуждения дел об административных правонарушениях по ст. 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). На момент судебных разбирательств уже были вынесены решения УФАС о признании ряда компаний-нарушителей виновными в нарушении законодательства о защите конкуренции путем незаконного использования товарных знаков компании. УФАС при этом указывало на злонамеренность компаний-нарушителей. Такие решения УФАС компания представила в суд в качестве одного из доказательств.

Приведем факты, подтверждающие, что компании-нарушители не могли быть введены в заблуждение.

Данные о зарегистрированных товарных знаках и правообладателях представлены в общем доступе — на интернет-сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Ответственность юридического лица за незаконное использование чужого товарного знака наступает в том числе, если лицо использовало чужой товарный знак, не проверив, предоставляется ли ему правовая охрана в Российской Федерации (п. 15 письма № 122). Таким образом, компании-нарушители, принимая АЗС в аренду, обязаны были убедиться, что на АЗС не используются чужие товарные знаки.

С целью опровержения ссылок компаний-нарушителей на соглашения о расторжении договоров аренды и соглашения по демонтажу изображений ТЗ компания добилась проведения комиссионных осмотров АЗС для установления факта прекращения использования ее ТЗ.

По ряду дел компания добилась отклонения доводов ответчиков со ссылкой на дополнительное соглашение к договорам аренды АЗС о том, что ответственность должен нести собственник АЗС — арендодатель, как противоречащих ст. 1225, 1229, 1233, 1484 ГК РФ, поскольку круг субъектов, привлекаемых к гражданско-правовой ответственности, в силу закона не может быть изменен соглашением сторон.

В результате судебных тяжб компания добилась в каждом случае прекращения незаконного использования на чужих автозаправочных станциях принадлежащих ей ТЗ, а также взыскания компенсации с нарушителей.

Кроме того, после обращения в органы прокуратуры на ряд нарушителей наложены штрафы, предусмотренные ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). Прокурором в ряде случаев внесены представления об устранении нарушений закона. В других случаях дела об административных правонарушениях по ст. 14.10 КоАП РФ возбуждены органами полиции.