Борьба с контрафактом: алгоритм действий правообладателя

Под «контрафактом» понимаются товары, вводимые в гражданский оборот с использованием товарного знака без согласия правообладателя. Именно товарный знак зачастую становится объектом нарушения. Контрафактные товары однородны с теми товарами, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака.

Рассмотрим примерный алгоритм действий правообладателя по привлечению нарушителя к административной ответственности.

Шаг 1. Идентификация нарушителя

В случае розничной торговли информацию о нарушителе можно узнать в «уголке потребителя», где указываются наименование и организационно-правовая форма юридического лица. Необходимая информация также может быть отражена в кассовом чеке и иных товаросопроводительных документах. Если торговля осуществляется посредством сети Интернет, можно уточнить сведения о владельце сайта на самом сайте, а также проверить информацию о владельце доменного имени с помощью сервиса cctld.by/whois/.

Шаг 2. Сбор доказательств

Для эффективной защиты зачастую требуется зафиксировать выявленные нарушения. Сбор доказательств может включать, среди прочего, закупку контрафактных товаров, фотографирование с фиксацией места и времени съемки, нотариальное заверение скриншотов сайта*.

* Нотариальный тариф за закрепление и сохранение письменных доказательств с применением технических средств на бумажном носителе составляет 50 % базовой величины за одну страницу (нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2013 № 1145).

В случае оспаривания нарушения доказательствами могут служить также свидетельские показания (например, комиссии работников, заверявших скриншоты).

Шаг 3. Подготовка претензии (необязательный этап)

В рамках административного процесса соблюдение претензионного порядка не обязательно, однако направление претензии может явиться поводом к началу переговоров и возможному мирному урегулированию конфликта. Кроме того, должным образом направленная претензия может послужить доказательством вины должностного лица нарушителя, если нарушение не будет устранено.

Общий порядок действий при нарушении прав на товарный знак - читайте в статье.

Претензия, как правило, включает следующие части:

1) «Факты» — содержит информацию о правообладателе, его правах на объект интеллектуальной собственности и перечень выявленных нару-шений;

2) «Квалификация» — включает правовую квалификацию действий нарушителя (могут содержаться ссылки на Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках), Закон Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З «О рекламе»), а также перечень возможных мер ответственности (например, ст. 9.21, 11.26, 12.15 КоАП, ст. 201 УК, ст. 29 Закона о товарных знаках);

3) «Требования» — содержит перечень требований, например, прекратить использование объекта интеллектуальной собственности, уничтожить контрафактные товары, отказаться от доменного имени, подписать обязательство о недопустимости нарушений в будущем и т.д.

Как правило, претензия подписывается правообладателем или исключительным лицензиатом, которому предоставлено право защищать права на товарный знак.

Рекомендуется отправлять претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и с описанием вложения — в противном случае нарушитель может утверждать, что вместо претензии получил пустой бланк.

Шаг 4. Переговоры (необязательный этап)

Как и направление претензии, этот этап является факультативным. Целесообразность переговоров зависит от конкретной ситуации: иногда для экономии времени стоит сразу обращаться в правоохранительные органы, а иногда с помощью переговоров удается завершить дело — нарушитель соглашается устранить нарушения, правообладатель отказывается от дальнейшего преследования. Встречаются ситуации, когда нарушитель действует добросовестно, не зная, что используемое обозначение является чужим товарным знаком. В некоторых случаях сторонам удается договориться о сотрудничестве, и нарушитель становится официальным дистрибьютором, действующим на основании лицензионного соглашения.

Шаг 5. Сообщение о совершении административного правонарушения

Если переговоры не увенчались успехом, правообладатель может иници-ировать административный процесс по ч. 3 ст. 9.21 КоАП путем подачи сообщения о совершении административного правонарушения в орган внутренних дел (РУВД) по месту нахождения нарушителя. Сообщение составляется в свободной форме. К нему следует прилагать выписку из реестра, подтверждающую статус правообладателя, свидетельство о регистрации товарного знака, собранные доказательства, копию направленной претензии.

Шаг 6. Экспертиза обозначения

Экспертиза проводится в ситуации, когда зарегистрированный товарный знак и используемое обозначение не идентичны, и заключается в установлении наличия «сходства до степени смешения». Например, экспертиза может быть назначена РУВД, когда товарный знак зарегистрирован латинскими буквами, а используется как надпись на кириллице.

Экспертизу можно провести по собственной инициативе и приобщить ее результаты к сообщению о совершении административного нарушения. Здесь важно учитывать, что на практике часто встречается использование обозначения, идентичного зарегистрированному товарному знаку.

В таких случаях проводить экспертизу нецелесообразно. В случае, если обозначение не идентично, но различия очевидно «косметические», также нет смысла тратить ресурсы на экспертизу.

Экспертиза проводится патентным поверенным, стоимость и сроки ее проведения варьируются в зависимости от типа обозначения, степени сходства и т.д. В среднем стоимость экспертизы составляет ориентировочно 700 белорусских рублей за одно обозначение. На проведение экспертизы в среднем понадобится одна неделя.

Шаг 7. Составление протокола и передача дела в суд

В случае установления нарушения орган внутренних дел составляет протокол, который затем направляется в суд. Госпошлина в рамках административного процесса не взимается. В ходе судебного разбирательства суд анализирует протокол, изучает позицию сторон и запрашивает их пояснения, заслушивает свидетелей. Правообладатель в ходе судебного разбирательства может заявлять требования о реализации своих прав, например, об удалении с контрафактных товаров товарного знака или уничтожении контрафакта. Зачастую при установлении нарушения протокол и судебное постановление выносятся в отношении должностного, а не юридического лица. Это, с одной стороны, затрудняет позицию правообладателя, поскольку в ходе процесса необходимо установить вину должностного лица. С другой стороны, привлечение к ответственности влечет административную преюдицию: совершенное в течение года аналогичное правонарушение может повлечь уголовную ответственность по ст. 210 УК, что может стимулировать лицо воздерживаться от нарушений.

Шаг 8. Исполнение судебного постановления

Успешным для правообладателя исходом может быть полное устранение нарушений, конфискация и уничтожение контрафактной продукции, взыскание штрафа с нарушителя. При этом следует иметь в виду, что на практике с исполнением решения могут возникнуть вопросы. Например, в части уничтожения контрафактной продукции: если она соответствует законодательным требованиям по качеству и безопасности, а контрафактный товарный знак может быть удален с продукции (ее упаковки), велики шансы, что продукция не будет подлежать уничтожению, а будет реализована. В свете этого в спорной ситуации оптимальным для правообладателя может быть прямое указание в судебном постановлении на то, что продукция подлежит уничтожению.