Защищаем товарный знак без суда

Материал подготовили:

• Денис Недвецкий, патентный поверенный, управляющий ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»;
• Павел Клеменцов, патентный поверенный, юрисконсульт ОДО «Горячко, Недвецкий и партнеры»;

- Как зарегистрировать товарный знак
- Как разрешить использование товарного знака

Когда товарный знак становится охраноспособен?

В Республике Беларусь охрана товарному знаку (ТЗ) предоставляется на основании его национальной регистрации в белорусском патентном ведомстве (Национальном центре интеллектуальной собственности, НЦИС) либо на основании международной регистрации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). На зарегистрированный по национальной процедуре ТЗ выдается свидетельство НЦИС, которое удостоверяет его приоритет, исключительное право владельца на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве, а также содержит его изображение. После регистрации его владелец может полноправно осуществлять действия по защите своих прав на принадлежащий ему ТЗ.

В соответствии со ст. 1019 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), а также п. 1 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 г. № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон) владелец товарного знака имеет исключительное право использовать ТЗ, может распоряжаться этим исключительным правом, а также вправе запрещать его использование другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый на территории Республики Беларусь ТЗ без разрешения его владельца. При этом нарушением исключительного права на ТЗ признается его использование или обозначения, сходного с ним до степени смешения, без разрешения владельца в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных ТЗ, признанным общеизвестным в Республике Беларусь.

Таким образом, в первую очередь сам владелец ТЗ заинтересован в изучении конкурентной среды, продукции и услуг конкурентов, отслеживании ситуации на конкурентном рынке в целом с целью своевременного выявления недобросовестных конкурентов, действия которых могут нарушать его права на ТЗ и оказывать негативное влияние на его деловую репутацию.

Справочно
Судебная практика по делам недобросовестного использования ТЗ – в статье управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт», патентного поверенного В. Рачковского.

Справочно
Согласно ст. 29 Закона за использование ТЗ, а также обозначения, сходного с ним до степени смешения, для однородных товаров с нарушением требований Закона виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Защита гражданских прав от незаконного использования ТЗ может осуществляться путем предъявления требований о прекращении нарушения и взыскании причиненных убытков, а также иным путем в соответствии с законодательством.

Владелец ТЗ обладает определенным выбором наиболее подходящих исходя из конкретной ситуации механизмов защиты его прав на ТЗ от нарушений. Использование некоторых механизмов защиты не исключает возможности параллельного использования других, а в некоторых случаях и вовсе является обязательным для последующего использования иных механизмов защиты. То есть правообладатель может выбрать один или одновременно несколько способов защиты исходя их сложившихся условий. Своевременное обращение к специалистам может помочь правообладателю выработать наиболее подходящую к конкретной ситуации стратегию действий, а главное успешно реализовать ее в дальнейшем.

Остановимся подробнее на некоторых механизмах досудебной защиты прав на ТЗ.

Направление претензии нарушителю

Законодательством (ч. 2 п. 2 ст. 10 ГК) установлен обязательный претензионный порядок урегулирования спора, возникающего между юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями.

Зачастую на данном этапе спор может закончиться фактически не начавшись, если нарушитель, получив претензию от правообладателя, добровольно прекратит осуществление нарушающих права владельца ТЗ действий и перестанет использовать чужой ТЗ в своей деятельности, или, по крайней мере, направления предупредительно письма может быть достаточно, чтобы начать переговоры и урегулировать спорную ситуацию каким-либо иным образом (можно заключить лицензионный договор, уступить ТЗ и т.п.).

Первоочередное значение в таком случае имеет грамотно составленное претензионное письмо, в котором правообладателем должны быть четко обозначены действия нарушителя, которые он считает противоправными, то есть обстоятельства, на которых основывается претензия, прочие обстоятельства, которые он считает важными для подтверждения своей позиции и своих прав, то есть доказательства, подтверждающие претензию правообладателя, не лишним также будет указать нарушителю на возможные санкции, установленные законодательством, а главное четко должны быть сформулированы требования к нарушителю в соответствии с законодательством.

Рекомендация
Исходя практики, далеко не всегда правообладатель обладает знаниями и опытом, необходимыми для подготовки обоснованной, мотивированной и логически выстроенной претензии. Уже на этапе подготовки претензии мы рекомендуем прибегнуть к помощи специалистов в сфере охраны и защиты ТЗ – патентных поверенных, так как в дальнейшем это поможет клиенту сэкономить деньги и время.

Стоит отметить, что зачастую помощь специалиста (патентного поверенного) может потребоваться не только стороне, направляющей претензию, но и стороне, ее получившей.

Например, на практике нередки случаи злоупотребления правом, когда правообладатель существенно (нарочно либо по незнанию) самостоятельно расширяет объем своих притязаний в претензии, выходя за рамки охраны, в надежде получить возмещение от добросовестного конкурента, либо вытеснить его с рынка, рассчитывая на его наивность и незнание своих прав. В таком случае помощь специалиста может потребоваться уже второй стороне, чтобы грамотно защитить свои права от злоупотреблений.

В иных случаях претензия может быть действительно обоснованной, и стороне, ее получившей, может понадобиться квалифицированная помощь, чтобы сгладить конфликт, не довести его до суда, мирно договориться с правообладателем, или, возможно, необходимо разъяснить ей ситуацию, показать самые вероятные дальнейшие варианты ее развития и помочь выбрать наиболее благоприятный из них.

Можно предпринять следующие  действия, чтобы выйти из конфликта с наименьшими потерями:

• заключить договор с правообладателем;
• добровольно возместить убытки в рамках разумного и удовлетворить иные обоснованные требования правообладателя (если это возможно);
• провести ребрендинг своей продукции;
• принести официальные извинения при необходимости.

В данном случае помощь специалиста поможет мирно погасить конфликт, избежать больших временных и финансовых потерь, а также, что зачастую более важно, сохранить лицо и спасти деловую репутацию.

Важно
На стадии подготовки претензии правообладатель уже должен озаботиться сбором доказательств, подтверждающих его позицию, так как без них довольно затруднительным может стать в дальнейшем отстаивание своих прав в суде.

В первую очередь рекомендуется тщательно зафиксировать и описать все факты нарушения. Доказательствами могут служить в частности:

• чеки и копии чеков на покупку товара;
• товарные накладные и спецификации (результаты «контрольной закупки» контрафактного товара, подтверждающие факт, время и место приобретения, содержащие данные о лице, реализующем такой товар);
• непосредственно сам приобретенный образец контрафактного товара (если его стоимость, объемы и специфика позволяют осуществить такую покупку, использовать и предъявлять в дальнейшем в качестве доказательства);
• рекламная печатная продукция с предложением к продаже контрафактного товара (буклеты, брошюры, флаеры, рекламные журналы и газеты и т.д.);
• изображения вывесок магазинов и наружной рекламы (фотографии, которые, по возможности, должны зафиксировать не только сам факт наличия недобросовестной рекламы, но также время и место его совершения);
• данные производителя и организации, которая реализует контрафакт.

Важно
Доказательствами, подтверждающими сходство до степени смешения обозначений, могут также служить заключения независимых экспертов, результаты социологического опроса среди потребителей данной категории товаров и иные.

Справочно
Проблемные вопросы экспертизы сходства обозначений до степени смешения – в статье управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт», патентного поверенного В. Рачковского.

При намерении доказывания факта причинения убытков и их размера в суде, необходимо собрать максимум сведений о нарушителе, установить и зафиксировать объем нарушения прав. Однако зачастую установить или доказать размер убытков не представляется возможным.

Товарный знак в интернете

В цифровую эпоху распространенным явлением стало нарушение прав на ТЗ в сети Интернет путем регистрации недобросовестными конкурентами на свое имя доменных имен, являющихся сходными до степени смешения с чужими ТЗ, а также использование чужого ТЗ на веб-сайтах, посредством которых осуществляется реклама, предложение к продаже и непосредственно продажа контрафактных товаров.

В этой связи иногда возникает необходимость фиксации нарушений в глобальной компьютерной сети.

Проверить принадлежность доменного имени возможно самостоятельно через систему WHOIS. Однако в связи с тем, что данные о владельце иногда могут быть скрыты, мы рекомендуем попробовать направить запрос регистратору доменных имен с целью выявления лица, которое является администратором интересующего правообладателя доменного имени.

Сведения о принадлежности сайта, посредством которого осуществляется реализация контрафактных товаров через Интернет, можно найти самостоятельно в Торговом реестре Республики Беларусь, ведение которого осуществляет Министерство торговли Республики Беларусь.

Содержимое сайта нарушителя также рекомендуется зафиксировать до направления претензии или, по крайней мере, до обращения в суд, и представить в качестве доказательства, так как в последующем нарушитель может убрать или вовсе удалить информацию, подтверждающую его недобросовестные действия, со своего сайта.

При этом утрачивается возможность получения у нотариуса протокола осмотра письменного доказательства (будет упомянуто подробнее чуть ниже), и станет невозможна непосредственная демонстрация страницы сайта в суде.

Справочно
Защита ТЗ в Российской Федерации – опыт одной компании.

Нотариально заверенный скриншот

Фиксацию содержимого сайта нарушителя правообладатель может осуществить самостоятельно, например, сделать скриншот страницы в Интернете, распечатать страницы сайта. Однако данное доказательство может быть легко оспорено противной стороной, так как скриншот может быть сфабрикован путем монтирования или обработки в программах-фоторедакторах.

Мы настоятельно советуем в подобных случаях использовать более надежный способ – обратиться за помощью к нотариусу за составлением протокола осмотра письменного доказательства в соответствии со ст. 113 Закона Республики Беларусь от 18.07.2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельности».

Согласно указанной статье протокол осмотра письменного доказательства представляет собой общедоступную информацию, записанную буквами либо выполненную в форме цифровой, графической записи, размещенную в глобальной компьютерной сети Интернет, и должен содержать последовательность действий нотариуса по доступу к этой информации.

При этом к протоколу осмотра такого письменного доказательства могут приобщаться распечатанные на бумажном носителе изображения осматриваемой информации, опубликованной на страницах осматриваемого информационного ресурса, а также изображения на бумажном носителе, отражающие последовательность действий нотариуса по доступу к этой информации. В случае приобщения к протоколу распечатанных на бумажном носителе изображений осматриваемой информации в протоколе указывается время (часы, минуты), когда была произведена распечатка этой информации.

Важно!
Все доказательства должны быть получены правообладателем законным путем и быть достоверными. Желательно иметь «набор» различных доказательств, чтобы они были достаточными, убедительными для суда в дальнейшем, если до него дойдет дело.

Снова о претензии

Направляемая претензия должна быть подписана правообладателем или его представителем, в ней должна быть указана дата и место ее составления.

Рекомендация
Претензию желательно направлять заказным письмом с уведомлением на юридический адрес нарушителя, так как в последующем факт направления и получения претензии нужно будет подтвердить документально в случае обращения в суд.

На практике довольно часты случаи, когда адрес регистрации нарушителя не совпадает с адресом для переписки или адресом фактического осуществления его деятельности (производства или реализации товаров, оказания услуг).

Если кроме юридического известны дополнительные адреса или есть неуверенность в том, что претензия дойдет до адресата – для надежности рекомендуется продублировать претензию на иные известные адреса нарушителя (почтовый, адреса магазинов, салонов и т.д.).

Можно сказать, что данный механизм защиты (направление претензионных писем) фактически является базовым не только потому, что на этом этапе проблемная ситуация может разрешиться в принципе, но также и ввиду требований законодательства, как указано выше.

Ведь в случае, если нарушитель будет продолжать совершать противоправные действия, и правообладатель захочет обратиться в суд за защитой своих прав, и при этом обе стороны являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, должен быть соблюден досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора. В случае его несоблюдения, суд откажет в возбуждении дела (ст. 246 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь).

Этот механизм также является наименее затратным даже при условии привлечения специалистов.

В случае обращения в суд также важно помнить, что требования, изложенные в исковом заявлении, должны полностью соответствовать требованиям, изложенным ранее в претензионном письме.

Вносим товарный знак в таможенный реестр

В последнее время в Беларуси все чаще правообладателем стал использоваться еще один механизм досудебной защиты – таможенной защиты, заключающийся во внесении ТЗ правообладателя в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Республики Беларусь, который ведет Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее – ГТК).

Применение таможенных мер осуществляется таможенными органами на основании главы 44 Закона Республики Беларусь от 10.01.2014 г. «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» и позволяет ограничить ввоз на территорию Республики Беларусь поддельной продукции и товаров, маркированных зарегистрированным ТЗ, неуполномоченными правообладателем лицами.

 Этот механизм реализуется таможенными органами по заявлению владельца ТЗ, при этом государственная пошлина за подачу и рассмотрение такого заявления ГТК не взимается. Однако одновременно с подачей заявления в ГТК представляется письменное обязательство о возмещении вреда, а после принятия решения о включении товарного знака в таможенный реестр в ГТК также представляется договор страхования ответственности правообладателя за причинение вреда другим лицам в связи с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Страховой взнос уплачивается правообладателем. Товарный знак включается в Таможенный реестр на 2 года с возможностью неоднократного продления.

К заявлению должен быть приложен целый ряд надлежащим образом оформленных документов. Данный механизм не исключает применения иных механизмов защиты прав, и является достаточно трудоемким и требует немалых временных затрат.

Отметим, что неподготовленному заявителю будет весьма затруднительно собрать, подготовить и правильно оформить все необходимые материалы для подачи заявления в ГТК о внесении ТЗ в Таможенный реестр, и даже опытным специалистам нужно время на формирование комплекта документов. Опыт, внимательный и ответственный подход специалистов в данном случае имеет огромное значение, в связи с чем мы настоятельно призываем не пренебрегать услугами патентных поверенных при подготовке заявления в ГТК.

Два товарных знака на одно и тоже

В случае если правообладателем установлено, что третье лицо (конкурент) использует обозначение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему ТЗ, которое, по каким-то причинам, также зарегистрировано на имя данного третьего лица в качестве такового, однако, с более поздней датой приоритета, правообладатель также имеет возможность отстаивать свои права.

Подобная ситуация, вероятно, могла возникнуть из-за того, что на стадии проверки охраноспособности обозначения экспертизой национального патентного ведомства данные два обозначения не были признаны сходными до степени смешения в силу субъективного восприятия экспертов ввиду некоторых имеющихся отличий, а также широко заявленного перечня товаров или услуг. В последующем конкуренты столкнулись на одном сегменте рынка, реализовывая идентичные либо однородные товары с использованием сходных в восприятии потребителя обозначений.

Сразу в суд обратиться в таком случае нельзя, так как конкурент также использует зарегистрированное на его имя в установленном порядке в качестве ТЗ обозначение. Однако в такой ситуации владелец ТЗ, имеющего более раннюю дату приоритета (ссылка на пояснение), может на основании п. 3 ст. 25 Закона подать в Апелляционный совет Национального центра интеллектуальной собственности возражение против регистрации сходного до степени смешения ТЗ с его ТЗ, обладающим более ранним приоритетом, в течение всего срока действия оспариваемой регистрации.

В возражении должны быть указаны мотивы и доводы заявителя, а также доказательства и обоснования обстоятельств, являющихся, по мнению заявителя, основанием его требований.

Подтверждением позиции заявителя в данном случае могут быть, в частности, результаты проведенного социологического опроса среди потребителей соответствующего товара, а также заключение независимых экспертов о наличии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Оценить ситуацию, подготовить качественное и обоснованное возражение, а затем отстоять его в Апелляционном совете НЦИС наилучшим образом могут патентные поверенные, к помощи которых рекомендуем прибегать при работе с патентным ведомством.

Подводя итог, стоит отметить, что выбор механизма защиты правообладателем обуславливается несколькими факторами в зависимости от конкретных условий, в том числе зачастую исходя из его финансовых возможностей, поведения противной стороны – нарушителя, недобросовестного конкурента, грамотной консультации и помощи специалиста, а также наличия необходимых для подтверждения своей позиции доказательств, сбор которых является, возможно, важнейшей составляющей для успешного исхода дела.