Задача: уступить товарный знак, избежав в результате использования уступленного товарного знака «введения потребителей в заблуждение».
Решение: провести анализ уступки на «введение потребителей в заблуждение» относительно товара и относительно производителя.
На сегодняшний день даже новые юридические лица, еще не обладающие определенной деловой репутацией, регистрируют товарные знаки для защиты своей интеллектуальной собственности. Зачастую юридические лица регистрируют несколько товарных знаков, которые схожи между собой и в общем восприятии различаются незначительными элементами. А в последние несколько лет достаточно распространенной является практика регистрации товарных знаков, дублирующих фирменное наименование компании. В последующем по различным причинам может возникнуть необходимость или желание владельцев передать несколько товарных знаков другому лицу по договору уступки исключительного права. И на данном этапе возникает проблема «ввода в заблуждение потребителя».
В соответствии с ч. 2 ст. 1022 ГК и п. 2 ст. 22 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон) уступка права на товарный знак не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его производителя.
Исходя из соответствующих норм ГК и Закона, можно выделить два вида введения в заблуждение потребителя:
1) заблуждение относительно товара;
2) заблуждение относительно производителя.
Данный вид заблуждения связан с передачей прав на товарные знаки, которые схожи между собой до степени смешения. Согласно п. 117 Положения о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения. Наиболее общий критерий сходства товарных знаков — возможность смешения их потребителями в гражданском обороте. При определении сходства следует учитывать, что потребитель руководствуется общими впечатлениями о знаке, увиденном ранее.
Какие варианты для уступки товарных знаков есть у владельца в данном случае? Здесь есть только один вариант — одновременная передача всех товарных знаков, схожих до степени смешения. Обращаем внимание, что при уступке товарных знаков необходимо учитывать классы товаров и услуг, для которых эти товарные знаки зарегистрированы. Уступка одного товарного знака была бы возможной в случае, если бы сходные товарные знаки были зарегистрированы не для однородных товаров и услуг.
Читайте как разрешить использование товарного знака.
Второй пример ввода в заблуждение потребителя — это ввод в заблуждение относительно производителя путем дублирования фирменного на-именования компании в товарном знаке. В данном случае товарные знаки ассоциируются с определенным качеством товаров, работ и услуг и даже с деловой репутацией определенного юридического лица. Поэтому передача товарных знаков, которые содержат в себе фирменное наименование компании, недопустима, за исключением некоторых случаев. Разберем эти случаи и определим документы, которые дополнительно необходимо представить в Национальный центр интеллектуальной собственности (далее — НЦИС) для вынесения положительного решения при рассмотрении заявления о регистрации договора уступки:
1. Ликвидация юридического лица. Для регистрации договора уступки исключительного права на товарный знак помимо основного пакета документов следует дополнительно подать заверенные копии документов, которые подтверждают факт ликвидации. Это может быть решение собрания участников, выписка из ЕГР, решение суда о ликвидации и т.д.
2. Аффилированность лиц. На сегодняшний день все чаще встречаются случаи, когда компании создают аффилированные лица, в частности, для управления своей интеллектуальной собственностью. Обычно это происходит путем ввода в состав учредителей и участников новой компании, которой товарные знаки и передаются. Таким образом, заявителю необходимо предоставить в НЦИС документы, которые подтверждают, что согласно ст. 56 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах» владелец товарных знаков и правопреемник являются аффилированными лицами.
3. Схожесть фирменных наименований владельца и правопреемника. Например, уступка допускается, если фирменное наименование владельца товарных знаков содержится и в фирменном наименовании нового владельца. Наглядный пример: ООО «АБВ» продолжает свою деятельность, однако уступает права на товарные знаки ООО «Группа компаний "АБВ"». При этом дополнительные документы для подачи в НЦИС не требуются.
Ввести в заблуждение потребителя могут товарные знаки, выполненные как на кириллице, так и транслитерация на латинице. Но в любом случае при оценке смешения товарных знаков с фирменным наименованием компании специалист НЦИС учитывает доминирующее положение словесной части товарного знака в фирменном наименовании компании.
Резюме.
1. При уступке товарного знака другому лицу следует оценить возможность введения потребителя в заблуждение относительно товара и относительно производителя.
2. Сторонам при заключении договора уступки исключительного права необходимо максимально четко определить предмет договора и сравнить имеющиеся товарные знаки на предмет их смешения между собой и смешения товарных знаков с фирменным наименованием компании.
3. Есть случаи, когда в порядке исключения допускается уступка товарного знака, которая де-факто не «введет потребителя в заблуждение». Эти исключения рассматриваются НЦИС индивидуально.
4. Наличие в договоре формулировки о том, что стороны гарантируют отсутствие ввода в заблуждение потребителей относительно товара или производителя, не является подтверждением того, что фактически отсутствует ввод потребителей в заблуждение.
P.S. Проверьте свои юридические знания и пройдите наш ежемесячный тест!
