Разрешаем использование товарного знака

Материал подготовлен управляющим агентства по охране интеллектуальной собственности
«Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецким.

Как можно использовать товарный знак?

Владелец товарного знака имеет исключительное право использовать товарный знак и распоряжаться этим исключительным правом, а также право запрещать использование товарного знака другим лицам (ст. 1019 Гражданского кодекса Республики Беларусь). Это значит, что все остальные лица не имеют права использовать товарный знак без согласия его владельца.

Вместе с тем Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» предусматривает 3 варианта правомерного использования товарного знака:

1. самим владельцем товарного знака;
2. иным лицом с согласия владельца товарного знака;
3. любым лицом при исчерпании прав владельца товарного знака.

Использование товарного знака его владельцем

Основанием для использования товарного знака самим владельцем является регистрация товарного знака либо в соответствии с национальным законодательством, либо в соответствии с международным договором Республики Беларусь. В настоящее время Беларусь присоединилась только к одному международному договору, который позволяет иностранным заявителям получить правовую охрану своего товарного знака на территории Республики Беларусь, – это Мадридское соглашение Всемирной организации интеллектуальной собственности «О международной регистрации знаков» (заключено в г. Мадриде 14.04.1891).

Как импортеру разрешить использование товарного знака? 
Читайте в статье  управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт»В. Рачковского.

Таким образом, национальные заявители для получения правовой охраны своего товарного знака могут подать только национальную заявку в Национальный центр интеллектуальной собственности, а иностранные заявители кроме национальной заявки могут подать международную заявку.

Хотим со своим товаром выйти на зарубежный рынок. Что делать с товарным знаком? 
Читайте в статье управляющего партнера ООО «БелБренд Консалт» В. Рачковского.

С учетом того, что в соответствии с законодательством регистрация товарного знака не является обязанностью и использовать свое обозначение производитель может и без регистрации такого обозначения в качестве товарного знака, соблюдение каких-либо дополнительных формальностей для владельца товарного знака при его использовании не требуется. 

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие обязанности регистрировать свой товарный знак, получение правовой охраны является для производителя в большинстве случаев необходимым условием дальнейшей защиты своих прав от недобросовестных действий иных лиц. 

Только регистрация товарного знака позволяет его владельцу запрещать иным лицам использовать данный товарный знак или сходное с ним обозначение в отношении товаров и услуг, являющихся однородными тем, которые указаны в свидетельстве на товарный знак. 

Важно!
Регистрация товарного знака дает его владельцу возможность эффективной защиты от его использования недобросовестными участниками рынка.

Лицензионный договор

Лицо, не являющееся владельцем товарного знака и желающее использовать этот товарный знак в отношении своих товаров, обязано получить согласие владельца товарного знака.

Такое согласие, как правило, оформляется в виде лицензионного договора. Лицензионный договор содержит все условия, на которых возможно использование, в том числе объем использования и его срок, размер вознаграждения и т.д. После подписания лицензионный договор должен быть зарегистрирован в патентном органе (Национальном центре интеллектуальной собственности), иначе он является недействительным.

Процедура регистрации лицензионного договора описана:

- в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)»;

- постановлении Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6 «Об утверждении Инструкции о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания, и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)».

Лицензионный договор предоставляет заинтересованному в использовании товарного знака лицу гарантии того, что оно будет использовать чужой товарный знак на законных основаниях и его товары не будут в дальнейшем признаны контрафактными.

Образец формулировки условия о передаваемых правах в лицензионном договоре:
«Лицензиат вправе использовать товарный знак путем его применения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров, при выполнении работ и (или) оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).
Товарный знак используется лицензиатом для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован».

Справочно
Другие формулировки, необходимые для заключения лицензионного  договора, читайте в статье управляющего агентства по охране интеллектуальной собственности «Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецкого.

Когда согласие правообладателя подразумевается

Такое согласие может быть оформлено в виде договора, одним из условий которого будет являться использование товарного знака. Либо такое согласие будет напрямую вытекать из отношений между владельцем и лицом, использующим его товарный знак. В отличие от лицензионного договора, в этих правоотношениях право на использование товарного знака не является главным, главным является необходимость достичь иного результата правоотношения (к примеру, произвести товар, маркированный логотипом). 

Среди договоров, которые могут содержать согласие на использование товарного знака, можно назвать, например:

• договор подряда, когда владелец товарного знака заказывает у иного лица изготовление партии товара, маркированного товарным знаком (как указано выше);

• дистрибьюторский договор, когда владелец товарного знака уполномочивает иное лицо осуществлять продажи товаров, маркированных товарным знаком;

• договор комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), по которому предоставляется право использования товарного знака в предпринимательской деятельности, и другие договоры. 

Как открыть кафе или магазин модной одежды под известным брендом?
Читайте в статье  специалиста в области управления интеллектуальной собственностью Н. Грабовской.

В предмет таких договоров фактически не входит использование товарного знака как самостоятельное право (за исключением франчайзинга). Использование товарного знака является необходимым условием выполнения договора, и владелец товарного знака фактически обеспечивает возможность его использования иной стороной договора. 

Например, в дистрибьюторском договоре владелец товарного знака оговаривает условия деятельности своего дистрибьютора, который имеет право приобретать товары исключительно у того производителя, которого указал поставщик – владелец товарного знака. Дистрибьютор, соответственно, использует товарный знак, но не может сам определять, на какие товары и каким образом знак должен наноситься. Он получает товар с уже нанесенным знаком и обязан продать товар именно в таком виде. 

Таким образом, данные договоры не содержат всех существенных условий лицензионного договора. По этой причине (отсутствие всех необходимых существенных условий) такие договоры не регистрируются в порядке, установленном для лицензионных договоров (за исключением договора франчайзинга, для которого установлен отдельный порядок регистрации патентным органом).

Согласие владельца на использование товарного знака однозначно вытекает из отношений между владельцем знака и использующим его лицом, например, в следующих случаях: 

• владелец товарного знака является владельцем компании, использующей его товарный знак;
• владелец товарного знака дал поручение иному лицу, в ходе исполнения которого необходимо использовать товарный знак;
• товарный знак используется лицом, которое указано владельцем в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности в качестве лица, уполномоченного на ввоз товаров, маркированных товарным знаком.

Важно!
В любом случае, если лицо намерено использовать чужой товарный знак, то наиболее оптимальным вариантом оформления разрешения владельца является заключение лицензионного договора. В дальнейшем это позволит без труда подтвердить правомерность использования товарного знака.

"Исчерпание" товарного знака

Существенно расширить возможность реализации товаров, маркированных товарным знаком иного лица, позволяет так называемое «исчерпание прав» владельца товарного знака.

Владелец товарного знака обладает правом определять судьбу товаров, на которые нанесен его зарегистрированный товарный знак и которые еще не вводились в гражданский оборот. Владелец, например, вправе либо разрешить иным лицам осуществить продажу таких товаров, либо запретить. Но права владельца товарного знака ограничены только первым введением в гражданский оборот товаров, на которые нанесен товарный знак. 

На практике это означает следующее. К примеру, известный производитель мобильных телефонов хочет продавать свою продукцию в Республике Беларусь. Для этого он заключает договор с дистрибьютором, который будет осуществлять реализацию мобильных телефонов. С момента введения в хозяйственный оборот товара дистрибьютором права владельца товарного знака считаются исчерпанными, т.е. он теряет право запрещать дистрибьютору перепродажу мобильных устройств. Такое ограничение, применяемое в мировом хозяйственном обороте, способствует международной торговле и свободному перемещению товаров.

Важно!
В момент первого введения товаров в гражданский оборот права владельца в отношении товарного знака, нанесенного на конкретные товары, введенные в гражданский оборот, исчерпываются, и в дальнейшем оборот этих товаров может осуществляться свободно, без учета воли владельца товарного знака.

Например, владелец самостоятельно продает партию товаров, маркированных его товарным знаком. Покупатель этих товаров получает не только право собственности на данные товары, но и право дальнейшей их перепродажи, аренды и т.д. Владелец товарного знака больше не вправе определять судьбу проданных им товаров.

Исчерпание прав осуществляется и в случае введения в гражданский оборот товаров не только самим владельцем, но и любым лицом, которое вправе на законном основании реализовать такие товары, например, лицензиатом.

Правовая охрана товарному знаку предоставляется каждым государством только на своей территории. Но законодательство Республики Беларусь устанавливает, что исчерпание прав происходит не только в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Республики Беларусь, но и в отношении товаров, введенных владельцем товарного знака в гражданский оборот на территории любого из государств Евразийского экономического союза. Так, если товар введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то исчерпание прав одновременно произошло как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь.

При определении того, произошло ли исчерпание прав владельца товарного знака при продаже товара на территории Евразийского экономического союза, нужно учитывать следующее: правовая охрана товарного знака должна существовать как на территории Республики Беларусь, так и на территории государства, где произошло введение товара в гражданский оборот. При этом товарный знак должен быть тождественным (одинаковым) и быть зарегистрирован в отношении товара, который вводится в гражданский оборот. Если в стране продажи товара товарному знаку не предоставлена правовая охрана, то в этой стране и не существует прав, которые могли бы быть исчерпаны.

Документом, подтверждающим правомерное использование товара, в отношении которого произошло исчерпание прав владельца товарного знака, является документ, подтверждающий законное приобретение этого товара. Таким документом может быть, например, договор купли-продажи, заключенный с лицензиатом.