Legal due diligence объектов интеллектуальной собственности

Этапы LDD IP

Как правило, LDD IP включает в себя анализ деятельности компании по созданию интеллектуальной собственности, оформление принадлежности и передачи IP-прав, проверку титула на объекты, анализ соответствия требованиям законодательства, оценку возможных нарушений прав третьих лиц при создании IT-продуктов и др.

Справочно.
LDD IP может проводиться в рамках комплексного правового аудита наряду с корпоративным, коммерческим, судебным блоком.

Весь процесс LDD можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительный этап

В рамках подготовительного этапа проводится первичный сбор информации о компании (в основном из открытых источников), определяются условия проведения LDD: объем, цель, стоимость и сроки проведения, формулируются конкретные интересующие заказчика вопросы, ответы на которые предстоит найти.

На этом этапе очень важно понять бизнес-задачу, которая должна быть решена по итогам LDD, уточнить структуру будущей сделки. В рамках этого этапа целесообразно определить всех заинтересованных в сделке лиц, уточнить состав группы компаний, материнскую компанию, действующую бизнес-модель проверяемой компании — все эти условия могут влиять на отнесение тех или иных выявленных фактов к рисковым. 

2. Сбор документов и информации 

Справочно.
Как правило, документы предоставляются по месту нахождения компании, а в период COVID-19 наиболее удобным стало предоставление документов в электронном виде путем загрузки в дата-рум с предоставлением доступа согласованной команде специалистов.

Перед началом работы необходимо понять, чем компания занимается, как в ее деятельность вовлечена интеллектуальная собственность и что является ее основным продуктом/услугами. Исходя из полученного представления компания, которая проводит LDD, формирует запрос документов и сведений. От того, насколько точно и адаптированно под специфику компании и нужды сделки составлен запрос, может зависеть и срок проведения LDD (если не будет необходимости направлять многочисленные дозапросы), и качество проведенного анализа. Предоставляемые данные должны быть полными, точными, достоверными. 

Для подготовки запроса можно использовать базовый чек-лист, где перечислены все необходимые для предоставления документы — от свидетельств на товарные знаки до списка используемых в разработке open source (OS) технологий, и адаптировать его под нужды конкретного LDD. 

Зная специфику той или иной компании, нужно обращать внимание на объекты IP определенных категорий. Например, если деятельность компании связана с разработками в области медицины, в ее арсенале, вероятно, будут патенты на изобретения; в случае, если стартап занимается разработкой мобильных приложений, целесообразно запрашивать подтверждение принадлежности прав на аккаунты в маркетплейсах, через которые такие мобильные приложения распространяются конечным пользователям. 

3. Анализ предоставленных документов и информации

Справочно.
В ходе LDD необходимо постоянно сверять перечень фактически предоставленной информации с запрошенной и своевременно делать дозапросы недостающих документов (актов, приложений, технических заданий).

На данном  этапе могут потребоваться дополнительные пояснения, в том числе устные комментарии директора, управляющего, собственников бизнеса. В случае необходимости составляются дополнительные запросы, фиксируются предварительные выводы.

Верным решением будет изучение не только предоставленных документов, но и публично доступной информации в сети Интернет. Это могут быть открытые базы данных, реестры, новостные статьи и т.п. Так, можно обнаружить, например, информацию о доменном споре, в который вовлечена проверяемая компания, по определенным причинам недобросовестно умолчавшая об этом.

4. Подготовка отчета LDD

Форма, объем и содержание отчета, включение в отчет описания, перечня изученных документов, ссылок на нормы законодательства, наличие и сроки представления промежуточных отчетов и т.п. согласовываются еще на подготовительном этапе. 

На этапе подготовки отчета происходит письменная фиксация выявленных рисков, выводов и рекомендаций. Отчет должен быть понятным, конкретным, отражать все ранее сформулированные вопросы и решать поставленные задачи.

Товарные знаки, изобретения, полезные модели, промышленные образцы

Относительно проверки титула на средства индивидуализации (в частности, товарные знаки) и иные объекты промышленной собственности (патенты) следует помнить, что охрана таких объектов опосредована прохождением формальных процедур (регистрации).

Для указанных объектов важно наличие охранных документов: свидетельства о регистрации товарного знака, патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или сведений, подтверждающих подачу заявки на их регистрацию, получение патента. Дополнительным подтверждением информации могут быть сведения, найденные в открытых для публичного доступа в сети Интернет базах данных. 

Справочно.
Примеры базы данных объектов интеллектуальной собственности: Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь (НЦИС) ncip.by, Федерального института промышленной собственности Российской Федерации (ФИПС) fips.ru, Global Brand database Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) wipo.in и др.

Программное обеспечение 

Несмотря на то, что программное обеспечение (ПО) в подавляющем большинстве стран охраняется как литературное произведение авторским правом с момента его создания, по желанию правообладателя оно может быть депонировано/зарегистрировано (НЦИС, Бюро по охране авторского права Библиотеки Конгресса США и др.).

Такое свидетельство может служить в качестве подтверждения существования ПО в конкретный момент времени в прошлом, однако оно не может быть достоверным подтверждением авторства. 

Поиск регистраций ПО можно также провести по релевантным открытым базам данных на сайтах ФИПС, НЦИС и т.п. 

Доменные имена

Несмотря на то, что доменные имена не являются объектами интеллектуальной собственности по белорусскому законодательству, они важны для деятельности компании, особенно если коммерческая деятельность в основном осуществляется через Интернет или сайт и его домен стойко ассоциируются у потребителей с компанией. Поэтому важно, чтобы сама проверяемая компания была владельцем доменного имени, в противном случае потеря контроля над доменом может повлечь существенные репутационные и финансовые риски. 

Подтвердить владение доменным именем могут сертификат о регистрации доменного имени, выданный хостинг-оператором, сведения (скриншот) из кабинета/аккаунта регистранта домена, информация из публично доступной базы данных доменных имен whois.com.

Договоры в отношении объектов интеллектуальной собственности

В рамках проверки соглашений в отношении объектов интеллектуальной собственности подлежат анализу лицензионные договоры, договоры франчайзинга, уступки, договоры на оказание услуг по разработке, договоры о создании объектов интеллектуальной собственности и их использовании и т.п.

В первую очередь, необходимо выделить типовые для компании договоры, проверить наличие в них всех существенных условий, предусмотренных законодательством, полноту, четкость и корректность формулировок. Следует обратить внимание на смешанные договоры, в которых должны присутствовать существенные условия всех видов договоров, которые в него включены. 

Справочно.
Если договоров много, необходимо согласовать их выборочную проверку: например, только по ключевым IT-продуктам компании либо только в отношении топ-10 наиболее крупных клиентов.

Предоставленные для анализа договоры могут быть подчинены иностранному праву, которое нередко предусматривает иные требования к договорам. Однако, если ПО или иной объект авторского права создавались на территории Беларуси, нужно учитывать, что к таким договорам будут применяться императивные положения белорусского законодательства относительно создания и предоставления прав на объект интеллектуальной собственности.

Во-вторых, следует обращать внимание на положения, противоречащие требованиям законодательства. Например, в лицензионном договоре могут содержаться положения, нарушающие антимонопольное законодательство, принципы защиты персональных данных.  

В-третьих, важно оценить договор, акт сдачи-приемки к нему на предмет положений, регламентирующих передачу/предоставление прав интеллектуальной собственности соответствующей стороне договора. Следует также обращать внимание на четкое определение момента передачи/предоставления этих прав. 

Отдельное внимание нужно уделять нестандартным для отрасли условиям, а также обременительным для проверяемой компании положениям: асимметричные условия об ответственности, большие суммы штрафов, узкий объем предоставленных по лицензии прав, которых недостаточно для осуществления запланированной деятельности. 

Относительно лицензионных  договоров важно:

— проследить соотношение исключительных лицензий между собой, а также исключительных и неисключительных лицензий, выданных проверяемой компанией в отношении одних и тех же объектов;

— проанализировать объем предоставленных правомочий. Так, в лицензионных договорах, по которым проверяемая компания предоставляет третьим лицам право использовать свое ключевое ПО, которое является уникальным для рынка, стоит оценить предоставленное контрагентам право на переработку, модификацию, создание производных произведений, поскольку это может влечь риск создания конкурирующего продукта. Или, например, нарушением со стороны проверяемой компании будет выдача сублицензии по лицензионному договору, в котором такое правомочие прямо не указано. 

Справочно.
При поверке лицензионных договоров, договоров уступки, договоров залога, договора франчайзинга в отношении объектов права промышленной собственности, в том числе средств индивидуализации, охраняемых на территории Беларуси, важно проверить наличие штампа регистрации в НЦИС. Без такой регистрации договоры могут быть признаны недействительными.

Договоры о создании объектов интеллектуальной собственности и их использовании

Для формирования полноценной картины того, кем создаются ключевые объекты интеллектуальной собственности в проверяемой компании, целесообразно запрашивать перечень создаваемых объектов с разбивкой на компоненты с указанием автора(ов) и года создания каждого из них. Однако, к сожалению, чаще всего такие списки не составляются. В таком случае необходимо провести интервьюирование компетентных должностных лиц компании, чтобы установить, ведутся ли разработки штатными работниками или привлекаются сторонние подрядчики.

Если объект создается работниками компании, нужно проанализировать, соответствует ли белорусскому законодательству порядок оформления служебных произведений в компании. 

Справочно.
Зона проверки может быть расширена в зависимости от специфики компании. Например, если компания является резидентом Парка высоких технологий, то следует проанализировать коммерческие договоры, касающиеся IP/IT, на предмет их соответствия видам деятельности, заявленным при регистрации в качестве резидента ПВТ.

В процессе анализа договоров на разработку со сторонними подрядчиками-разработчиками необходимо проверять наличие надлежащим образом сформулированных условий о дальнейшей принадлежности (переходе) прав на созданный объект интеллектуальной собственности заказчику или предоставлении заказчику лицензии на использование созданных объектов. Факт уступки исключительных прав или предоставления лицензии заказчику должен быть зафиксирован в акте приемки-передачи после фактического создания объекта.

Необходимо проверить, какие компоненты, принадлежащие третьим лицам, использовались в разработке ПО и входят в его окончательную версию. А именно, правомерно ли использует разработчик данные компоненты и позволяют ли такое использование положения лицензионного договора с правообладателем кода или условия соответствующей открытой лицензии. 

Резюме.
Проведение LDD IP направлено на оказание помощи инвестору в выявлении рисков и особенностей ведения бизнеса в рамках компании, которая является целью его покупки или инвестирования. В ходе правового аудита выявляются «болевые точки», которые могут повлиять на возможность осуществления инвестиционной сделки. LDD IP поможет ответить на важные вопросы, является ли бизнес внутри таким, каким инвестор увидел его со стороны, отвечает ли сделка инвестиционным ожиданиям и как можно нивелировать обнаруженные риски.