Основные вопросы статьи: Как можно компенсировать отсутствие регистрации товарного знака для защиты интересов субъекта хозяйствования? Как правильно выбрать вид товарного знака, подлежащего регистрации и охране? Какими полномочиями наделен патентный поверенный?
В Республике Беларусь охрана товарному знаку предоставляется исключительно на основании его регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности. Это не означает, что субъекты хозяйствования не вправе использовать товарный знак до его регистрации. Но в преобладающем количестве случаев отсутствие регистрации у товарного знака, под которым действует субъект хозяйствования, формирует существенные риски, в условиях которых очень опасно развивать серьезные бизнес-проекты: от риска нарушения прав третьих лиц (если субъект хозяйствования не регистрирует товарный знак, это не означает, что данную регистрацию не произвел или не произведет кто-то другой) до опасности стать легкой жертвой недобросовестной конкуренции. Кроме того, отсутствие регистрации не дает возможности использовать товарный знак как объект коммерциализации (лицензия, франшиза, внесение в уставный фонд).
Частично компенсировать отсутствие регистрации товарного знака может его вхождение в фирменное наименование коммерческой организации, которое так же, как и товарный знак, является объектом исключительных прав. В то же время объем прав, которыми располагает для защиты своих интересов правообладатель фирменного наименования, существенно уже. Так, он наделен правом применять специальные меры противодействия нарушениям: удаление нарушающего обозначения с контрафактного товара или упаковки, арест или уничтожение контрафактных товаров, наложение штрафа в размере стоимости контрафактного товара в пользу правообладателя.
Объем действия исключительного права на товарный знак всегда понятен, поскольку формализован указанным в свидетельстве на регистрацию перечнем товаров и услуг, тогда как объем действия исключительного права на фирменное наименование всегда под вопросом. При конфликтной ситуации придется доказывать, в отношении каких товаров и услуг на данный конкретный момент времени компания использовала свое фирменное наименование.
Законом Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» предусмотрен достаточно большой перечень возможных видов товарных знаков, включая словесные, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные, сочетания цветов. Допускается регистрация комбинированных товарных знаков, которые сочетают в себе несколько из указанных базовых видов обозначений. Нередко заявители полагают, что заявление на регистрацию комбинированного товарного знака является наиболее эффективным решением, позволяющим существенно сэкономить расходы и охватить действием регистрации все элементы индивидуализации субъекта хозяйствования. На самом деле таким образом зачастую не решается ни одна из этих задач. Ведь среди составляющих комбинированного обозначения во многих случаях присутствуют несколько охраноспособных элементов, имеющих самостоятельное значение. Зачастую это словесный элемент и эмблема, объединенные в некоторую композицию. Товарный знак охраняется в том виде, в каком он зарегистрирован. Соответственно, заявляя охраноспособные элементы в составе данной конкретной комбинации, мы привязываем их друг к другу. Все элементы комбинированного обозначения взаимно обусловлены, и объем охраны каждого из элементов ограничен данным конкретным исполнением товарного знака.
Для целей последующего использования товарного знака и его защиты от нарушений будет иметь принципиальное значение общее восприятие потребителями композиции в целом. Этим при прочих равных условиях могут воспользоваться нарушители, заимствовав из комбинированного обозначения какой-либо элемент и поместив его в другую композицию. Ведь при разрешении спорной ситуации суд будет оценивать общее впечатление от одной композиции и сравнивать его с общим впечатлением от другой композиции и далеко не всегда придет к выводу о том, что при использовании данных композиций происходит смешение продукции разных производителей на товарном рынке.
Комбинированные обозначения, как правило, разрабатываются как составляющая фирменного стиля, его концентрированное выражение, объединяют в себе его характерные особенности — шрифт, цвет и др. При изменении фирменного стиля, ребрендинге комбинированное обозначение часто утрачивает свою актуальность и правообладатель вынужден регистрировать новое исполнение своего фирменного логотипа. То есть в краткосрочной перспективе регистрация комбинированного товарного знака имеет эффект экономии, но в долгосрочной перспективе вероятны расходы на оформление новой регистрации товарного знака. Если учитывать, что срок действия регистрации составляет минимум 10 лет, при прочих равных условиях целесообразно ориентироваться на долгосрочную перспективу.
Гораздо эффективнее при выборе вида обозначения выделить все охраноспособные составляющие бренда субъекта хозяйствования. Они будут являться претендентами на регистрацию в качестве самостоятельных товарных знаков. В условиях ограниченного бюджета более целесообразно расставить приоритетность этих обозначений для целей защиты индивидуальности субъекта хозяйствования. Рациональное использование ограниченного бюджета будет достигнуто за счет приоритетной охраны самого значимого, базового обозначения (например, названия компании, продукта и другого словесного символа данного конкретного бизнеса), а в последующем и всех остальных обозначений, включая комбинированное, то есть посредством распределения расходов во времени.
Для целей охраны товарного знака при составлении заявки определяется перечень товаров и услуг, в отношении которых будет осуществлена регистрация. Этот перечень в последующем будет выступать ограничителем действия исключительного права правообладателя. Все товары и услуги классифицируются по классам Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ). Каждый дополнительный класс увеличивает пошлину при подаче заявки на 50 долл. США. Крайним проявлением стремления к экономии является заявление только тех позиций товаров и услуг, которые субъект хозяйствования освоил на дату подачи заявки или рассматривает в качестве ближайшей перспективы.
Вместе с тем определение количества классов только исходя из соображений экономии малоэффективно. При классификации товаров и услуг для целей охраны товарного знака как минимум необходимо решить следующие задачи:
Это достигается посредством включения в перечни товаров и услуг конкретных товарных позиций, относящихся к ним родовых (видовых) терминов, в том числе терминов заголовков соответствующих классов согласно МКТУ.
При классификации товаров и услуг заявители нередко упускают из виду классы товаров и услуг, которые впоследствии могут быть соотнесены как однородные (однородность может быть обусловлена особенностями реализации, использования товаров, взаимодополняемости или взаимозаменяемости товаров).
Тем самым классификация будет носить неполноценный характер, чем могут воспользоваться недобросовестные конкуренты. Недостатки классификации могут создать для правообладателя проблемы при доказывании заинтересованности в суде, при коммерциализации товарного знака (невозможность выдать лицензию на отсутствующие в свидетельстве на товарный знак товары или услуги), обосновании факта использования товарного знака (при признании товарного знака общеизвестным) и т.д.
Так, частным случаем корреспондирующихся с товарами услуг являются услуги 35 класса МКТУ, связанные с оптовой и розничной торговлей определенными товарами или с продвижением определенных групп товаров. При прочих равных условиях, если определенные товары поименованы при формулировке указанных услуг 35 класса, они будут считаться однородными (корреспондирующимися) с товарами соответствующих товарных классов: например, товар 25 класса «одежда» и услуги, связанные с продажей одежды (35 класс). Классификация по товарным классам осуществляется производителями, поскольку именно они используют товарный знак на товарах. Производителям целесообразно регистрировать товарный знак для корреспондирующихся с производимыми товарами услуг 35 класса, поскольку последние охватывают деятельность посредников, поставщиков, торговой (в том числе фирменной) сети. И напротив, представителям сферы торговли необходимо классифицировать свою деятельность именно по 35 классу МКТУ, для них регистрация в товарных классах имеет смысл исключительно из соображений блокирования регистраций в смежных классах (небесспорная установка) или с учетом перспективы перехода к производственной деятельности.
На практике приходится встречаться с весьма обывательским восприятием стадии подачи заявки на охрану товарного знака. Многие вопросы решаются интуитивно, включая такие значимые и определяющие объем правовой охраны товарного знака, как вид и (или) состав заявляемых обозначений, классификация включаемых в заявку товаров и услуг. Недостатки поданной заявки в соответствующей части устраняются только подачей новой заявки.
К товарному знаку предъявляются специфические требования, исключающие возможность регистрации того или иного обозначения как исходя из его свойств (абсолютные основания для отказа в регистрации), так и связанные с риском нарушения прав третьих лиц (относительные основания для отказа в регистрации). Часть из них (отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации и конфликта с более ранними правами на товарные знаки) проверяется патентным органом в процессе экспертизы, по отдельным основаниям (нарушение прав на фирменное наименование, авторских прав и др.) регистрация может быть признана недействительной впоследствии по обращению заинтересованного лица. Не все заявители в состоянии объективно оценить реальные перспективы успешного прохождения заявленным обозначением процедуры регистрации. Назначение патентного поверенного является важным для заявителя процедурным шагом. В таком случае ему достаточно выбрать опытного участника рынка патентных услуг и выдать ему доверенность. Услуги патентного поверенного увеличивают бюджет регистрационной процедуры в среднем лишь на 25 %.
Патентный поверенный наделен всеми полномочиями, позволяющими полностью исключить личное участие заявителя в работе с патентным органом. Так, он вправе подавать заявку на товарный знак в интересах своего доверителя, в том числе составлять ее, подписывать и представлять в патентный орган, уплачивать соответствующие пошлины, лично вести дела с патентным органом, то есть отвечать на запросы экспертизы, направлять процедурные ходатайства, заявления, иные документы.
При возникновении спорных ситуаций патентный поверенный может представлять интересы доверителя в Апелляционном совете при патентном органе и Верховном Суде Республики Беларусь, в рамках своей компетенции представлять интересы владельца товарного знака во взаимоотношениях с таможенными, антимонопольными и другими органами (при внесении товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, при рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции) и др.
К сведению
Государственная пошлина за подачу и рассмотрение заявки составляет 450 долл. США, доплата за каждый класс товаров и услуг свыше одного — 50 долл. США, пошлина за внесение сведений в государственный реестр, публикацию и выдачу свидетельства — 200 долл. США.
