Нередко белорусские организации регистрируют товарные знаки, совпадающие по написанию с ранее зарегистрированными доменными именами своих сайтов. Можно ли считать, что охрана товарного знака в этом случае распространяется и на доменное имя?
Содержание:
В законодательстве Республики Беларусь легальное определение доменного имени содержится в Инструкции о регистрации доменных имен в национальной доменной зоне, утвержденной приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республике Беларусь от 18.06.2010 № 47 (далее — Инструкция).
Справочно.
Согласно абз. 8 п. 2 Инструкции доменное имя (домен) — символьное (буквенно-цифровое) обозначение, сформированное в соответствии с международными правилами адресации сети Интернет, предназначенное для поименованного обращения к интернет-ресурсу и связанное при его делегировании с определенным сетевым адресом.
При этом в белорусском законодательстве не предусмотрено отнесение доменного имени к существующим объектам гражданских прав (в том числе к исключительным правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг) либо к техническим средствам связи. В юридической литературе нет единства мнений относительно природы и правового статуса доменного имени.
В большинстве стран доменное имя также не относится к объектам интеллектуальной собственности, а именно к средствам индивидуализации. Вместе с тем еще в 2001 г. в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.01.2001 № 1192/00 отмечалось, что доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака. То есть фактически они дают возможность потребителю отличать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц.
Таким образом, согласно действующему законодательству Республики Беларусь отнести доменное имя к объектам интеллектуальной собственности нельзя.
Необходимо отметить, что с течением времени функции доменного имени перестали быть исключительно адресными и идентификационными, больший вес стали иметь индивидуализирующая и рекламная функции доменного имени.
По нашему мнению, с учетом цифровизации и роли сети Интернет в жизни общества и отдельного человека доменное имя фактически является средством индивидуализации и сопоставимо с товарными знаками и фирменными наименованиями.
В отсутствие детальной регламентации в законодательстве правового статуса доменного имени производители (лица, оказывающие услуги) предпринимают действия по регистрации обозначения, выполненного в стандартном шрифтовом исполнении и графически представляющего собой доменное имя, в качестве товарного знака.
Справочно.
В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные обозначения, включая имена собственные, цвет, сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобразительные, объемные обозначения, включая форму товара или его упаковку, а также комбинации таких обозначений. Иные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях, предусмотренных законодательными актами (п. 2 ст. 1 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания», далее – Закон о товарных знаках).
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что режим охраны и защиты товарного знака и доменного имени существенно отличается (процедурой регистрации, поддержанием в силе, в определенной степени использованием и пр.). Это означает, что исключительное право принадлежит только владельцу товарного знака, то есть посредством регистрации доменного имени оно не приобретается.
В случае регистрации доменного имени в качестве товарного знака охране и защите в результате этих действий подлежит не доменное имя, а товарный знак (обозначение, получившее охрану в качестве товарного знака).
В гражданском обороте возможны случаи столкновения доменных имен и средств индивидуализации. Так, доменное имя может включать охраняемый товарный знак или фирменное наименование. Это становится возможным, поскольку при регистрации доменных имен они не проверяются на предмет тождества или сходства до степени смешения с ранее зарегистрированными средствами индивидуализации.
Справочно.
В соответствии с п. 7 Инструкции при выборе доменного имени заявителю рекомендуется избегать названий, тождественных или сходных до степени смешения с наименованиями зарегистрированных средств индивидуализации участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг), если заявитель не является обладателем права на фирменное наименование, владельцем товарного знака и знака обслуживания, лицом, обладающим правом пользования географическим указанием. Ответственность за выбор обозначения, регистрируемого в качестве доменного имени, в том числе риск убытков в случае нарушения, несет сам заявитель.
Бывают случаи недобросовестной регистрации доменных имен для их последующей продажи либо использования, которое нацелено на введение потребителей в заблуждение. В такой ситуации владелец средства индивидуализации вправе обратиться за защитой в судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее — судебная коллегия).
Судебная практика идет по пути признания нарушением прав владельца охраняемого товарного знака его несанкционированное использование в доменном имени, поскольку такая ситуация является недобросовестной и порождает опасность смешения в гражданском обороте субъектов, а также их товаров и услуг.
Справочно.
В соответствии со ст. 20 Закона о товарных знаках использование товарного знака осуществляется путем применения товарного знака в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).
В суде необходимо доказать, что:
1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с товарным знаком;
2) доменное имя используется недобросовестно и у его владельца нет законного интереса использовать такое символьное обозначение;
3) у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени.
В случае установления указанных фактов регистрация доменного имени может быть аннулирована. Более того, на практике возможны даже такие случаи, когда приоритетным признается право на товарный знак, возникшее позже даты регистрации доменного имени.
При рассмотрении подобных исков судебной коллегией могут быть вынесены решения о запрете использования чужих средств индивидуализации в доменных именах в сети Интернет и о прекращении регистраторами предоставления доменов определенным лицам.
Следует отметить, что в настоящий момент при активном онлайн-присутствии бизнеса в сети Интернет вполне реальна ситуация первичности именно доменного имени. В таком случае у лица может появиться желание зарегистрировать обозначение, графически представляющее собой доменное имя, в качестве товарного знака. Такая ситуация также связана с отсутствием четкого определения в законодательстве статуса доменного имени и «первичности» охраняемых законом средств индивидуализации.
Вместе с тем любой спор может быть урегулирован посредством направления претензии и проведения переговоров, в том числе с привлечением независимого посредника (медиация). В случае если досудебное урегулирование не привело к желаемому результату, можно обратиться с исковым заявлением в судебную коллегию.
Кроме того, если добросовестно используемое доменное имя сталкивается с товарным знаком, возможно обращение в антимонопольные органы с заявлением о признании действий лица актом недобросовестной конкуренции. В случае если действия владельца товарного знака, связанные с его регистрацией, будут признаны недобросовестной конкуренцией, заинтересованное лицо вправе обратиться в Апелляционный совет при патентном органе с возражением о признании недействительным предоставления правовой охраны такому товарному знаку. Устанавливать в подобных действиях акт недобросовестной конкуренции уполномочена также и судебная коллегия.
Справочно.
Апелляционный совет при патентном органе образован при Национальном центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь. Положение о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения Апелляционным советом при патентном органе утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.08.2020 № 499.
Необходимо отметить, что в силу трансграничности использования доменного имени обращение в судебную коллегию может быть не столь эффективным, когда владельцем доменного имени (сходным средством индивидуализации) является иностранное лицо. В таком случае целесообразным может быть разрешение спора организациями, уполномоченными ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами). Например, Центром Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству, который имеет довольно обширный опыт разрешения указанных споров.
Справочно.
Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности по арбитражу и посредничеству был основан в 1994 г. с целью предоставления арбитражных и посреднических услуг для урегулирования международных коммерческих споров между частными лицами. Расположен в Женеве (Швейцария).
Регистрация товарного знака и доменного имени в Республике Беларусь сама по себе не станет препятствием для регистрации сходных до степени смешения доменных имен в зарубежных странах. В Республике Беларусь ответственность за выбор доменного имени и последствия неудачного выбора возложены на администратора домена, а при регистрации доменное имя не проверяется с точки зрения столкновения прав с объектами интеллектуальной собственности. В зарубежных странах регистрация доменных имен также происходит с соблюдением требований соответствующего национального законодательства и не учитывает наличие прав на объекты интеллектуальной собственности в других странах.
Кроме того, необходимо дополнительно подчеркнуть, что правовая охрана товарного знака носит строго территориальный характер, то есть если товарный знак охраняется в одном государстве, это никак не влияет на регистрацию такого товарного знака на имя других лиц в странах, где ему не предоставлена правовая охрана.
Резюме
1. По законодательству Республики Беларусь доменное имя не относится к объектам интеллектуальной собственности.
2. В случае регистрации доменного имени в качестве товарного знака охране и защите подлежит не доменное имя, а товарный знак.
3. При нарушении прав владельца охраняемого товарного знака его несанкционированным использованием в доменном имени владелец товарного знака вправе принять меры досудебного урегулирования и (или) обратиться в судебную коллегию.
4. Если добросовестно используемое доменное имя зарегистрировано другим лицом в качестве товарного знака, владелец доменного имени вправе обратиться в антимонопольный орган или судебную коллегию для установления факта недобросовестной конкуренции. На основании вынесенных указанными органами решений можно оспорить регистрацию такого товарного знака в Апелляционном совете.
5. Регистрация товарного знака и (или) доменного имени в Республике Беларусь (доменной зоне) не препятствует регистрации сходных до степени смешения доменных имен в зарубежных странах (других доменах).
6. В случае выхода на зарубежные рынки владельцу товарного знака и прав на доменное имя в национальной доменной зоне целесообразно зарегистрировать соответствующие объекты в определенной юрисдикции товарных знаков и доменных имен в различных доменных зонах.
