Одним из основных способов защиты бренда является регистрация товарного знака. Создание и регистрация уникального, узнаваемого товарного знака — часть стратегического успеха компаний. Однако существует необходимость в предварительной проверке разработанного обозначения до его регистрации в качестве товарного знака во избежание правовых и коммерческих проблем.
Содержание:
Проведение предварительной проверки товарного знака является необязательным этапом регистрации товарного знака и осуществляется по желанию заявителя. Однако такая проверка помогает оценить уникальность и конкурентоспособность разработанного обозначения на рынке, позволяет избежать ситуаций, когда уже на этапе экспертизы заявки на товарный знак выясняется, что заявленное обозначение имеет сходство с уже существующими и зарегистрированными товарными знаками других компаний.
Проверка способствует выявлению потенциальных проблем и ограничений в использовании товарного знака на национальном или международном уровне.
Предварительная проверка представляет собой поиск и анализ уже зарегистрированных товарных знаков на предмет их сходства с проверяемым обозначением в соответствующих базах данных. При проведении поиска необходимо оценивать сходство обозначения с уже зарегистрированными товарными знаками, включая фонетическое, графическое и смысловое.
Справочно.
Проведение проверки до регистрации товарного знака поможет существенно сэкономить на уплате пошлин, скорректировать стратегию его регистрации, облегчит процесс описания деятельности бизнеса и его продуктов при подаче необходимых документов для регистрации товарного знака.
При использовании открытых баз следует учесть некоторые нюансы.
1. Указанные базы данных охватывают: а) товарные знаки, получившие охрану, б) заявки на регистрацию, прошедшие предварительную экспертизу. Поэтому есть риск упустить из виду заявки, которые находятся на стадии регистрации (только поданы).
2. Некоторые из баз данных платные. Например, поиск в открытом реестре товарных знаков Российской Федерации бесплатный, но за доступ к полной базе данных, в которой можно провести детальный поиск по всем зарегистрированным товарным знакам, придется заплатить.
3. Информация в бесплатных базах может быть неактуальной из-за отсутствия ежедневных обновлений.
Справочно.
Не рекомендуется использовать базы данных, ссылки на которые размещены на сайтах частных компаний, так как они могут просто упустить из виду момент, когда официальная база данных сменила сервер или была обновлена.
После проведения поиска необходимо проанализировать результаты и выявить возможные конфликты или ограничения в использовании обозначения.
Предварительную проверку заявитель может провести самостоятельно. Например, в Республике Беларусь обозначение можно проверить по следующим базам данных:
1) Национальная база данных Государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности»: search.ncip.by/database/.
Эта база данных содержит информацию о товарных знаках, охрана которым предоставлена в Республике Беларусь на основании национальной регистрации. Нужно учитывать, что в этой базе данных отсутствуют сведения о поданных заявках, не прошедших предварительную экспертизу;
2) Международная база данных товарных знаков Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности: www3.wipo.int/madrid/monitor/en/.
Указанная база данных содержит информацию о товарных знаках, охрана которым предоставлена на основании международной регистрации на территории государств — членов Мадридской системы регистрации товарных знаков, среди которых есть и Республика Беларусь. Эта база данных позволяет осуществлять поиск по товарным знакам в отношении каждой отдельной интересующей территории
Справочно.
Провести предварительную проверку также можно, запросив информацию в патентных ведомствах интересующих государств. Однако это не всегда целесообразно, так как может быть несоразмерно дорого, и иногда проще и дешевле сделать базовую проверку по открытым источникам.
Не стоит недооценивать проверку, даже если кажется, что знак свободен и можно подумать, что помешать могут только идентичные знаки, и не обратить внимание на сходные до степени смешения. Они могут иметь некоторые различия, но в глазах потребителей будут сходными, что натолкнет их на неверное представление о происхождении товара, владельце регистрации.
Предварительная проверка также позволяет оценить обозначение с позиции возможности его регистрации в принципе.
Пример
В ходе проверки выяснилось, что товарный знак оказался никем не занят и можно подавать документы на его регистрацию. Но в реальности данный товарный знак мог оказаться никем не занятым ввиду невозможности его регистрации по различным причинам (например, противоречит публичному порядку или нормам морали и т.д.).
Иногда даже поверхностной проверки по открытым источникам достаточно, чтобы выявить риски. Если в результате не выявлены сходные или идентичные зарегистрированные знаки, а также нет иных оснований для отказа, можно подавать заявку, выводить продукт на рынок с этим названием и работать над продвижением бренда.
Если знак уже занят на интересующей территории или есть иные основания для отказа, можно изменить концепцию, доработать знак, увеличить различительную способность (заменить слово, добавить графические элементы и т.д.). Либо можно вообще отказаться от заявки на определенной территории, если она не ключевая.
Пример
Планируется регистрация товарного знака с дальнейшим выводом продукции на всю Среднюю Азию. Но в Узбекистане данный товарный знак занят, поэтому если данная страна не является ключевой, можно отказаться от этой территории.
Аналогичный товарный знак можно выкупить (возможно, владелец его не использует и готов уступить) или договориться с владельцем более ранней регистрации и получить согласие на раздел рынка. В крайнем случае можно подать заявление в суд о досрочном прекращении мешающего товарного знака, если его владелец на протяжении определенного времени не использует знак на этой территории.
Справочно.
Предварительная проверка имеет основную ценность на дату ее проведения, так как ее результаты уже через некоторое время могут быть неактуальны. С регистрацией товарного знака после предварительной проверки лучше не затягивать, так как спустя какое-то время после проверки могут быть поданы новые заявки, которые не могли быть отражены в результатах проверки.
Предварительная проверка является инструментом, который помогает избежать правовых и коммерческих проблем. Однако важно понимать, что она носит информационный характер и имеет целью заранее определить риски. При этом предварительная проверка не гарантирует стопроцентную регистрацию товарного знака, как и не накладывает на заявителя запрет на то, чтобы попробовать заявить знак. Он может принять риски и подать заявку, так как всегда есть вероятность того, что эксперт не посчитает знак сходным либо владелец более ранней регистрации не подаст возражение против заявки.
В случае если решение экспертизы будет не в вашу пользу, его можно попытаться обжаловать и доказать, что обозначения несходны.
Выводы
1. Предварительная проверка товарного знака необходима. Она способствует выявлению потенциальных проблем и ограничений в использовании товарного знака на национальном или международном уровне.
2. Проверить товарный знак можно самостоятельно, используя только проверенные источники.
3. Если товарный знак на определенной территории уже используется и зарегистрирован в установленном порядке на имя иного лица, можно либо договориться с владельцем товарного знака о его покупке, либо исключить данную территорию из рынков сбыта, либо изменить обозначение для конкретной территории.
