Свобода усмотрения в делах интеллектуальной собственности: границы спора в практике суда

Статья написана по материалам кейс-интенсива «Интеллектуальная собственность: способы защиты и судебная практика». Подробности по короткой ссылке.

Определяем заинтересованное лицо

На практике обратиться в суд с требованием о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может любое лицо. Но на удовлетворение иска вправе претендовать только то лицо, которое докажет свою заинтересованность в этом. Данная правовая позиция сформулирована в постановлении Пленума Верховного Суда Рес-публики Беларусь от 28.09.2005 № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (далее — Постановление) и объясняется необходимостью применения, по мнению суда, п. 3 ст. 20 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках) и ст. 6 ГПК: истец должен доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска.

Справочно.
Согласно п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым лицом в Верховный Суд Республики Беларусь.

Критерии заинтересованности для рассматриваемой категории дел в законодательстве не закреплены и определяются судом. Постановление через вводный оборот «в частности» называет два основных обстоятельства, которые должен доказать истец:

— формальное обоснование: наличие отказного решения патентного органа по товарному знаку истца, при котором товарному знаку истца был противопоставлен оспариваемый товарный знак;

— субстантивное обоснование: намерение истца использовать товарный знак.

Справочно.
Статья 6 ГПК обобщенно регулирует право на обращение за судебной защитой, которое по общему правилу принадлежит заинтересованному лицу.

Истец должен доказать оба критерия, причем каждый критерий ограничивает требование о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака. Оно ограничивается только теми однородными товарами и услугами, которые одновременно затронуты отказным решением патентного органа по заявке истца и входят в объем реальной хозяйственной деятельности истца на момент подачи иска.

Пример.
В деле по иску компании «К» к компании «В» в отношении товарного знака «С», зарегистрированного для алкогольных напитков, суд признал обоснованным намерение истца использовать указанный товарный знак, поскольку истец являлся реально действующим производителем алкогольной продукции. Однако истец получил отказ в удовлетворении иска в связи с недоказанной заинтересованностью, поскольку на момент рассмотрения дела он имел заявку со сходным обозначением, но патентный орган еще не вынес по ней решение.

Пример.
В деле по иску компании «Ф» к компании «С» истец имел отказную заявку в отношении перечня товаров и услуг, полностью перекрывающего перечень товаров и услуг противопоставленного товарного знака «М» (то есть обосновал заинтересованность с формальной стороны). Но он не смог убедить суд в намерении использовать товарный знак в отношении всех позиций перечня, поскольку его хозяйственная деятельность была ограничена лишь отдельными товарами. В итоге действие оспариваемого товарного знака было прекращено судом лишь частично в отношении товаров, соответствующих фактической деятельности истца.

Важно знать!

Что нужно знать владельцу товарного знака при защите нарушенных прав? Читайте в статье старшего партнера Юридической группы «Бюро24», кандидата юридических наук, доцента А. Корочкина  «Использование товарных знаков: правило треугольника»

Оцениваем добросовестность и разумность

При разрешении конфликтных ситуаций с применением товарных знаков оппонирующая владельцу товарного знака сторона нередко защищается через обоснование недобросовестности действий владельца товарного знака, связанных с его регистраций и использованием. При успешности аргумента у оппонирующей стороны появляется право потребовать через обращение в Апелляционный совет при патентном органе аннулирования недобросовестной регистрации.

Справочно.
Подпункт 1.3 п. 1 ст. 25 Закона о товарных знаках предусматривает признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в течение срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией.
Оценка соответствующих обстоятельств дела проводится в контексте положений Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Формальная часть спора по рассматриваемому правовому основанию вполне понятна: выясняются качественные и количественные параметры отношений между сторонами для установления факта наличия или отсутствия конкуренции между ними. Если стороны не признаются конкурентами, то независимо от остальных обстоятельств дела недобросовестная конкуренция не имеет места.
Субстантивные критерии недобросовестной конкуренции рамочные и дают обширную почву для судебного усмотрения применительно к рассматриваемой категории дел. Для признания недобросовестной конкуренции суду достаточно прийти к выводу о получении одним субъектом по отношению к другому преимущества или выгоды в связи с регистрацией и использованием товарного знака при одновременной способности нарушающими действиями причинить убытки конкурентам. Способность причинить убытки может носить вероятностный характер, стороне по текущему подходу суда нет необходимости обосновывать реальность убытков. Исключительное же право по своей природе дает своеобразное преимущество его владельцу перед другими участниками рынка в использовании товарного знака.

На практике спор смещается в сугубо субъективную плоскость оценки добросовестности и разумности текущих действий владельца товарного знака, хотя оценке должны подлежать действия не только по использованию товарного знака, но также и отдельные действия по его регистрации. Закон о товарных знаках чисто логически допускает частную ситуацию, когда регистрация товарного знака добросовестна, но владелец злоупотребляет исключительным правом, например, необоснованно блокирует параллельный импорт. Исключительность прав на товарный знак не должна автоматически приводить к выводу о приобретении преимущества перед конкурентом.

Известные судебные прецеденты пока не демонстрируют готовность суда признавать возможность описанной частной ситуации, а наличие у субъекта исключительного права по сути приравнивается к приобретению преимущества по отношению к конкуренту, что приводит к чрезмерному ущемлению прав владельцев регистраций (повышенная правовая неопределенность и риск полной потери прав на товарный знак).

Пример.
Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь признала законным и обоснованным решение Министерства антимонопольного регулирования и торговли об установлении факта нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ОАО «Б», связанных с приобретением и использованием прав на товарный знак «О». Выводы суда основаны на том единственном обстоятельстве, что в производстве ОАО «Б» и оппонирующего ему ОАО «М» наименование «О» возникло вследствие получения одноименной рецептуры колбасы от третьего лица (название рецептуры как таковое не охраняется и препятствием к регистрации товарного знака по законодательству не является). Это обстоятельство перевесило все доводы, характеризующие последовательность и мотивированность собственными правомерными экономическими интересами действий ОАО «Б» по регистрации товарного знака «О». В частности, решение о регистрации ОАО «Б» товарного знака в Беларуси было мотивировано выявлением конкурирующих зарубежных регистраций, препятствиями в поставке своей продукции на рынок РФ, где претензии к поставщикам предъявлял российский правообладатель товарного знака «О», и рисками при отсутствии охраны товарного знака возникновения аналогичной ситуации в Беларуси. ОАО «Б» подало соответствующие заявки в Беларуси и оспорило препятствующие права в РФ. Суд РФ признал правомерный интерес в использовании товарного знака ОАО «Б» и отменил регистрацию товарного знака «О» российского правообладателя. В результате ОАО «Б» добилось возможности правомерного присутствия своей колбасы «О» в Беларуси и на одном из ключевых экспортных рынков.

ОАО «М» имело очень скудную статистику защиты товарных знаков в Беларуси (в том числе не обращалось за регистрацией товарного знака «О»), не имело охраны наименований своей продукции за рубежом, использовало целый ряд товарных знаков, принадлежащих третьим лицам, то есть выпуск основного объема его продукции осуществлялся с использованием конфликтных обозначений. Эти упущения в вопросах управления интеллектуальной собственностью были признаны ОАО «М» в процессе разбирательства, и, казалось бы, именно они стали причиной его положения, а не действия ОАО «Б», защищающего свои законные права на наименование продукции, выпускающейся длительное время.

Наличие на рынке одноименного товара нескольких не связанных между собой производителей способно вводить потребителя в заблуждение и вызывать смешение продукции. Это является нарушением одного из базовых принципов добросовестной конкуренции. Однако суд ограничил ОАО «Б» в праве на защиту своего товарного знака.

Справочно.
При рассмотрении дел о защите прав на товарный знак, если конфликтное обозначение ему не тождественно, суды должны обязательно разрешать вопрос о том, сходно ли соответствующее обозначение с товарным знаком до степени смешения.

Информация по теме

Контрафактными являются товары, вводимые в гражданский оборот с использованием товарного знака без согласия правообладателя. Как идентифицировать контрафакт, доказать его, составить претензию нарушителю, как привлечь нарушителя к административной ответственности — эти и другие вопросы борьбы с контрафактом в выступлении Марины Головницкой, адвоката практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen. Смотреть видео.

Сравниваем обозначения

Формализованной методики для проведения сравнения, сходно ли до степени смешения соответствующее обозначение с товарным знаком, в случаях нарушения прав на товарные знаки нет. На практике суд руководствуется методическими подходами к проведению экспертизы товарного знака при рассмотрении патентным органом заявки на его регистрацию. Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). В зависимости от конкретных обозначений эксперт по своему усмотрению определяет вес каждого критерия в принятии итогового решения о степени сходства.

Справочно.
Рекомендации по оценке содержатся в Положении о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719.

При нарушении прав на товарный знак часто используются определенные варианты оформления товара, рекламных материалов, сайта и т.д. Соответственно, при разрешении спорных ситуаций суд вынужден давать оценку общему композиционному построению всего варианта оформления, в котором фигурируют элементы разной степени значимости. Также сами товарные знаки далеко не всегда представляют собой определенные слова, изображения и др., а являются комбинированными, то есть сочетают несколько различных элементов. В таких ситуациях на итоговые выводы влияет оценка значимости того или иного элемента для целей сравнения обозначений, в отдельных случаях признается значимость общего композиционного решения или совпадающей цветовой
гаммы.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначения, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового исполнения и т.д.  Несложно понять, что при наличии формулировок «ассоциируется в целом», «общее впечатление», «любых особенностей» каждое судебное дело, поскольку в нем фигурирует уникальный состав сравниваемых обозначений, также является уникальным, поэтому апеллирование в одних делах к подходу суда, примененному в другом деле, малопродуктивно.

Часто в судебном деле возникают различные оценки суда, экспертов, сторон и патентного органа по одним и тем же обстоятельствам. Это объясняется высокой степенью усмотрения, обусловленного отсутствием развернутой методической базы разрешения спорных ситуаций на фоне неопределенности правовых формулировок. Если, например, профильные специалисты в области права интеллектуальной собственности (представители патентного органа, патентные поверенные) концентрируются в своих выводах на изучении сравниваемых обозначений по установленным критериям сходства, дают оценку отдельным элементам и т.д., то участники процесса без профильной подготовки (привлекаемые в процесс эксперты в области дизайна, лингвистики, и даже нередко адвокаты) преимущественно руководствуются интуитивным подходом и апеллируют к общему впечатлению и ассоциациям, не вдаваясь в детали профессионального разбора ситуации.

Например, в споре между компаниями «М» (истец) и «С» (ответчик) о нарушении прав на товарный знак «К» фигурировали совершенно разные оценки товарного знака. Дело было осложнено назначением экспертизы и также прерывалось на разрешение апелляционного спора по товарному знаку «К». В результате в деле возникли позиции сразу всех возможных участников процесса, включая экспертов и патентный орган.
 

Оцениваемое обозначение «К»

Истец первоначально занял правовую позицию, согласно которой в этом товарном знаке сразу несколько доминирующих элементов, включая слова «МАСЛО», «КРЕСТЬЯНСКОЕ», изображение коровы с цветком. Поскольку слова «МАСЛО», «КРЕСТЬЯНСКОЕ» являются неохраняемыми элементами (видовые обозначения товара), то, отталкиваясь от положений Закона о товарных знаках, запрещающих регистрацию товарных знаков с доминирующими неохраняемыми элементами, ответчик оспорил предоставление правовой охраны товарному знаку в Апелляционном совете при патентном органе. Апелляционный совет не согласился с такой оценкой и признал, что доминирующим в товарном знаке является изображение коровы. В суде истец многократно менял свой подход к оценке товарного знака, четко остановившись лишь на тезисе, что по корове претензий не имеет. Суд, несмотря на то, что стороны не считали необходимым назначать экспертизу, ее назначил. Эксперты заняли третью позицию — не смогли установить доминирующие элементы и все элементы товарного знака посчитали сходными с элементами сравниваемого варианта оформления товара. При наличии множества претензий к содержанию выводов экспертов и в целом составлению заключения его ценность вполне иллюстрирует вывод экспертов о сходстве даже изображений коров в конфликтных обозначениях, который очень сложно назвать обоснованным.


Экспертное заключение традиционно перевешивает все остальные доказательства в подобных спорах. Рассматриваемый пример не стал исключением — суд присоединился к позиции экспертов, также не установил доминирующих элементов и пришел к выводу, что конфликтные обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Актуальная информация

Интеллектуальная собственность: на что повлияют правки в ГК 2018 г.? 

Читайте в статье В. Рачковского, управляющего партнера ООО "БелБренд Консалт, патентного поверенного Республики Беларусь