Товарный знак и иные объекты интеллектуальной собственности: столкновение прав

Товарный знак vs объект авторского права

Самый распространенный случай столкновения прав автора и прав владельца товарного знака – использование произведения (его фрагмента, цитаты и т.д.), охраняемого авторским правом при регистрации товарного знака, если право на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета товарного знака.

В соответствии с подп. 5.2 п. 5 ст. 5 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон) не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные названию известного в Республике Беларусь произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если право на соответствующее произведение возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:

1) закон защищает права авторов произведений (их фрагментов), которые были созданы (права на которые возникли) ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

Справочно:
Приоритет товарного знака — преимущество заявителя в  получении регистрации товарного знака перед иными лицами, имеющими намерение зарегистрировать тождественный или сходный до степени смешения  товарный знак, которое устанавливается на определенную дату.

2) право автора запрещать регистрацию товарного знака, воспроизводящего произведение (его фрагмент), является реализацией имущественных прав автора. Однако законодательство не ставит защиту этого права, в случае неправомерной регистрации товарного знака, в зависимость от действия авторского права на дату подачи возражения против регистрации товарного знака или на дату приоритета товарного знака . Товарный знак может быть аннулирован даже в том случае, если на дату приоритета товарного знака имущественные права автора уже не действовали;

3) автор вправе возражать против регистрации товарного знака только в том случае, если его произведение (фрагмент произведения), название произведения, персонаж произведения, цитата были известны в Республике Беларусь на дату приоритета товарного знака (известность за рубежом, но не в Республике Беларусь, не принимается во внимание);

Как зарегистрировать товарный знак - читайте в статье.

Автор вправе возражать против регистрации товарного знака только в том случае, если его произведение (фрагмент произведения), название произведения, персонаж произведения, цитата были известны в Республике Беларусь на дату приоритета товарного знака.

В качестве примеров зарегистрированных товарных знаков, в которых использованы изображения или названия литературных персонажей, можно привести следующие товарные знаки:

- товарный знак Республики Беларусь № 48895, представляющий собой изображение Чебурашки - известного персонажа произведений писателя Э. Успенского:

- образ другого персонажа произведений Э. Успенского использован компанией «Данон Россия» в своем товарном знаке Республики Беларусь № 38048:

- товарный знак Республики Беларусь № 15060, в качестве которого зарегистрировано имя литературного персонажа Буратино

Иногда может возникнуть ситуация, когда в качестве названия произведения, имени персонажа и т.п. выступает слово или словосочетание, которое либо имеет словарное значение, описывающее персонаж, либо является общераспространенным и общеупотребительным в повседневной жизни. В этом случае важным при рассмотрении вопроса о наличии столкновения прав будет выяснение того, как воспринимает потребитель такое обозначение – как имя персонажа или как нейтральное выражение, не имеющее отношение к произведению, права на которое принадлежат автору.

Так, литературный персонаж Буратино получил свое имя от итальянского слова burattino, означающего «деревянная кукла-актер», «марионетка». Однако в настоящее время мало кто будет воспринимать слово «Буратино» как итальянское. Каждый, кто слышит данное слово, сразу же вспоминает именно литературного персонажа, и иных ассоциаций это слово не вызывает.

В ситуации с обозначением «Дядя Федор», которое в Российской Федерации в 1997 г. было зарегистрировано в качестве товарного знака самарской компанией «Дядя Федор», ассоциации у потребителей не всегда такие однозначные. Каждый, конечно, знает этого литературного персонажа. Но у многих есть родственник или знакомый, которого близкие люди называют «дядя Федор». И здесь ассоциация будет зависеть именно от того, есть ли у человека такой родственник или хороший знакомый по имени Федор.

Товарный знак vs промышленный образец

В соответствии с подп. 4.1 п. 4 ст. 5 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с промышленным образцом, право на который в Республике Беларусь принадлежит другому лицу, если этот промышленный образец обладает более ранним приоритетом по сравнению с заявленным на регистрацию товарным знаком.

Лицом, которое может требовать защиты своих прав, в данной ситуации выступает владелец патента на промышленный образец . Именно его права будут нарушены регистрацией товарного знака и именно он должен подать возражение против такой регистрации. Автор сможет подать возражение только в том случае, если между ним и будущим заявителем по заявке на выдачу патента на промышленный образец было заключено соглашение, в соответствии с которым имущественные авторские права на произведение не были переданы заявителю (заявителю передано исключительное право получить патент на промышленный образец и использовать этот промышленный образец).

Владелец патента на промышленный образеци, в определенных случаях, автор промышленного образца вправе требовать защиты своих прав в ситуации столкновения прав на товарный знак и промышленный образец.

Следует отметить, что у владельца патента на промышленный образец возможность аннулировать товарный знак существует не только в случае тождества с промышленным образцом, но и в случае сходства. При этом во внимание будет принята однородность товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак, и назначение промышленного образца.

Возможность аннулировать товарный знак существует не только в случае тождества с промышленным образцом, но и в случае сходства.

Фактически все объекты интеллектуальной собственности для получения правовой охраны должны существенно отличаться от уже существующих объектов. Для получения правовой охраны объект авторского права или промышленный образец должен быть «оригинальным», таким, который обычное лицо без творческих способностей создать не может. Объект должен не воспроизводить с незначительными изменениями уже существующее, а быть результатом творческой деятельности. И данное отличие напрямую зависит именно от личности автора данного объекта.

В качестве же товарных знаков могут быть зарегистрированы и такие обозначения, которые никакой «оригинальностью» не обладают. Будущий владелец товарного знака может открыть словарь, выбрать любое слово, которое ему понравится и которое не указывает на товары и не описывает их свойства, и заявить такое слово в качестве товарного знака. Например, в качестве товарных знаков зарегистрированы такие слова, как «NEXT», «СКАЗКА», «MODE», «СЛЕДОПЫТ», «БАРХАТ». По этой причине законодатель установил, что у обозначений, зарегистрированных в качестве товарных знаков, не существует автора . Даже если обозначение придумано конкретным человеком и в дальнейшем зарегистрировано в качестве товарного знака, данный человек не становится автором товарного знака.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы обозначения, не обладающие «оригинальностью».

Таким образом, при возникновении ситуации, когда товарный знак охраняется в качестве иного объекта интеллектуальной собственности, сталкиваются не одинаковые права авторов, а исключительное право владельца товарного знака и исключительное право автора или патентовладельца. При этом следует учитывать, что у автора или патентовладельца исключительное право может возникнуть только ранее права на товарный знак.

Если товарный знак возник ранее промышленного образца, то в данном случае промышленный образец фактически не будет соответствовать установленным критериям охраноспособности.

Если товарный знак возник ранее объекта авторского права, то в данном случае можно говорить или о плагиате, или о независимом создании, что не предоставляет автору каких-либо прав в отношении уже существовавшего товарного знака.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Для предупреждения спорных ситуаций лицу, которое желает зарегистрировать в качестве товарного знака произведение (его фрагмент, персонаж, цитату и т.д.) или промышленный образец, необходимо получить письменное согласие автора (иного правообладателя) либо владельца патента на промышленный образец, то есть заключить с ним договор.
В таком договоре среди имущественных авторских прав, передаваемых лицу, желающему зарегистрировать товарный знак, в обязательном порядке должно быть указано право на регистрацию и использование уступаемого обозначения в качестве товарного знака. При отсутствии такого условия возможно возникновение спора о предоставлении указанных прав, что может повлечь аннулирование регистрации товарного знака.
Важно в таком договоре указать перечень товаров/услуг, в отношении которых будет зарегистрирован товарный знак. Автор и владелец патента на промышленный образец должны внимательно анализировать такой перечень. Именно он определит объем правовой охраны, который будет предоставлен владельцу товарного знака. В отношении иных, неоднородных товаров право на подачу заявки и получение товарного знака останется у автора и владельца патента на промышленный образец.

Чек-лист действий заявителя до подачи заявления на регистрацию обозначения в качестве товарного знака:
1) Проверить обозначение до подачи его на регистрацию в качестве товарного знака на наличие в его составе известных на территории Республики Беларусь произведений (их частей). Можно использовать общедоступные источники, в том числе сеть Интернет.
2) Проверить базу данных промышленных образцов на наличие тождественных или сходных до степени смешения регистрируемому обозначению промышленных образцов ( http://www.belgospatent.org.by/).
3) Заключить с автором (правообладателем) договор, предусматривающий предоставление заявителю права на подачу заявки и на регистрацию товарного знака, если будет установлено, что обозначение содержит объект авторского права/промышленный образец.