Вы на портале

Управление товарным знаком до регистрации исключительных прав

Основной вопрос статьи: Какие меры целесообразно предпринять правообладателю товарного знака при выходе на зарубежный рынок, если процедура регистрации этого обозначения на соответствующей территории не инициирована или не завершена?

Обновлено
Рачковский Валентин
Рачковский Валентин

Управляющий партнер BELBRAND CONSULT, евразийский и белорусский патентный поверенный, юрист, оценщик интеллектуальной собственности

2180 Shape 1 copy 6Created with Avocode.

Приоритет прав

Отсутствие у белорусского субъекта действительных прав на товарные знаки на момент вступления в договорные отношения с контрагентами на новом рынке создает риски как для самого субъекта, так и для его будущих партнеров. Поэтому необходимо как минимум продемонстрировать контрагенту, что у белорусского субъекта уже зафиксирован приоритет прав на товарные знаки на данном рынке: поданы национальная или международная заявки либо документы на осуществление территориального расширения существующей международной регистрации на соответствующую новую страну.

Подача заявок хоть и фиксирует приоритет прав, но не дает уверенности в правомерности присутствия заявленных обозначений на рынке. Этот аспект проясняется предварительными исследованиями охраноспособности заявленного обозначения.

К сведению.

В большинстве стран либо сами патентные ведомства, либо патентные поверенные предлагают услуги по предварительному поиску сходных обозначений в базах зарегистрированных товарных знаков и заявок, которые находятся на рассмотрении. Их проведение позволяет изучить правовой ландшафт, в условиях которого продукция будет реализовываться, и в случае выявления потенциальных конфликтов с товарными знаками конкурентов своевременно подготовиться к их преодолению. Результаты поиска, демонстрирующие отсутствие конфликтных обозначений, при уже зафиксированном приоритете прав на товарные знаки создадут комфортные условия для работы на зарубежном рынке.

Лицензия и альтернативные ей договорные конструкции

Право использования товарного знака является составляющей исключительного права владельца товарного знака. Рассматривая ситуацию, когда регистрационные действия по товарным знакам еще не завершены, мы вынуждены констатировать, что у субъекта хозяйствования отсутствуют исключительные права. Соответственно, он не может распоряжаться ими с помощью лицензионного договора, так как его стороной может быть только состоявшийся правообладатель, а не заявитель.

Субъект хозяйствования, тем не менее, может воспользоваться иными договорными конструкциями, которые позволят зафиксировать права и обязанности сторон по использованию заявленных на регистрацию обозначений и сопутствующим такому использованию аспектам до получения свидетельства на товарный знак.

Так, до предоставления охраны заявленному товарному знаку субъект хозяйствования может заключить с контрагентами предварительный лицензионный договор, который при завершении регистрационной процедуры позволит перейти к отношениям в формате лицензии. Платежи за пользование товарным знаком по такому договору могут иметь место, но они носят обеспечительный характер и приобретут реальное выражение как оплата за использование исключительных прав только после заключения основного лицензионного договора.

Чтобы исключить связанные с платежами по предварительному договору неудобства, отношения сторон, которые связаны с передачей технологий, опыта и иной значимой коммерческой информации, рекламными услугами и иными сопутствующими использованию товарного знака аспектами, целесообразно выделить в отдельные обязательства в рамках предварительного договора с соответствующей им оплатой. Также данные отношения можно оформить в самостоятельные договоры, например в договор о передаче секретов производства (ноу-хау) или договор о сотрудничестве. Это позволит сторонам осуществлять текущие взаиморасчеты за использование действительных, а не предполагаемых в будущем прав.

Полезно знать

Зачастую субъект хозяйствования защищает свой бизнес несколькими регистрациями товарных знаков: название компании, проекта, их конкретное графическое исполнение (логотип), индивидуализирующая эмблема, оригинальные обозначения конкретных товаров, в том числе этикетки и т.д. При выходе на зарубежный рынок в таком случае целесообразно определить приоритетные для регистрации знаки и осуществить их защиту в первую очередь, а остальных — по мере необходимости. Так, из регистраций словесного знака и лого можно отдать предпочтение словесному обозначению, а лого позиционировать как один из вариантов его использования. При сомнениях в охраноспособности слова, напротив, имеет смысл отдать предпочтение логотипу, так как слово в характерной графике при прочих равных условиях имеет больше шансов на регистрацию на зарубежном рынке.

Предварительный лицензионный договор

В ситуации, когда заявитель по соответствующей национальной заявке или владелец еще не вступившей в силу на определенной территории международной регистрации и контрагент признают приоритет соответствующих прав и желают зафиксировать свои отношения, они нередко прибегают к такому решению, как заключение предварительного лицензионного договора.

Объект лицензии в таком случае определяется ссылкой на реквизиты заявки или международной регистрации, в отношении которых на момент заключения предварительного лицензионного договора проводится экспертиза в патентном ведомстве. Стороны при этом исходят из предположения о положительном исходе регистрационной процедуры и предварительно оговаривают с учетом планируемого возникновения исключительных прав на товарный знак условия взаимодействия.

Данное решение позволяет сторонам выстроить отношения по алгоритму, максимально приближенному по своему содержанию к отношениям лицензиара и лицензиата, а после возникновения исключительного права сторонам останется лишь облечь это содержание в форму реальных лицензионных отношений. Так, в предварительном лицензионном договоре помимо собственно обязательства о заключении в будущем основного лицензионного договора содержатся условия о фактических взаимоотношениях сторон на период до возникновения исключительного права.

В предварительном лицензионном договоре необходимо согласовать все существенные условия лицензионного договора. Наиболее удобно это сделать через согласование приложения к предварительному договору, которое воспроизводит тот лицензионный договор, который стороны намереваются заключить в будущем. Это исключит возможные разногласия сторон и позволит после регистрации товарного знака без расходования времени на дополнительные согласования перейти к заключению основного лицензионного договора: сторонам лишь останется указать данные регистрации товарного знака.

Поскольку процедура предоставления охраны товарному знаку в большинстве стран не имеет строгих временных рамок, то обязательство по заключению основного лицензионного договора целесообразно привязать по сроку к моменту, с которым применимое законодательство связывает возникновение исключительного права на товарный знак. Хотя это не исключает также и возможности определения конечного временного периода, в течение которого будет действовать обязательство сторон по заключению основного договора.

Финансовые взаимоотношения

Предварительный лицензионный договор в ситуации, когда делопроизводство по предоставлению охраны товарному знаку не завершено, не образует реальных отношений по использованию исключительного права, поэтому платежи по нему не могут быть зачтены в счет оплаты лицензионного вознаграждения за период до возникновения соответствующего исключительного права. В том числе не будут корректными указания о распространении действия лицензионного договора на отношения сторон на этот период.

Исходя из этого платежи по предварительному лицензионному договору должны либо относиться к оплате сопутствующих исполнению предварительного договора товаров, работ, услуг (например, к оплате рекламных услуг), либо формулироваться как платежи обеспечительного характера, которые впоследствии будут зачтены в счет исполнения обязательств по основному лицензионному договору, относящихся к уплате паушального взноса или роялти.

Соответственно, во втором случае сторонам стоит оговорить судьбу обеспечительных платежей на случай незаключения основного лицензионного договора, например, следующим образом: «Если предполагаемый лицензиат необоснованно уклоняется от исполнения обязательства по заключению основного лицензионного договора, то обеспечительные платежи остаются у предполагаемого правообладателя. Если заключение договора не состоялось по вине предполагаемого правообладателя (отказано в регистрации товарного знака или по другим причинам), обеспечительные платежи возвращаются уплатившей их стороне».

Стоимость имущественных прав при этом может складываться из различных составляющих. По существу лицензионное вознаграждение, как правило, формируется сочетанием паушального платежа и роялти. Роялти исчисляются от определяемой сторонами переменной базы, относящейся к периоду использования исключительного права (валовый доход, прибыль и т.п.). Паушальный платеж, напротив, зачастую формируется как не связанная с текущими финансовыми показателями ставка вознаграждения. Именно в ней закладывается, как правило, тот минимальный финансовый интерес, который желает удовлетворить правообладатель от предоставления прав. В случае если фактические взаимоотношения сторон начинаются до возникновения исключительного права на товарный знак, паушальный платеж может формироваться с учетом финансовых результатов данного предшествующего периода. Соответственно, представляется оптимальным при введении обеспечительных платежей в период до возникновения исключительного права оговаривать их последующий зачет в счет оплаты паушального взноса по основному лицензионному договору. Такое решение позволит максимально сбалансировать финансовые интересы сторон сделки.

В то же время насыщение предварительного договора финансовой составляющей формирует определенные риски для сторон. И если стороны имеют возможность выстроить финансовые отношения без платежей по предварительному лицензионному договору, то целесообразно воздержаться от взаиморасчетов за права на товарные знаки до момента заключения основного лицензионного договора. Это обусловлено тем, что предмет лицензионного договора предусматривает предоставление права пользования товарным знаком как составляющей исключительного права, а перспектива его возникновения на момент заключения предварительного лицензионного договора находится в ведении соответствующего патентного ведомства, а не сторон договора, то есть носит вероятностный характер.

Даже при самых положительных перспективах регистрации, которые стали очевидны по итогам предварительной проверки охраноспособности заявленного обозначения, не стоит исключать вероятность отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по результатам его экспертизы. Экспертиза, хотя и имеет определенную методологическую основу и законодательные рамки, позволяющие прогнозировать ее результат, все же предполагает известную степень экспертного усмотрения. Фактически предварительный лицензионный договор, предмет которого определен нерассмотренной заявкой, совершается под отменительным условием. Так, регистрация товарного знака — это обстоятельство, относительно которого достоверно неизвестно, наступит оно или нет.

Резюме.

При работе на зарубежном рынке без действительных прав на товарный знак субъекту хозяйствования стоит зафиксировать приоритет этих прав, подав соответствующую заявку, и с помощью предварительной проверки баз данных регистраций и заявленных обозначений удостовериться в том, что заявка имеет хорошие шансы на положительный результат. До предоставления охраны заявленному товарному знаку субъект хозяйствования может заключить с контрагентами предварительный лицензионный договор. Он позволит урегулировать отношения сторон на период отсутствия исключительных прав, а при завершении регистрационной процедуры даст возможность оперативно перейти к отношениям в формате лицензии. Платежи за пользование товарным знаком по такому договору носят предварительный, обеспечительный характер и приобретут реальное выражение после  заключения основного лицензионного договора.

2180 Shape 1 copy 6Created with Avocode.
Последнее
по теме
• • •
№6, июнь 2015
1687