Почему допускается пиратская регистрация
Не всякое совпадение брендов есть пиратство. Проблематично придумать уникальное для всего мира обозначение, особенно в ситуации использования не фантазийных слов, а простого языка или распространенных символов. Возможны совпадения идей, концепций продвижения продукта, приводящие к возникновению сходных или тождественных брендов у не связанных между собой бизнесменов. Пиратская регистрация к таким совпадениям не относится. Это осознанное вторжение в зону комфорта чужого бренда.
Регистрация товарного знака призвана формализовать объем правовой охраны бренда через оценку компетентным органом соблюдения или несоблюдения условий предоставления охраны, наличия или отсутствия конфликта с более ранними правами третьих лиц. При этом сравнение с более ранними правами происходит в пределах информационного массива, попадающего в юрисдикцию регистрирующего органа, а часть оснований отказа в регистрации в принципе не проверяется в силу принятой системы экспертизы заявок (проверочная система, процедура оппозиции и др.). Это создает предпосылки для успешного прохождения экспертизы пиратскими регистрациями.
Справочно.
Проверочная система — применяется в Республике Беларусь, регистрирующий орган ex officio проводит экспертизу заявленного обозначения на предмет сходства с более ранними по приоритету товарными знаками (регистрациями или заявками), то есть заявка проходит экспертизу по относительным основаниям наряду с абсолютными.
Процедура оппозиции — в традиционном варианте экспертиза заявки проводится только по абсолютным основаниям отказа в регистрации, заявка публикуется и третьим лицам предоставляется время для подачи возражения (opposition) против предоставления охраны товарному знаку, которое и рассматривается регистрирующим органом.
Если бренд чужой
Международное сообщество договорилось не допускать недобросовестную конкуренцию во всех ее проявлениях, предоставлять охрану фирменным наименованиям вне зависимости от регистрации их в определенной стране в качестве товарного знака и ограничило возможность агентов производителя товара без согласия производителя регистрировать его товарный знак на свое имя (ст. 8, 10-bis, 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883). Это в определенном смысле является ограничителем для пиратской регистрации товарного знака.
Международные нормы хотя и могут в определенной части применяться непосредственно, но при этом имплементированы и детализированы в законодательстве Беларуси как участницы Парижской конвенции до степени конкретного руководства к действию. В частности, для этих целей следует рассматривать абсолютные и относительные основания отказа в регистрации товарного знака, предусмотренные ст. 4 и 5 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон о товарных знаках). При прочих равных условиях имеет смысл руководствоваться нормами специального законодательства, а уже в целях их усиления и в случае их недостаточности прибегать к положениям международного договора.
Недобросовестная конкуренция
В ст. 28 Закона Республики Беларусь от 12.12.2013 № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» в самостоятельный состав выделена недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров. В ст. 25 Закона о товарных знаках предусмотрена возможность признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, если связанные с регистрацией действия владельца товарного знака признаны антимонопольным органом или судом недобросовестной конкуренцией.
Норма подходит для ситуации, когда один из импортеров товара регистрирует товарный знак производителя на свое имя, тем самым блокируя возможности торговли товаром для своих конкурентов, а иногда и ограничивая самого производителя товара.
Для разрешения возникшей ситуации изначально необходимо решение антимонопольного органа или суда о признании акта недобросовестной конкуренции в действиях владельца товарного знака. Консервативный подход к применению указанного состава предполагает совершение владельцем товарного знака определенных действий, связанных с использованием товарного знака, а именно: требование о запрете использования товарного знака или заключении лицензионного договора, привлечение третьих лиц к ответственности за нарушение прав на товарный знак и т.д. Только лишь факт регистрации товарного знака сам по себе не рассматривается как недобросовестная конкуренция.
Справочно.
Обязательно наличие конкурентных отношений между лицом, обратившимся за защитой, и владельцем товарного знака (или группой лиц, включая владельца).
Границы применения нормы определяются товарным рынком, в отношении которого установлена недобросовестная конкуренция. Например, если спорный товарный знак зарегистрирован в отношении широкого перечня продуктов питания, а конфликт между конкурентами произошел в отношении сыров, то решение будет иметь отношение только к товарам в пределах этого товарного рынка, то есть к сырам. В регистрации могут остаться не затронутыми решением антимонопольного органа или суда иные молочные продукты (в частности, непосредственно молоко), которые не относятся в контексте недобросовестной конкуренции к установленному товарному рынку, но при этом однородны сырам в контексте оценки конфликтов между товарными знаками в рамках экспертизы заявок, проводимой патентным органом.
Вторым этапом является обращение в Апелляционный совет при патентном органе с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку со ссылкой на решение об акте недобросовестной конкуренции. Обратиться может только заинтересованное лицо. Апелляционный совет связан решением об установлении акта недобросовестной конкуренции, в частности установленными границами товарного рынка, и может прекратить действие регистрации только в отношении непосредственно поименованных в решении товаров, тогда как в спорной регистрации сохранятся товары или услуги, по-прежнему создающие трудности для заинтересованного участника рынка в оформлении прав на спорный товарный знак на свое имя.
Справочно.
Как правило, возражения в Апелляционный совет подает заявитель, который обращался в антимонопольный орган или суд по делу о недобросовестной конкуренции и в пользу которого состоялось соответствующее решение.
Товарный знак vs фирменное наименование
Фирменное наименование как зарубежных, так и белорусских лиц охраняется без необходимости его регистрации в качестве товарного знака. Но переоценивая эту норму, субъекты хозяйствования сталкиваются время от времени с тем, что вместо них регистрацию совершили другие лица. В случае конфликта владелец фирменного наименования по основанию, предусмотренному подп. 4.3 п. 4 ст. 5 Закона о товарных знаках, может потребовать признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительной.
Особенностью применения нормы, часто игнорируемой участниками рынка, является необходимость соотнесения области фактического использования фирменного наименования с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован товарный знак. Ведь только в отношении доказанной на дату приоритета оспариваемого товарного знака области использования Апелляционный совет сможет установить однородность товаров и услуг, для которых будет признана недействительной охрана товарного знака.
Частным следствием такого подхода к применению нормы является невозможность противодействия регистрациям товарных знаков, совершенным после возникновения прав на фирменное наименование у определенного лица, но до начала фактического осуществления им определенных видов деятельности, или применительно к иностранному юридическому лицу — до прихода с определенными товарами и услугами на белорусский рынок.
Пример
ООО было зарегистрировано под определенным фирменным наименованием 03.02.2020, планировало заняться производственной деятельностью, товары были произведены и поставлены в магазины 01.07.2020. В то же время 05.02.2020 в отношении тех же товаров и в отношении того же наименования была подана заявка на регистрацию товарного знака иным лицом. Несмотря на то, что фирменное наименование у юридического лица возникло ранее даты приоритета поданного на регистрацию товарного знака, на дату приоритета товарного знака не возникло право на фирменное наименование в отношении однородных товаров и услуг. Оно возникло лишь с 01.07.2020, а безотносительно к товарам и услугам право на фирменное наименование не может быть противопоставлено праву на товарный знак.
Введение в заблуждение
В комбинации с указанным выше основанием или отдельно для борьбы с пиратскими регистрациями нередко применяется абсолютное основание отказа в предоставлении охраны товарному знаку, предусмотренное подп. 5.1 п. 5 ст. 4 Закона о товарных знаках: не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, способных ввести в заблуждение относительно производителя товара. Это обосновывается тем, что потребитель будет ассоциировать владельца товарного знака с иным фактическим производителем, который уже производит соответствующие товары, и тем самым будет вводиться в заблуждение.
Следует отметить, что данное основание в своем традиционном применении апеллирует к объективным свойствам обозначения, порождающим определенные ассоциации о производителе (поэтому оно абсолютное). Частый пример его применения — запрос патентного органа с предложением подтвердить дату основания бизнеса и начала производства, места расположения и иные фактические сведения о производителе, включенные в состав комбинированного товарного знака, и отказ в предоставлении правовой охраны, если такие сведения не подтверждены или противоречат имеющейся о производителе информации (то есть потребитель при неподтвержденных сведениях может быть введен в заблуждение относительно производителя товара).
Указанное основание не всегда применимо для борьбы с пиратскими регистрациями, где в том же контексте более уместны относительные основания или тезисы о недобросовестной конкуренции.
Неиспользование товарного знака
В большинстве случаев пиратские регистрации не связаны с реальным использованием товарного знака в отношении товаров и услуг. Например, импортер товара лишь продает товар, но не производит его, то есть он не применяет товарный знак на товаре. В контексте ч. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках при непрерывном владении импортером товарным знаком по истечении 3 лет такого неиспользования (исчисляется с момента регистрации) возникает основание требовать досрочного прекращения правовой охраны. Инструмент применяется в порядке искового производства, требует подтверждения владельцем бренда своей заинтересованности (наличие отказного решения по своей заявке на товарный знак со ссылкой на пиратскую регистрацию и доказательство намерения производить определенные товары или оказывать определенные услуги) и разумных доказательств факта неиспользования товарного знака.
Справочно.
Оценка заинтересованности происходит с учетом текущей деятельности владельца бренда.
Решение о прекращении правовой охраны принимается в отношении не только товаров и услуг, для которых установлена заинтересованность истца, но и для однородных товаров и услуг.
Резюме.
Товарный знак является ценным активом компании и нередко становится объектом недобросовестной конкуренции, в том числе со стороны пиратов. Пиратская регистрация товарного знака, как правило, совершается с целью получения денежной компенсации или удаления компании-конкурента с рынка. При этом успешно развивающейся на рынке компании, которая не зарегистрировала свой товарный знак, необходимо предпринимать меры для своевременного выявления пиратской регистрации и в случае обнаружения факта ее совершения использовать механизмы защиты, описанные в настоящей статье.
