Прекращение охраны товарного знака ввиду неиспользования: практика Российской Федерации

Работа по обеспечению правовой охраны товарных знаков заключается не только в защите собственных зарегистрированных товарных знаков от незаконного использования конкурентами тождественных либо сходных с ними до степени смешения обозначений, но и в создании необходимых условий правового характера для регистрации и дальнейшего использования перспективных товарных знаков. У юридического бюро ОАО «Брестский мясокомбинат» имеется опыт создания таких условий. Один из наиболее интересных случаев рассматривается в статье.

Спорная ситуация

В сентябре 2013 г. ОАО «Брестский мясокомбинат» подало две заявки на международную регистрацию словесного и комбинированного товарного знака* «От бабушки» (далее — ТЗ) с территориальным расширением в том числе на Российскую Федерацию (далее — РФ) (регистрационные № 1188199 и № 1190240 соответственно). Однако при проведении предварительного поиска в открытой базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности был выявлен зарегистрированный ТЗ «От бабушки» (свидетельство № 463764), принадлежащий ИП Галстяну А. В. (для всех товаров 29-го класса МКТУ).

Изначально на территории РФ ТЗ «От бабушки» был зарегистрирован на имя ООО «Производственно-коммерческая фирма "Регат"» (свидетельство № 233743 от 27.12.2001) с датой приоритета от 05.02.2001 в отношении товаров 29-го, 30-го, 32-го, 33-го и 42-го классов МКТУ. На основании договора об уступке права № РД 010041927.12 от 06.06.2012 на имя ИП Галстяна А. В. было оформлено новое свидетельство на ТЗ «От бабушки» № 463764 с датой приоритета от 05.02.2001 в отношении всех товаров 29-го класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.

Владелец ТЗ ИП Галстян А. В. оказался производителем молочной продукции, производством и реализацией мясной продукции он не занимался. Однако позиция владельца ТЗ в вопросе передачи прав в отношении части товаров 29-го класса МКТУ (мясо, птица и дичь, мясные экстракты) была крайне категорична, и урегулировать этот вопрос во внесудебном порядке не удалось.

В связи с данным фактом ОАО «Брестский мясокомбинат» было вынуждено обратиться в Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации (далее — Суд) с иском о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого ТЗ вследствие его неиспользования**. До этого момента в Суде не рассматривались споры с участием резидентов Республики Беларусь.

Позиция истца

В результате анализа конъюнктуры рынка в сфере производства и продажи мясных изделий, поиска информации в сети Интернет ОАО «Брестский мясокомбинат» не были найдены факты, свидетельствующие об использовании ТЗ ИП Галстяном А. В. для обозначения товаров из мяса, рыбы, птицы и дичи, мясных экстрактов. Кроме того, в сети Интернет на официальном сайте ИП Галстяна А. В. предлагалась к продаже исключительно производимая им молочная продукция. Упоминаний о производстве и реализации под данным ТЗ мясной продукции не было обнаружено.

В силу п. 2 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) исключительное право на ТЗ может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ, услуг, в отношении которых ТЗ зарегистрирован, в частности, путем размещения ТЗ на товарах, в том числе на этикетках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ; в предложениях, в том числе о продаже товаров, а также в объявлениях и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Правовая охрана ТЗ может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых данный ТЗ зарегистрирован, вследствие неиспользования ТЗ непрерывно в течение любых 3 лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в арбитражный суд по истечении указанных 3 лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления ТЗ не использовался.

Для целей ст. 1486 ГК РФ использованием ТЗ признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст. 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование ТЗ под контролем правообладателя, при условии, что использование ТЗ осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС) от 01.03.2011 № 14503/10, вытекающей из системного толкования норм ст. 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный ТЗ как условие сохранения права на него. В силу п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования ТЗ лежит на правообладателе.

В подтверждение заинтересованности истцом в Суд были представлены документы, подтверждающие производство и продажу продукции с ТЗ «От бабушки» на территории Республики Беларусь: рецептура РЦ BY 500011238.708-2006, технические условия ТУ BY 500011238.044-2006, рецептура РЦ BY 500011238.1534-2008, сертификат соответствия № BY/112 03.06.004 05836; ТТН на отгрузку данной продукции в крупные сети розничной торговли Беларуси, а также документы, подтверждающие участие предприятия в выставках и ярмарках, проводимых на территории РФ, в том числе с продукцией «колбаса сыровяленая "От бабушки"». Кроме того, были приложены копии регистрационных свидетельств № 1190240 и № 1188199, подтверждающие международную регистрацию ТЗ «От бабушки» как словесного и комбинированного обозначения, с территориальным расширением на РФ.

Позиция ответчика

В качестве защиты было высказано два аргумента:

1. Ответчик ссылался на то, что ТЗ не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. Ответчик считал, что является правообладателем названного ТС с 06.06.2012 и, соответственно, предусмотренный ст. 1486 ГК РФ срок для предъявления заинтересованным лицом заявления о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования не наступил. В свою защиту ответчик высказал довод о том, что передача исключительного права на ТЗ по договору об уступке права на ТЗ прерывает предусмотренный ст. 1486 ГК РФ 3-летний срок, который начинает исчисляться заново с даты регистрации договора об уступке права на ТЗ в государственном реестре.
2. Ссылаясь на п. 2 ст. 1484 ГК РФ, ответчик утверждал, что он использовал ТЗ в отношении товаров 29-го класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты. Данное заявление подтверждается использованием спорного ТЗ в объявлениях в сети Интернет о продаже колбасных изделий под спорным ТЗ. Кроме того, 16.08.2013 ИП Галстян А. В. заключил договор с ООО «Инпринт» о производстве полиграфической продукции согласно утвержденным эскизам. Эскизы содержали спорный ТЗ, надпись «Сосиски молочные», изображение сосисок и иные элементы. Товарная накладная, прилагаемая к договору, подтверждает изготовление этикеток «Сосиски молочные» в количестве 6 000 штук. Таким образом, данные факты свидетельствуют о реальном использовании ТЗ и введении его в гражданский
   оборот.

Выводы

Правовая позиция Президиума ВАС, изложенная в постановлениях от 01.03.2011 № 14503/10 и от 17.09.2013 № 5793/13, а также системное толкование норм ст. 1484 и 1486 ГК РФ позволяют сделать выводы об обязанности правообладателя использовать зарегистрированный ТЗ как условие сохранения прав на него. Обязательность использования права на ТЗ призвана обеспечить реальное функционирование ТЗ в гражданском обороте.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что ТЗ не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

Таким образом, правовая охрана ТЗ может быть прекращена в случае недоказанности правообладателем его использования.

С учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны ТЗ период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование ТЗ, исчисляется с 30.12.2010 по 30.12.2013 включительно. При этом из положений ст. 1486 ГК РФ не следует, что указанный срок прерывается или исчисляется заново в связи со сменой правообладателя. Правовое значение имеет использование (неиспользование) ТЗ в течение любых 3 лет после его государственной регистрации. Следовательно, довод ИП Галстяна А. В. о том, что такой срок следует исчислять с момента приобретения им исключительного права на спорный ТЗ (06.06.2012), подлежит отклонению. Кроме того, уступка права на ТЗ не является основанием полагать, что ТЗ не использовался по не зависящим от правообладателя причинам.

Из представленных ИП Галстяном А. В. документов не следует, что товар, маркированный оспариваемым ТЗ, был введен в гражданский оборот. На него не были получены декларации о соответствии, которые согласно законодательству РФ являются обязательным условием для введения товаров 29-го класса МКТУ. Не было представлено и иных доказательств введения товаров в гражданский оборот и доведения их до конечного потребителя. Представленные документы о покупке этикеток с обозначением «От бабушки» не доказывают, что полиграфическая продукция, маркированная оспариваемым ТЗ, размещалась на товаре и вводилась в гражданский оборот, равно как и размещение объявлений в сети Интернет о продаже товара, маркированного оспариваемым ТЗ, не доказывает использование ТЗ ответчиком как производителем товаров, содержащихся в 29-м классе МКТУ.

Немаловажное значение имел и факт недобросовестного поведения ИП Галстяна А. В., которое выразилось в игнорировании желания заключить мировое соглашение. Судом было предоставлено время для согласования условий мирового соглашения. В адрес суда и ИП Галстяна А. В. был направлен проект мирового соглашения, содержащий условия о том, что ОАО «Брестский мясокомбинат» готово приобрести исключительное право на ТЗ в отношении части товаров 29-го класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты. Однако ответных условий о цене продажи ТЗ на указанных условиях от ИП Галстяна А. В. так и не последовало, как и иных условий заключения мирового соглашения.

На основании вышеизложенного Суд пришел к выводу о том, что представленные доказательства не подтверждают использование ТЗ по смыслу ст. 1484 и 1486 ГК РФ. В связи с этим было принято решение досрочно прекратить правовую охрану ТЗ по свидетельству РФ № 463764 в отношении части товаров 29-го класса МКТУ: мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты.

Данное мнение также поддержал Президиум Суда по интеллектуальным правам, отклонив кассационную жалобу ИП Галстяна А. В. на решение Суда по делу № СИП-452/2013 от 16.04.2014.