Регистрируем товарный знак

Справочно
Как разрешить использование товарного знака, читайте в статье управляющего агентства по охране интеллектуальной собственности «Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецкого.

Глоссарий

ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности.

Конвенционный приоритет – приоритет, устанавливаемый по дате подачи первой заявки на товарный знак в иностранном государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности, если в патентный орган заявка поступила в течение 6 месяцев с указанной даты.

Выставочный приоритет – приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности; может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке, если заявка подана в патентный орган в течение 6 месяцев с указанной даты.

МКТУ – Международная классификация товаров и услуг для регистрации знаков.

Однородные товары – товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю.

Реестр – Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь.

Сходное до степени смешения обозначение – обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Тождественное обозначение – обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Цветовая модель CMYK – субтрактивная схема формирования цвета.

Правовое регулирование

1. Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон).
2. Положение о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719 (далее – Положение).

Этап 1 – определение возможности регистрации обозначения в качестве товарного знака

В качестве товарного знака (далее – ТЗ) могут быть зарегистрированы:

Справочно
Как зарегистрировать имя в качестве ТЗ, читайте в статье управляющего международного агентства по охране интеллектуальной собственности «Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецкого.

Этап 2 – проверка обозначения на отсутствие абсолютных оснований для отказа в регистрации

Справочно
Абсолютное основание для отказа в регистрации - основание, при наличии которого обозначение точно не может быть зарегистрировано.

Комментарий

Если заявленное обозначение включает хотя бы один из указанных элементов, указанных выше, вопрос о возможности его регистрации будет зависеть от того, занимает ли данный элемент доминирующее положение в заявленном обозначении.

При определении того, занимает ли неохраняемый элемент в заявленном обозначении доминирующее положение, оценивается совокупность таких характеристик этого элемента, как смысловое значение элемента, пространственное положение (размеры, расположение в композиции и др.), особенности исполнения (использование оригинальной шрифтовой графики и других изобразительных средств и приемов, оригинальное цветовое исполнение и др.), а также анализируется вся композиция обозначения в целом с учетом роли неохраняемого элемента в этой композиции, оценки его восприятия в сочетании с другими элементами композиции (возможность появления при этом нового смыслового значения), степени влияния каждого из элементов заявленного обозначения на различительную способность обозначения в целом.

Таким образом, если обозначение содержит элементы, не имеющие признаков различия (1),  вошедшие во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (2), являющиеся общепринятыми символами и терминами (3), то такое обозначение может быть зарегистрировано, если такой элемент не занимает доминирующего положения .

Однако есть одно правило, которое позволяет зарегистрировать в качестве товарных знаков любое из обозначений, относящихся к 1-й группе, а именно если обозначения на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака фактически приобрели различительную способность в результате использования.

Этап 3 – проверка обозначения на отсутствие относительных оснований для отказа в регистрации

Справочно
Относительно основание для отказа в регистрации - основание, которое препятствуют регистрации ТЗ.

Тождество или сходство до степени смешения с:

Регистрация сходных до степени смешения обозначений, указанных выше, допускается при условии предоставления письменного согласия владельца ТЗ. Письменное согласие (письмо-согласие) составляется на белорусском, русском или другом языке (в произвольной письменной форме) и представляется в оригинале для приобщения к материалам заявки.

В письме-согласии должны быть указаны:

• полные сведения о лице, дающем согласие (разрешение) на регистрацию ТЗ, которые позволяют идентифицировать такое лицо в качестве владельца противопоставленного ТЗ заявленного обозначения;
• полные сведения о лице, которому выдается согласие (разрешение) на регистрацию заявленного обозначения в качестве ТЗ, которые позволяют идентифицировать такое лицо в качестве заявителя по заявке;
• согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве ТЗ (номер заявки и описание заявленного обозначения, на которое выдается согласие на регистрацию в качестве товарного знака);
• конкретный перечень товаров, в отношении которых владелец противопоставленного ТЗ не возражает против регистрации сходного ТЗ, или информация о том, что письмо-согласие выдается в отношении всех заявленных товаров;
• дата составления документа и подпись владельца противопоставленного ТЗ.

Подробнее с требованиями к оформлению письма-согласия можно ознакомиться в п. 180 Положения.

Тождество или сходство до степени смешения в отношении однородных товаров с:

Тождество с:

Этап 4  – определение перечня товаров, работ и (или) услуг, в отношении которых будет испрашиваться регистрация ТЗ

Товарный знак регистрируется в отношении определенных классов товаров и услуг, которые сгруппированы по классам МКТУ, включающим 34 класса товаров и 11 классов услуг.

Для оформления заявки необходимо определить номер класса МКТУ, а также наименование товаров и (или) услуг, в рамках которого  будет испрашиваться регистрация.

Основные правила работы с МКТУ:

• Используйте алфавитный перечень товаров и услуг МКТУ для поиска необходимых позиций.
• Выбирайте не только товары и услуги, которые производятся и оказываются на момент оформления заявки, но также товары и услуги, которые предполагается производить и оказывать в будущем, чтобы не пришлось регистрировать еще один ТЗ, так как добавить классы в заявку в уже зарегистрированный товарный знак впоследствии невозможно .
• При составлении перечня услуг стоит обратить внимание на то, что знак обслуживания предназначен для индивидуализации услуг, оказываемых возмездно другим лицам. Поэтому в такой перечень не следует включать услуги, которые направлены на удовлетворение потребностей самого заявителя (например, реклама собственныхтоваров, их перевозка, упаковка, хранение и т.п.).
• Желательно использовать в заявке термины и наименования МКТУ.
• Целесообразно приводить конкретные наименования товаров и услуг согласно МКТУ. Наименования, приводимые в перечне, не должны иметь слишком общий характер, который оставлял бы сомнения по поводу их отнесения к тому или иному классу. Однако это не исключает подхода, при котором в рамках класса МКТУ указываются обобщенные наименования товаров и услуг, например, "одежда", "реклама" и др. (при этом следует иметь в виду, что наименование товара может размещаться в разных классах, например, "костюм").
• Заглавия классов МКТУ указывают в самых общих чертах те области, к которым товары и услуги относятся. Соответственно, используя при регистрации только заглавия классов, можно не получить регистрацию на конкретные позиции товаров, в отношении которых должен быть зарегистрирован ТЗ.
• Обязательно обращайте внимание на пояснения к каждому классу, поскольку они могут существенно влиять на выбор необходимого класса. Отнесение понятия в перечне товаров и услуг к какому-либо одному классу не исключает возможности использования данного понятия в этом или другом классе . В таких случаях понятие помечается звездочкой (*).
• Для более четкой классификации товара или услуги целесообразно использовать не только заглавия классов, но и пояснения к ним. Если не удается классифицировать товар или услугу при помощи пояснений, то рекомендуется пользоваться главой «Общие замечания»

Более полные правила работы с МКТУ можно найти на сайте ФИПС (Российского патентного ведомства).

Для удобства поиска товаров в МКТУможно использовать Менеджер товаров и услуг ВОИС.

Справочно
Может ли некоммерческая организация зарегистрировать ТЗ? Читайте в статье юриста Н. Шашковой.

Следует иметь в виду, что на правильность классификации оказывает влияние не только знание МКТУ, но и владение практикой ее применения, включая подходы судов и патентного ведомства. В связи с этим в неочевидных для заявителя вопросах целесообразно воспользоваться помощью специалиста (патентного поверенного).

Этап 5 – подготовка заявки на регистрацию ТЗ

Форму заявки можно скачать на сайте НЦИС.

Заявка представляется на белорусском или русском языке и должна относиться к одному ТЗ.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя организации или физического лица в любом цвете или цветовом сочетании.

Для целей указания в заявке сведений о заявленном обозначении, включения ТЗ в Реестр, публикации сведений, относящихся к его регистрации, и оформления свидетельства в качестве стандартного признается шрифт Times New Roman.

Правила заполнения заявки

Графы заявки, расположенные над словом «Заявка», заявителем не заполняются.

Графа 1

Приводятся сведения о заявителе на белорусском или русском языке:

• полное наименование организации согласно учредительному документу или фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед собственным именем;
• место нахождения или место жительства заявителя, включая страну места нахождения или места жительства, а также номер телефона (факса), адрес электронной почты заявителя (если они имеются). При указании страны места нахождения или места жительства заявителя используется код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен.

В графе «Адрес для переписки» указываются адрес для переписки на территории Республики Беларусь в соответствии с почтовыми правилами, адресат, а также номер телефона (факса), адрес электронной почты (если они имеются). В случае, если адрес для переписки не указан, вся корреспонденция направляется по адресу заявителя.

Для иностранных организаций и физических лиц наименование или фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) и место нахождения или место жительства заявителя дополнительно приводятся буквами латинского алфавита, если в стране места нахождения или места жительства заявителя не используется кириллица. При указании страны места нахождения или места жительства заявителя используется код по стандарту ВОИС ST.3, если он установлен.

Справочно
Код по стандарту ВОИС ST.3 можно посмотреть по ссылке.

Для иностранных организаций и физических лиц могут быть указаны буквами латинского алфавита организационно-правовая форма и государство (либо административно-территориальная единица государства), в соответствии с законодательством которого создана организация, или государство, гражданином которого является заявитель.

Графа 2

Указываются фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) патентного поверенного, его регистрационный номер, номер телефона (факса) и адрес электронной почты (если они имеются).

Графа 3

Указывается дата испрашиваемого приоритета, если заявителем испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки.

При испрашивании конвенционного приоритета указываются дата подачи, страна подачи и номер первой заявки.

При испрашивании выставочного приоритета указываются дата начала открытого показа экспоната на выставке и место проведения выставки.

При испрашивании приоритета по дате приоритета международной заявки указываются дата приоритета и номер международной регистрации. Если в международной заявке испрашивался конвенционный приоритет, он указывается в соответствующей графе заявки.

При подаче выделенной заявки указываются дата подачи и номер первоначальной заявки, из которой выделена подаваемая заявка.

Справочно
Приоритет ТЗ – преимущество заявителя в получении регистрации ТЗ перед иными лицами, имеющими намерение зарегистрировать тождественный или сходный до степени смешения ТЗ, которое устанавливается на определенную дату.
Подробнее – в статье  управляющего агентства по охране интеллектуальной собственности «Горячко, Недвецкий и партнеры» Д. Недвецкого.

Графа 4

В квадрате форматом 8 x 8 см помещается изображение заявленного обозначения в виде фотографии, типографского оттиска или графического изображения, выполненного компьютерной графикой.

Расстояние между двумя самыми удаленными точками обозначения, за исключением словесных, буквенных или цифровых обозначений, выполненных без какого-либо особого шрифтового или графического исполнения, не должно быть менее 1,5 см.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется этикетка, то в качестве изображения заявляемого обозначения может быть представлена сама этикетка. Этикеткой считается обозначение, содержащее по меньшей мере наименование производителя и товара.

Если этикетка превышает формат 10 x 15 см, изображение заявляемого обозначения представляется в уменьшенном размере. Если изображение не умещается в квадрате графы 4 заявки, оно приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявке.

Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется объемное обозначение, то представляется двухмерное графическое или фотографическое изображение такого обозначения, иллюстрирующее его объемный характер. Заявитель вправе включить в изображение один или несколько разных видов обозначения (например, вид сверху, снизу, спереди и др.).

Изображение заявляемого обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается охрана товарного знака.

Изображение заявляемого обозначения должно иметь качественное графическое исполнение, пригодное для полиграфического воспроизведения. Все изобразительные элементы обозначения должны быть четкими и ясными, а словесные – легкочитаемыми.

В графе 4 заявки при необходимости указываются дополнительные сведения:

• знак выполнен стандартным шрифтом (таким для целей оформления заявки признается шрифт Times New Roman);
• заявлен объемный знак;
• заявлен коллективный знак.

Заявителем должно быть отмечено, в каком исполнении заявлено обозначение (в черно-белом или цветовом).

Если обозначение заявлено в цветовом исполнении, указываются название или код (в цветовой модели CMYK) цвета или цветов обозначения. Название или код цвета или цветов обозначения должны соответствовать цветам, используемым в обозначении.

С цветовой моделью CMYK можно ознакомиться в различных инструментах для графического дизайна (CorelDRAW, Photoshop и др.).

Если обозначение заявлено на иностранном языке, приводятся его транслитерация и перевод на русский или белорусский язык, если обозначение имеет смысловое значение.

Описание заявляемого обозначения приводится заявителем при необходимости для пояснения сущности заявляемого обозначения и его идентификации. Описание служит исключительно для целей экспертизы и может быть приведено, в частности, в случаях, если:

• словесное обозначение или его часть не имеют смыслового значения, может быть указан способ его образования (например, начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т.д.);
• словесное обозначение является малоупотребимым в белорусском и (или) русском языке (например, специальный термин, историческое название, устаревшее слово), может быть указано его смысловое значение;
• словесное обозначение представлено не на белорусском или русском языке, может быть приведена транслитерация буквами белорусского или русского алфавита, а также перевод, если обозначение имеет смысловое значение;
• обозначение или его часть является изобразительным, может быть приведено описание всех входящих в него элементов и указывается его смысловое значение, если таковое имеется;
• обозначение является объемным, могут быть указаны его особенности.

В случае, если описание обозначения не умещается на бланке заявки, оно приводится на отдельном листе в качестве приложения к заявке.

Если заявитель считает, что обозначение содержит неохраняемые элементы, то они могут быть указаны в заявке.

Графа 5

Указываются прилагаемые документы и количество их листов.

Графа 6

Приводятся товары, для которых испрашивается регистрация ТЗ. Товары группируются по классам в соответствии с редакцией МКТУ, действующей на дату подачи заявки, и обозначаются точными терминами (предпочтительно терминами МКТУ).

Перед каждой группой товаров проставляется номер класса МКТУ, к которому относится данная группа товаров. Группы товаров должны быть представлены в порядке следования классов, указанном в МКТУ.

Если перечень товаров не умещается в графе 6 заявки, то он полностью приводится на отдельном листе (листах) в качестве приложения к заявке, а в графе 6 заявки проставляются номера заявленных классов в порядке их возрастания.

Подпись на заявке

Заявка подписывается заявителем или его патентным поверенным. Если в представленной заявке не указана дата ее подписания, то датой подписания считается дата представления заявки в патентный орган.

Если заявителем является организация Республики Беларусь, то заявка подписывается руководителем этой организации или лицом, уполномоченным на это, с указанием должности подписывающего лица, его фамилии и инициалов и проставлением печати организации (при наличии).

Подписи на всех документах расшифровываются (указываются фамилия, инициалы и должность подписавшего лица).

При наличии в заявке дополнительных листов с перечнем товаров, описанием заявленного обозначения или его изображением последний лист подписывается в указанном порядке, а остальные листы визируются подписывающим их лицом.

Этап 6 – подготовка приложений к заявке

К заявке могут быть приложены:

1) документ об уплате патентной пошлины в установленном размере (платежное поручение или квитанция). Документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, может быть подан в течение двух месяцев с даты поступления заявки в патентный орган.

Размеры пошлин содержатся в Приложении 23 к Налоговому кодексу Республики Беларусь.

Реквизиты НЦИС можно найти по ссылке.

2) Комплект изображений заявляемого обозначения:

• если испрашивается регистрация ТЗ в черно-белом исполнении – 5 экземпляров изображений;
• если испрашивается регистрация ТЗ в цветном исполнении – 5 экземпляров изображений в цвете и 2 экземпляра в черно-белом исполнении;
• если испрашивается регистрация ТЗ в стандартном шрифтовом исполнении, дополнительные изображения не представляются.

3) Положение о  коллективном знаке, если заявка на регистрацию ТЗ подается на коллективный знак. Положение о коллективном знаке подается одновременно с заявкой и должно содержать наименование или фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, уполномоченного подавать заявку на регистрацию коллективного знака, перечень лиц, имеющих право пользоваться этим знаком, цель его регистрации, общие характеристики товаров, которые будут обозначаться коллективным знаком, условия его использования, порядок контроля за его использованием, меры ответственности за нарушение положения о коллективном знаке. Положение о коллективном знаке должно быть подписано всеми лицами, имеющими право на использование коллективного знака, причем подписи должны быть скреплены соответствующими печатями (при наличии). Для иностранных лиц скрепление подписей печатями не является обязательным;

4) Подписанный заявителем или его патентным поверенным перевод документов на белорусский или русский язык. Указанные документы считаются представленными на дату их поступления в патентный орган, если их перевод поступит в течение двух месяцев с даты получения этих документов. В противном случае документы считаются представленными на дату поступления их перевода;

5) Документ, удостоверяющий полномочия патентного поверенного. Такой документ может быть представлен в течение двух месяцев с даты поступления заявки в патентный орган;

6) Перечень товаров, работ и (или) услуг, в отношении которых испрашивается регистрация ТЗ, описание заявляемого обозначения и/или его изображения, если они приводятся в приложении(-ях) к заявке на регистрацию ТЗ;

7) Другие документы. Таковыми могут быть:

• документы, подтверждающие конвенционный или выставочный приоритет. В случае испрашивания конвенционного или выставочного приоритета документы, подтверждающие правомерность такого требования, представляются в патентный орган не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в патентный орган;
• согласие соответствующего компетентного органа или владельца на использование в ТЗ государственных гербов, флагов и эмблем, официальных названий государств, флагов, эмблем, сокращенных или полных наименований международных межправительственных организаций, если перечисленные элементы или элементы, сходные с ними до степени смешения, содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении. Согласие оформляется на бланке компетентного органа или их владельца, подписывается уполномоченным лицом и удостоверяется печатью;
• документ, подтверждающий правильность сведений о наградах и других знаках отличия, если они содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении (например, заверенные выписки из архивов, копии наградных дипломов и т.д.). Выписки из архивов, копии наградных дипломов, иные подобные документы должны быть заверены нотариально или выдавшей их организацией;
• разрешение соответствующего компетентного органа или владельца на использование в ТЗ официальных контрольных, гарантийных или пробирных клейм и печатей или сходных с ними до степени смешения изображений, если перечисленные элементы содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении;
• изображения различных проекций заявляемого на регистрацию объемного обозначения (до 6 видов) и (или) его образец;
• перечень товаров на иностранном языке.

Этап 7 – подача заявки

Заявка подается в патентный орган непосредственно или направляется по почте.

Подача заявки в патентный орган и ведение дел с патентным органом могут осуществляться заявителем самостоятельно либо через патентного поверенного, за исключением случая, когда заявитель имеет постоянное место нахождения или постоянное место жительства в иностранном государстве. В таком случае дела по заявке ведутся патентным поверенным Республики Беларусь, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь (иное предусмотрено в отношении резидентов Российской Федерации).

Наименование и почтовый адрес патентного органа: Национальный центр по интеллектуальной собственности, Республика Беларусь, 220034, г. Минск, ул. Козлова д. 20.

Этап 8 – предварительная экспертиза

Срок проведения предварительной экспертизы составляет два месяца с даты поступления в патентный орган полного пакета документов.

В ходе проведения предварительной экспертизы проверяются содержание и правильность оформления поступивших документов. При проведении предварительной экспертизы заявителю может быть предложено внести в заявку и прилагаемые к ней документы дополнения или изменения.

По результатам предварительной экспертизы принимается решение о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии.

Решение об отказе в принятии заявки к рассмотрению принимается в случае:

• непредставления ответа по существу на запрос патентного органа, касающийся содержания и (или) оформления поступивших документов, в установленные сроки;
• отсутствия в заявке сведений, предусмотренных Законом;
• отсутствия при подаче заявки положения о коллективном знаке (при подаче заявки на таковой).

Этап 9 – публикация сведений о заявке

Сведения о заявке, прошедшей предварительную экспертизу, по результатам которой принято решение о принятии к рассмотрению, публикуются на официальном сайте патентного органа в течение двух месяцев с даты принятия такого решения.

Этап 10 – экспертиза заявленного обозначения

Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении предварительной экспертизы в срок, не превышающий двух лет с даты принятия решения о принятии заявки к рассмотрению.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается приоритет ТЗ, если он не был установлен при проведении предварительной экспертизы, и проверяется отсутствие оснований для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака.

По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного знака или об отказе в таковой.

Этап 11 – повторная экспертиза заявленного обозначения

При несогласии заявителя с решением экспертизы он имеет право в трехмесячный срок со дня получения решения подать в патентный орган ходатайство о проведении повторной экспертизы заявленного обозначения.

Повторная экспертиза проводится в двухмесячный срок со дня поступления ходатайства заявителя.

Ставка патентной пошлины за проведение повторной экспертизы заявки на регистрацию ТЗ – 10 базовых величин.

Этап 12 – регистрация ТЗ

На основании решения о регистрации ТЗ патентный орган в течение одного месяца с даты получения документа об уплате пошлины производит его регистрацию в Реестре.

Пошлина за регистрацию ТЗ в Реестре и выдачу свидетельства составляет 19 базовых величин, а в случае коллективного знака – 57 базовых величин.

Исключительное право на ТЗ возникает с даты регистрации последнего в Реестре.

Этап 13 – выдача свидетельства на товарный знак.

Выдача свидетельства на ТЗ производится патентным органом в течение одного месяца с даты его регистрации в Реестре.

Материал подготовлен юристом-лицензиатом, специалистом в области управления интеллектуальной собственностью Надеждой Грабовской.