Экспертиза сходства обозначений до степени смешения: проблемные вопросы

Особенности методики

Степень сходства товарного знака и обозначений, нарушающих права на товарный знак, определяется в Беларуси по той же методике, по которой проводится экспертиза товарных знаков при их регистрации. Объясняется это тем, что отдельной методики сравнения обозначений при разрешении конфликтных ситуаций в Беларуси не разработано, обобщения судебной практики в данной сфере не происходит. Таким образом, наиболее проработанный методический материал на текущий момент зафиксирован в нормативных документах, регулирующих деятельность патентного органа. В частности, по рассматриваемому вопросу принято обращаться к Положению о порядке регистрации товарного знака и знака обслуживания, утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2009 № 1719. Специалисты за неимением собственных методических рекомендаций часто обращаются также к близкому по применяемым подходам российскому опыту, отраженному в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197, в которых можно найти не только описание многих частных ситуаций, но и даже конкретные примеры применения норм на определенных обозначениях.

Справочно.
Текст Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 можно найти по ссылке.

Анализ обозначений проводится по критериям звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства. При этом оценке подлежит вопрос о том, ассоциируются ли сравниваемые обозначения в целом друг с другом, несмотря на отдельные отличия. При утвердительном ответе обозначения признаются сходными до степени  смешения. Совокупность особенностей обозначений образует общее впечатление от их восприятия, которое может формироваться под влиянием различных факторов. К числу существенных особенностей принято относить, в частности, выделяемые в обозначениях доминирующие словесные или графические элементы, их композиционное и цветовое исполнение.

Если спорное обозначение используется без согласия правообладателя, то вывода о сходстве до степени смешения с товарным знаком достаточно для констатации нарушения исключительного права.  

Ввиду того, что в отношении обозначений возник спор о сходстве, в определенной степени они сходны (иначе спор бы не возник). Именно суд должен ставить точку в споре о сходстве до степени смешения, склонившись к позиции одной из сторон конфликта. Из анализа методических источников следует, что суду при разрешении дел, в которых фигурирует вопрос о сходстве обозначений  до степени смешения, нужно дать оценку общему впечатлению от сравниваемых обозначений, объяснить, чем оно сформировано, то есть аргументировать свою позицию и на основании этого прийти к выводу об ассоциируемости обозначений и, соответственно, их сходстве до степени смешения.

Общий порядок действий при нарушении прав на товарный знак - читайте в статье.

В зависимости от квалификации и опыта судьи аргументация своего вывода о наличии или отсутствии сходства до степени смешения (степени сходства, провоцирующей конфликт интересов участников рынка и путаницу в сознании потребителей) может вызывать известные затруднения, однако именно в этом и состоит функция суда. Решать задачу следовало бы не назначением экспертизы, а повышением квалификации судей, развитием методической базы экспертизы, поступательным обобщением судебной практики. Однако в реальности приходится сталкиваться с другим подходом.

Особенности практики

Гражданские споры по данной категории дел разрешаются в судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь. Это специализированный суд по спорам, вытекающим из права интеллектуальной собственности, и он обладает исключительной компетенцией по данной категории дел.

Дела об административных правонарушениях рассматриваются различными общими судами по месту выявления правонарушения, как правило, районными или городскими судами.

Сторонам конфликта следует быть готовыми к тому, что разрешение вопроса о том, ассоциируются ли сравниваемые обозначения друг с другом в целом, будет делегировано эксперту(-ам).

Мотивация к назначению и подходы к проведению экспертиз судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности (при разрешении гражданских споров) и общих судов (при  рассмотрении дел об административных правонарушениях) существенно отличаются.

Рассмотрение споров специализированным судом

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности является  специализированным судом и не может ссылаться на то, что ее судьи не обладают необходимыми знанием и навыками применения законодательства об интеллектуальной собственности. Однако она очень часто назначает экспертизу по делам о нарушении прав на товарные знаки и ставит перед экспертами именно вопрос о том, ассоциируются ли сравниваемые обозначения друг с другом в целом.

В состав экспертной комиссии включаются патентный поверенный или несколько патентных поверенных, а также лингвист или дизайнер (в зависимости от вида сравниваемых обозначений). При этом по сложившейся практике суд не разделяет вопросы для исследования по экспертам сообразно их квалификации. Общая группа вопросов адресуется комиссии экспертов в целом.

Лингвист или дизайнер, как правило, не знакомы с методикой экспертизы товарных знаков и преимущественно из общих познаний или интуитивно дают ответы на вопросы о степени сходства сравниваемых обозначений. Конечно же, им следовало бы отказаться от комментариев по правовым вопросам, относящимся к области патентоведения. В данном случае — от комментариев по вопросу об ассоциируемости обозначений друг с другом, поскольку он предполагает применение методики анализа, не связанной с лингвистикой или дизайном, то есть не относящейся к их области специальных познаний.

Фактически  за методику исследования обозначений в экспертных комиссиях отвечают патентные поверенные. К их квалификационным характеристикам относится  знание законодательства об интеллектуальной (промышленной) собственности и навыки его практического применения. Такие же квалификационные характеристики имеют и судьи специализированной коллегии, которая формируется как профессиональными судьями, так и специалистами в области патентного дела.

Рекомендация.
При разрешении указанной категории дел сторонам конфликта необходимо  активно участвовать в формировании вопросов экспертам, добиваясь их детализации и разделения по компетенции экспертов, а также предотвращать передачу экспертам решения вопросов правового характера.

В итоге при назначении экспертиз по гражданским спорам суд не компенсирует недостаток познаний судей в специальных областях, а переносит таким образом на экспертов бремя разрешения существа спора.

На практике в подавляющем большинстве случаев суд соглашается с выводами экспертизы, дублируя их в решении и подкрепляя ссылкой на заключение. Таким образом Верховный Суд добивается вынесения решений, которые крайне затруднительно оспорить в надзорном порядке.

Рассмотрение споров в рамках административного процесса

Правоохранительные органы и суды общей юрисдикции при рассмотрении дел об административных правонарушениях пока не имеют глубоких навыков применения специфического законодательства об интеллектуальной собственности, которые были бы достаточны для формирования собственных выводов о степени сходства сравниваемых обозначений. В связи с этим они стремятся получить мнение эксперта с прямым выводом о наличии или об отсутствии нарушения права на товарный знак.

Перед экспертом ставится вопрос о том, имеется ли между сравниваемыми обозначениями сходство до степени смешения. Экспертиза назначается еще на стадии проверки факта нарушения правоохранительными органами, и только при получении заключения эксперта о наличии сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями дело направляется в суд. Отсутствие заключения экспертизы при наличии спора сторон конфликта о степени сходства соответствующих обозначений фактически приравнивается к недоказанности нарушения права на товарный знак.

В постановлении по административному делу суд при этом не обосновывает сходство до степени смешения собственными выводами, а ограничивается ссылкой на доказанность данного факта заключением экспертизы. Поскольку суд не является специализированным, такой подход вполне оправдан и, по всей видимости, сохранится, пока правоохранительные органы и общие суды не накопят достаточный опыт разрешения административных дел в области защиты товарных знаков.

Рекомендации.
Сторонам конфликта необходимо активно участвовать в назначении и проведении экспертизы в соответствующих процессуальных формах, от формулировок вопросов до выбора экспертов. Как правило, сторонам в административном процессе предлагается самостоятельно подыскать эксперта, оплатить экспертизу и представить заключение органу, ведущему административный процесс. Игнорирование стороной конфликта такой возможности существенно снижает ее шансы на успешный исход дела. В идеале каждой стороне конфликта желательно иметь заключение эксперта, что даст суду возможность объективно подойти к разрешению дела.