Решение: Получить согласие владельца товарного знака в виде лицензионного договора, иного договора, содержащего условия об использовании знака, либо в виде письма-согласия.

Для кого важно: Для субъектов, предоставляющих право пользования товарным знаком, а также субъектов, использующих чужие товарные знаки; специалистов в области управления интеллектуальной собственностью; патентных поверенных.

Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее — Закон) предусматривает необходимость получения разрешения владельца товарного знака на использование зарегистрированного знака третьим лицом в двух случаях:

1) это необходимое условие для признания правомерности использования товарного знака лицом, не являющимся владельцем знака;

2) в случае судебного спора о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине его неиспользования (наличие разрешения поможет владельцу избежать прекращения правовой охраны товарного знака).

Соответственно, если лицо, не являющееся владельцем товарного знака, будет использовать его без надлежащего разрешения владельца, такое использование будет являться нарушением прав владельца знака. Нарушитель будет вынужден устранить нарушение и возместить владельцу убытки или выплатить компенсацию.

Как зарегистрировать товарный знак - читайте в статье.
Как разрешить использование товарного знака - читайте в статье.
Общий порядок действий при нарушении прав на товарный знак - читайте в статье.

Заключение лицензионного договора

Самым распространенным случаем оформления разрешения владельца товарного знака иному лицу использовать зарегистрированный товарный знак является заключение лицензионного договора — договора, в соответствии с которым владелец товарного знака (лицензиар) предоставляет иному лицу (лицензиату) право на использование товарного знака.

Законодательство содержит ряд обязательных условий лицензионного договора, отсутствие которых может привести к его недействительности.

Лицензионный договор должен быть заключен в отношении товарного знака, которому уже предоставлена правовая охрана и она не была прекращена.

В договоре важно указать сведения о товарном знаке, в отношении которого он заключен.

Образец формулировки сведений о товарном знаке:
«Комбинированный товарный знак в соответствии со свидетельством на товарный знак № _____, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь "__" ____ 20__ г. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ ______________».

Лицензионный договор предполагает наличие условия о сроке и территории его действия. Срок действия лицензионного договора ограничен сроком действия правовой охраны товарного знака и не может превышать этот срок.

Лицензионный договор вступает в силу с даты его регистрации в патентном органе. Договор может быть подписан сторонами сразу же после регистрации товарного знака, когда владельцу становится известен номер свидетельства на товарный знак. Но на регистрацию лицензионный договор может быть подан только после публикации сведений о регистрации товарного знака.

В лицензионном договоре стороны могут предусмотреть более позднюю дату вступления его в силу. Например, договор заключается в начале года, а стороны договорились о том, что лицензия начнет действовать только с начала следующего календарного года. В этом случае важно успеть зарегистрировать договор до даты вступления в силу, в противном случае в регистрации будет отказано и сторонам придется вносить изменения в договор.

Образец формулировки условия о вступлении в силу:
«Право использовать товарный знак предоставляется лицензиату на срок действия настоящего договора. Договор вступает в силу с даты его регистрации в патентном органе и действует по "___" ________ 20__ г. включительно. В случае досрочного прекращения правовой охраны товарного знака (полностью) договор автоматически прекращает свое действие с даты прекращения действия регистрации товарного знака. В случае прекращения действия правовой охраны товарного знака в отношении определенных классов, товаров и/или услуг договор продолжает действие с учетом таких изменений».

Территория действия договора определяется территорией, на которой действует правовая охрана товарного знака. Как правило, территория действия лицензионного договора совпадает с территорией Республики Беларусь, но при желании стороны могут ограничить действие договора и частью этой территории — например, территорией действия договора может быть область, город или конкретный магазин.

Образец формулировки условия о территории:
«Лицензиат вправе использовать товарный знак на следующей территории (закрепленная за лицензиатом территория):___________________».

Стороны в обязательном порядке должны определить объем предоставляемых лицензиаром прав.

Предоставляемая лицензия может быть исключительной и неисключительной. Исключительная лицензия предполагает невозможность заключения лицензиаром еще одного лицензионного договора в отношении этого же товарного знака с таким же объемом использования. В исключительной лицензии может быть указано, что использовать товарный знак в отношении перечисленных товаров не имеет права даже сам владелец. В таком случае единственным лицом, которое правомерно будет использовать товарный знак в течение срока действия договора, является лицензиат. Использование же владельцем фактически становится контрафактным. Если стороны подписывают договор, предполагающий неисключительную лицензию, то лицензиат должен быть готов к тому, что владелец товарного знака в дальнейшем может предоставить право на использование товарного знака еще одному или нескольким лицам.

В договоре должны быть названы те товары и услуги, в отношении которых лицензиат получает право на использование товарного знака. Использование лицензиатом товарного знака в отношении иных товаров или услуг будет являться контрафактным.

Не менее важным для сторон договора является определение тех действий, которые лицензиат будет вправе совершать с использованием товарного знака. Действия, которые должны быть указаны в лицензионном договоре, следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от потребностей лицензиата, от того, какую деятельность он будет осуществлять. Лицензиар должен внимательно проанализировать этот перечень, исходя из того, насколько такие действия не будут мешать ему в дальнейшем самостоятельно использовать товарный знак.

Справочно.
Права, которые не указаны в договоре в качестве передаваемых, предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное
(п. 2 ст. 984 ГК).

Образец формулировки условия о передаваемых правах:
«Лицензиат вправе использовать товарный знак путем его применения на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров, при выполнении работ и (или) оказании услуг, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).
Товарный знак используется лицензиатом для индивидуализации товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован».

Закон содержит требование о контроле со стороны лицензиара за качеством товаров, производимых лицензиатом по лицензии. В лицензионном договоре должны быть указаны значения показателей качества товаров лицензиата или условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, а также условие об осуществлении лицензиаром контроля качества товаров лицензиата.

Одним из обязательных условий лицензионного договора является его возмездность. Договор может быть безвозмездным, только если это напрямую в нем указано и он заключается между индивидуальными предпринимателями или индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом. Безвозмездный лицензионный договор между юридическими лицами недопустим.

Государственная регистрация договора

Законодательство содержит требование о государственной регистрации договора, заключенного в отношении товарного знака. Подписанный сторонами лицензионный договор должен быть зарегистрирован патентным органом и без такой регистрации является недействительным. При рассмотрении поданного на регистрацию лицензионного договора патентный орган проверит полномочия сторон на подписание договора, а также действует ли правовая охрана товарного знака, содержит ли договор все обязательные условия. Если владелец товарного знака уже предоставлял исключительную лицензию в отношении тех же товаров или услуг, то в регистрации товарного знака будет отказано.

Рекомендация.
Досрочное прекращение лицензионного договора по соглашению сторон желательно оформлять отдельным соглашением к договору (например, в виде соглашения о расторжении договора) и регистрировать это соглашение в патентном органе.

Все изменения, вносимые в лицензионный договор, должны быть зарегистрированы в патентном органе в том же порядке, что и сам лицензионный договор. Досрочное прекращение лицензионного договора по соглашению сторон желательно оформлять отдельным соглашением к договору (например, в виде соглашения о расторжении договора) и регистрировать это соглашение в патентном органе.

Чек-лист по проверке условий лицензионного договора:
► Сведения о товарном знаке (дата и номер регистрации, регистрирующий орган: НЦИС или ВОИС).
► Срок действия договора.
► Территория действия договора.
► Объем предоставляемых прав, включая вид лицензии (исключительная/неисключительная), товары и услуги, в отношении которых лицензиат получает право на использование товарного знака, определение тех действий, которые лицензиат будет вправе совершать с использованием товарного знака.
► Значения показателей качества товаров лицензиата или условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара.
► Условие о контроле со стороны лицензиара за качеством товаров, производимых лицензиатом по лицензии.

Заключение иных договоров, допускающих использование товарного знака

Владелец товарного знака может самостоятельно не использовать свой товарный знак. Но, поскольку в Законе содержится положение о том, что при неиспользовании товарного знака в течение 3 лет его правовая охрана может быть прекращена, владелец заинтересован в правомерном использовании товарного знака иным лицом. Такое правомерное использование позволяет исключить вероятность прекращения правовой охраны.

Закон предусматривает две ситуации использования товарного знака не его владельцем, которые принимаются во внимание при рассмотрении вопроса о прекращении правовой охраны товарного знака, а именно:

— предоставление владельцем иному лицу права использования товарного знака на основании договора;

— использование товарного знака с разрешения владельца.

Поскольку в первом случае законодатель не указал конкретно лицензионный договор, то под таким договором может пониматься любой вид договора, в котором содержится положение о том, что владелец разрешает использовать товарный знак. Кроме непосредственно лицензионного договора это может быть, например, дистрибьюторский договор, договор комплексной предпринимательской лицензии, договор подряда и т.д.

В таком договоре должны быть определены порядок использования товарного знака, объем и срок такого использования. Если товарный знак будет использоваться не на товарах, произведенных непосредственно владельцем, то должно быть указано, как владелец товарного знака будет контролировать качество реализуемых иным лицом товаров.

Чек-лист по проверке условий договора, разрешающего использование товарного знака:
► Порядок использования товарного знака.
► Объем использования товарного знака.
► Срок такого использования.
► Условие о контроле за качеством реализуемых иным лицом товаров, если товарный знак будет использоваться не на товарах, произведенных непосредственно владельцем.

Разрешения, вытекающие из отношений с владельцем товарного знака

В некоторых случаях наличие разрешения однозначно следует из взаимоотношений между владельцем товарного знака и лицом, использующим товарный знак. Такие случаи могут не требовать дополнительной фиксации разрешения владельца. В качестве примеров можно указать следующие ситуации:

— владелец товарного знака и лицо, использующее товарный знак, являются дочерней и головной компанией. В этом случае разрешение может быть оформлено внутренними документами владельца товарного знака;

— использование товарного знака осуществляется иным лицом по поручению и в интересах владельца товарного знака. В этом случае получение владельцем выгоды от использования товарного знака явным образом свидетельствует о том, что использование осуществляется с его разрешения;

— владелец товарного знака внес свой товарный знак в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности и указал иное лицо в качестве лица, уполномоченного на ввоз товаров, маркированных товарным знаком. Такие действия владельца товарного знака однозначно свидетельствуют о наличии его разрешения.

Законодательство не содержит требований к форме выдачи такого разрешения. Однако с учетом того, что в дальнейшем может потребоваться его подтверждение, целесообразно оформлять разрешение в письменном виде, стороны должны воздержаться от устной формы. В противном случае могут возникнуть значительные проблемы с доказательством факта выдачи разрешения.

Резюме.
Разрешение владельца на использование товарного знака не должно быть абстрактным «разрешаю», оно должно быть конкретным и предоставленным на четко оговоренных условиях.Разрешение необходимо предоставить до начала использования товарного знака. Если владелец не оговаривает условия разрешения или разрешение дается после факта использования товарного знака, то это фактически является одобрением использования, отказом от предъявления претензий по поводу совершенного нарушения, но никак не разрешением на дальнейшее использование товарного знака.
Разрешение фактически должно быть предоставлено в отношении определенных товаров или услуг, на совершение определенных действий, владелец должен проконтролировать соответствие качества товаров.
Предоставление разрешения невозможно при наличии уже выданной исключительной лицензии — в такой ситуации использование товарного знака будет являться контрафактным даже при наличии согласия владельца.