Использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком

Судебная практика на сайте Верховного Суда: нюансы ознакомления

Согласно п. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» в новой редакции от 27.10.2000 (далее — Закон) использование обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, без разрешения владельца товарного знака, выражающееся в совершении действий, предусмотренных п. 1 ст. 20 Закона, в отношении однородных товаров, а также неоднородных товаров, обозначенных товарным знаком, признанным общеизвестным в Республике Беларусь, признается нарушением исключительного права на товарный знак.

Справочно.
Представляется необходимым публиковать полные тексты решений суда либо решения суда с минимально необходимыми изъятиями (персональные данные), которые не помешают точному и полному пониманию сути спора, аргументации сторон и обоснования вынесенного решения.

Стоит отметить, что в последнее время в разделе «Судебная практика» сайта court.gov.by публикуется достаточно много решений судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь (далее — суд), однако вводимые сокращения не позволяют в полной мере понять выводы суда.

В решениях по рассматриваемой категории дел особое значение приобретает сопоставление зарегистрированного товарного знака и обозначения, которое, по мнению истца, сходно до степени смешения с таким товарным знаком. Публикуемые решения суда позволяют достоверно определить товарный знак (по дате регистрации, классу МКТУ, первой букве), но не всегда обозначение, которое оценивается в качестве сходного до степени смешения.

Рассмотрим одно из дел о нарушении исключительного права на товарный знак путем использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком.

Обстоятельства дела

В рамках гражданского дела № 12-01/46-2020 среди прочих были заявлены исковые требования К. к индивидуальному предпринимателю Ш. (ответчик 1) и индивидуальному предпринимателю К. (ответчик 2) о запрете ИП Ш. использовать обозначения «…@mail.by» и «С», а ИП К. — соответственно обозначения «S» и «С» (цитата из опубликованного решения суда) при оказании услуг 44 класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ): услуги в области гигиены и косметики для людей.

Ответчик 1 оказывает услуги маникюра, педикюра, окраски и оформления бровей, наращивания ресниц, татуажа, макияжа с использованием словесного обозначения «Селфи» (предположение автора), выполненного в кириллице, как в стандартном, так и в особом графическом исполнении, в г. Полоцке на объекте бытового обслуживания — ногтевой студии «Селфи» с февраля 2017 г. Обозначение «Селфи» используется ответчиком в особом графическом исполнении в названии, на вывеске, указателях, визитках ногтевой студии «Селфи». Ответчик использовал обозначение «Селфи» в стандартном шрифтовом исполнении в сети Интернет на сайте go214.by (предположение автора) при продвижении вышеназванных услуг. Также ответчик в адресе электронной почты «selfi9999@mail.by» (предположение автора), размещенном на визитках и в рекламе услуг на вышеназванном интернет-сайте, использует обозначение «selfi», выполненное в латинице стандартным шрифтом.

4 января 2017 г. на имя ответчика 2 было зарегистрировано доменное имя slstudio.by (предположение автора) со сроком действия регистрации по 4 января 2021 г., которое использовалось для адресации к одноименному интернет-сайту. Ответчик 2 оказывал услуги по обучению парикмахерскому искусству и визажу, проводил мастер-классы с использованием обозначения «Selfie Studio» (предположение автора). 

Исключительное право на товарный знак

Истец является владельцем товарного знака «Selfie» по свидетельству Республики Беларусь № 64625, зарегистрированного 11 марта 2019 г. в отношении товаров 44 класса МКТУ: медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей (далее — товарный знак).

Позиция истца

Ответчик 1 и ответчик 2 нарушают принадлежащее истцу исключительное право на товарный знак, поскольку без согласия истца используют соответственно обозначения «Селфи» и «Selfie Studio» (предположение автора), сходные до степени смешения с товарным знаком, при оказании услуг, однородных услугам, в отношении которых он зарегистрирован. Сходство до степени смешения обозначений «Селфи» и «Selfie Studio» с товарным знаком обусловлено их фонетическим и семантическим тождеством, а однородность услуг — одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей. При использовании ответчиками вышеназванных обозначений существует вероятность возникновения у потребителей представления об оказании этих услуг одним лицом.

Позиция ответчика 1

Обозначение «Селфи», используемое с февраля 2017 г. в названии и на вывеске ногтевой студии «Селфи» при оказании услуг в области гигиены и косметики для людей, а также в рекламе названных услуг в сети Интернет, не сходно до степени смешения с товарным знаком вследствие выполнения этих обозначений различными алфавитами (кириллица и латиница) и отличия количества слов, их составляющих. Действия истицы, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, являются недобросовестными.

Выводы суда по исковым требованиям к ответчику 1

1. Используемое в названии ногтевой студии при оказании услуг ответчиком 1 слово «Селфи» (выполнено в кириллице в особом графическом исполнении) и слово «Selfie», зарегистрированное в качестве товарного знака, несмотря на отдельные отличия (выполнение их буквами различных алфавитов), являются тождественными по звуковому и семантическому критериям сходства, так как содержат одинаковое количество звуков, их составляющих; имеют одно и то же семантическое значение. Поэтому сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, вследствие чего являются сходными до степени смешения.

2. Сходными до степени смешения, по мнению коллегии, являются также используемое ответчиком 1 в адресе электронной почты слово «selfi» и слово «Selfie», зарегистрированное в качестве товарного знака, поскольку они содержат элемент, тождественный по фонетике и семантике.

3. По своему назначению, условиям их предоставления и кругу потребителей услуги маникюра, педикюра, окраски и оформления бровей, наращивания ресниц, татуажа, макияжа, оказываемые ответчиком 1, и услуги в области гигиены и косметики для людей, для которых зарегистрирован товарный знак, являются однородными.

4. Действия истицы, связанные с приобретением и использованием исключительного права на товарный знак, не являются недобросовестными, поскольку не признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции.

5. Принимая во внимание, что обозначения «Селфи» и «selfi», используемые ответчиком 1 при оказании вышеназванных услуг, сходны до степени смешения с товарным знаком и использованы в отношении услуг, однородных услугам в области гигиены и косметики для людей, существует вероятность возникновения у потребителей представления об оказании этих услуг одним лицом.

6. Исключительное право истца на товарный знак было нарушено ответчиком 1, и имеются основания для пресечения нарушения исключительного права на товарный знак путем запрета ответчику 1 использовать обозначения «Селфи» и «selfi», сходные до степени смешения с товарным знаком, в названии ногтевой студии «Селфи», на ее вывеске, указателях, визитках, в адресе электронной почты «selfi9999@mail.by», в сети Интернет на сайте go214.by при оказании услуг в области гигиены и косметики для людей.

Позиция ответчика 2

Исключительное право на товарный знак не нарушено, поскольку ответчик 2 использовал обозначение «Selfie Studio» при оказании услуг по обучению парикмахерскому искусству и визажу, проводил мастер-классы в салоне красоты, расположенном в г. Минске. Для индивидуализации указанных услуг использовался интернет-сайт slstudio.by, на котором размещалась информация об оказании этих услуг, что подтверждается отзывами клиентов ответчика 2 об оказанных услугах в школе красоты «Selfie Studio».

Указанные услуги относятся к услугам 41 класса МКТУ и не однородны услугам 44 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак.

Выводы суда по исковым требованиям к ответчику 2

1. Обозначения «Selfie Studio» и «Селфи Студия» (предположение автора) и обозначение «Selfie», зарегистрированное в качестве товарного знака, ввиду наличия в их составе фонетически и семантически тождественных элементов «Selfie» и «Селфи» являются сходными до степени смешения.

2. Услуги, оказываемые ответчиком 2, не являются однородными услугам в области гигиены и косметики для людей, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, так как отличаются по своему назначению, поскольку предназначены для развития способностей людей (обучение), а названные услуги 44 класса МКТУ предназначены для улучшения внешнего вида и здоровья людей (область гигиены и косметики для людей).

3. В удовлетворении иска к ответчику 2 отказать.

В пользу активной позиции

Даже не располагая всеми материалами дела, можно заметить, что позиция ответчика 2 была выстроена на доказывании отсутствия однородности его услуг услугам, в отношении которых зарегистрирован сходный товарный знак. Истец, в свою очередь, только продекларировал, но не попытался доказать наличие однородности соответствующих услуг. Оценка однородности товаров и услуг признается одним из проблемных вопросов права интеллектуальной собственности, и активность истца в ряде случаев может предопределить решение суда. Кроме того, ответчик 2 продемонстрировал доказательства неоказания услуг 44 класса МКТУ, а истец не привел достоверных доказательств обратного. 

В то же время ответчик 1 заявлял о том, что он использовал обозначения, сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, ранее истицы, но при этом не предпринял усилий для обоснования недобросовестности действий истицы по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак. Указанное заявление ответчика 1 позволило повлиять только на определение размера компенсации судом при оценке характера нарушения (компенсация уменьшена с 74 до 20 базовых величин).

Дополнительно по теме:
>>Рачковский В. Экспертиза сходства обозначений до степени смешения: проблемные вопросы // Юрист. — 2017. — № 8.
>>Войно А. Недобросовестная конкуренция: формы и способы защиты // Юрист. — 2016. — № 12.
>>Корочкин А. Использование товарных знаков: правило треугольника // Юрист. — 2018. — № 7.
>>Рачковский В. Товарный знак vs недобросовестная конкуренция: судебные баталии // Юрист. — 2017. — № 5.