Оформляем международную регистрацию товарного знака

Материал подготовил патентный поверенный, управляющий партнер ООО «БелБренд Консалт» Валентин Рачковский.

Содержание:

• Правовое регулирование;
• Подача международной заявки;
• Международная пошлина;
• Страны регистрации;
• Рассмотрение международной заявки;
• Срок действия международной регистрации и ее последующее администрирование;

Как правильно заполнить заявку на международную регистрацию ТЗ (с образцом заполнения)

Правовое регулирование

Справочно
Как зарегистрировать ТЗ (национальный порядок)

Мадридская система возникла на основании Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (1891 г.). Позднее она была модернизирована посредством Протокола к этому Соглашению (1989 г.). Списки государств, являющихся участниками Соглашения, Протокола или одновременно Соглашения и Протокола, не идентичны, поэтому с учетом связанных с подписанием международных документов особенностей и оговорок Мадридская система администрируется с применением обоих международных документов. Беларусь участвует как в Соглашении, так и в Протоколе. На текущий момент времени все участники Мадридской системы подписали Протокол. 

Процедуры, связанные с функционированием Мадридской системы, детализированы в Общей инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к этому Соглашению, а также в Административной инструкции по применению Мадридского соглашения о международной регистрации знаков и Протокола к нему.

Со всеми текстами правовых документов можно ознакомиться в специализированном разделе сайта ВОИС, посвященном Мадридской системе.

Международная регистрация до момента предоставления ей правовой охраны в определенном указанном государстве имеет в этом государстве статус надлежащим образом поданной национальной заявки (приравнена к ней по правовым последствиям), а после предоставления правовой охраны – в полной мере соответствует по статусу национальной регистрации без изъятий и ограничений.

Подача международной заявки

Справочно
Можно ли отозвать документы, поданные на регистрацию товарного знака?
Читайте в статье специалиста отдела регистрации и экономики промышленной собственности НЦИС В. Амбразевич.

Международная заявка белорусского заявителя может основываться на поданной им отечественной заявке, прошедшей предварительную экспертизу, или на уже существующей регистрации товарного знака в Республике Беларусь. 

Соответственно, в международную заявку может быть включено обозначение из указанных в белорусской заявке или регистрации (в том же виде). Перечень товаров и услуг не может быть шире перечня товаров и услуг (может быть продублирован или сокращен для всех или отдельных стран, но не может быть дополнен новыми позициями). Данные заявителя по белорусcкой заявке (владельца свидетельства о регистрации) на товарный знак и данные заявителя по международной заявке должны корреспондироваться.

Если основанная на белорусской заявке международная заявка подается не позднее 6 месяцев с даты подачи базовой белорусской заявки, то именно по дате подачи последней устанавливается приоритет (момент времени, по которому определяется преимущество определенного знака по отношению к последующим знакам, заявленным на регистрацию, и с которого для товарных знаков отсчитывается срок действия их регистрации) будущей международной регистрации. При более поздней подаче или при подаче международной заявки на базе уже осуществленной белорусской регистрации приоритет международной регистрации будет установлен по дате фактического поступления международной заявки в получающее ведомство (Национальный центр интеллектуальной собственности).

Международная заявка белорусского заявителя подается через Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС), который как получающее ведомство проводит предварительную проверку поданной заявки (главным образом на предмет соответствия базовой заявке или регистрации) и затем пересылает ее в Международное бюро ВОИС.

Справочно
Алгоритм действий правообладателя по борьбе с контрафактом.
Читайте в статье адвоката практики интеллектуальной собственности белорусского офиса Sorainen М. Головницкой.

Международная заявка оформляется на одном из рабочих языков получающего ведомства (на текущий момент в белорусском ведомстве – английский или французский) в соответствии с формами, размещенными на сайте ВОИС. Бланки периодически обновляются, в связи с этим необходимо проверять их актуальность на дату планируемой подачи. Для подачи международной заявки применяется форма MM2. 

При подаче заявки должна быть уплачена патентная пошлина за пересылку международной заявки в Международное бюро ВОИС, а также может быть уплачена международная пошлина.

Международная пошлина

Преимуществом Мадридской системы является относительная экономичность получения охраны в множестве стран в сравнении с расходами по соответствующим национальным или региональным процедурам. В стандартной ситуации международная пошлина состоит из базовой ставки, которая дифференцируется в зависимости от цвета заявленного обозначения (пошлина для цветного знака несколько выше пошлины за регистрацию знака в черно-белом исполнении) и дополнительных пошлин: за указанные страны и за каждый класс товаров и услуг перечня свыше одного.

Таким образом, общий размер пошлины складывается из основной и дополнительных пошлин и увеличивается в зависимости от испрашиваемого перечня стран и числа классов товаров и услуг, в отношении которых планируется получить охрану международной регистрации. Для удобства пользователей на сайте ВОИС представлен автоматизированный калькулятор расчета международной пошлины.

Международная пошлина уплачивается единовременно. Каких-либо отдельных пошлин за публикацию товарного знака в реестре и подобных не предусмотрено. На это нужно обратить особое внимание, так как заявителям нередко приходят необоснованные предложения от сторонних организаций по уплате пошлин и платежей в связи с международной регистрацией. ВОИС на своем сайте приводит примеры таких запросов и предупреждает, что они не имеют отношения к ее деятельности. 

Cтраны регистрации

Заявитель самостоятельно определяет перечень стран, в которых он планирует получить охрану для международной регистрации. Указываемые страны должны быть участницами Мадридской системы. Следует обратить внимание на то, что некоторые страны (например, страны Евросоюза) объединены в региональные ведомства. Такие страны можно заявлять как по отдельности, так и через указание регионального ведомства. Это, как правило, дает существенную экономию международной пошлины. 

Рассмотрение международной заявки

Рассмотрение международной заявки разделено на несколько важных этапов. После получения заявки Международное бюро ВОИС проводит формальную экспертизу и в случае соответствия заявки установленным требованиям публикует сведения об осуществленной регистрации в официальном бюллетене с присвоением порядкового номера и направляет свидетельство (сертификат) на международную регистрацию ее владельцу. 

Осуществление данной регистрации еще не свидетельствует о действительном наступлении правовой охраны товарного знака в соответствующих странах, так как они могут отказать в ее предоставлении на своей территории.

В среднем на обработку и пересылку международной заявки получающим ведомством (НЦИС) уходит до двух месяцев с момента подачи. Рассмотрение в Международном бюро на этапе формальной экспертизы занимает около 2-4 месяцев. 

Справочно
Об ответственности за нарушение процедуры регистрации товарного знака читайте в статье юрисконсульта ОДО “ЛексПатент” В. Сергей.

В определенных случаях эксперты Международного бюро ВОИС могут направить запросы в целях устранения несоответствий по платежу международной пошлины (если он не поступил вместе с заявкой или поступил в неверном размере) или терминологии перечня товаров и услуг. Ответы на такие запросы удлиняют формальную экспертизу.

После осуществления международной регистрации товарного знака об этом уведомляются соответствующие ведомства указанных в международной регистрации стран. Ведомствам отводится ограниченный период времени (может различаться в зависимости от принятых ими обязательств и сделанных оговорок по Соглашению и Протоколу) для рассмотрения международной регистрации на предмет возможности предоставления правовой охраны в определенном государстве или в странах определенного указанного в заявке регионального объединения. В большинстве случаев он составляет 1 год, но может иметь место и более продолжительный срок. Если в пределах отведенного на рассмотрение компетентным ведомством страны срока от него приходит положительное решение о предоставлении охраны или не приходит отказ (полный или частичный) в предоставлении охраны международной регистрации, охрана международной регистрации считается наступившей в соответствующем указанном государстве.

Указанные в международной регистрации страны автономны как в вопросе применяемых материально-правовых оснований предоставления или отказа в предоставлении правовой охраны, так и в части возможных экспертных оценок, в частности в оценке степени сходства заявленного и более ранних по приоритету обозначений.

В случае получения отказа от компетентного ведомства определенного государства его преодоление (обжалование/оспаривание) (при несогласии с решением экспертизы) осуществляется в соответствии с материально-правовыми требованиями и процедурами данного государства.

Отказ одного из указанных государств в предоставлении правовой охраны международной регистрации не влияет на ее действие в других странах, которые такую охрану предоставили. 

Срок действия международной регистрации и ее последующее администрирование

Срок действия международной регистрации составляет 10 лет с даты приоритета и может быть продлен неоднократно на 10 лет. Продление может осуществляться в отношении всех или отдельных стран международной регистрации.

Для владельца международной регистрации доступно ее расширение на другие, не охваченные на текущий момент действием регистрации страны Мадридской системы. Процедура в целом аналогична подаче международной заявки, но базовая пошлина ниже и для расширения международной регистрации применяется самостоятельный бланк (форма MM4).

Справочно
Алгоритм самостоятельной оценки товарного знака при ликвидации компании представлен в статье директора ООО «Центр оценочных услуг» М. Гайдук.

Управление международной регистрацией сходно с управлением национальными товарными знаками: можно вносить изменения в международный реестр, уступать товарный знак (в том числе в отношении отдельных стран регистрации), предоставлять лицензии на право использования товарного знака по международной регистрации и т.д. Подавляющее большинство действий по администрированию международной регистрации осуществляется путем непосредственной коммуникации ее владельца или указанного в международной регистрации представителя с Международным бюро ВОИС. 

Статус международной регистрации публичен, и его можно отслеживать в соответствующем разделе сайта ВОИС (база данных MADRID MONITOR).

Выписки из данной базы являются выписками из международного реестра товарных знаков. Если необходимо более официальное подтверждение статуса международной регистрации, то Международное бюро ВОИС предоставляет возможность изготовить несколько форматов выписок из реестра с разными вариантами заверения.

Справочно
Как разрешить использование товарного знака